Рішення № 24327945, 21.05.2012, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 59/55 21.05.12

За позовом Юліус Земанн Лтд

До 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) БАЛЕВ ЕООД

Про визнання недійсною міжнародної реєстрації № 889296 в Україні

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники:

від позивача ОСОБА_2 - представник (дов. № б/н від 02.04.2010 р.)від відповідача 1ОСОБА_3 -представник(дов. № 16-8/6281-с від 01.09.2011 р.)від відповідача 2ОСОБА_4 -представник (дов. б/н від 07.07.2011 р.) ОСОБА_5 - представник (дов. б/н від 07.07.2011 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Юліус Земанн Лтд. звернулось до господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки МОН України та БАЛЕВ ЕООД в якому просить суд: 1) визнати Міжнародну реєстрацію № 889296 на зображення торговельної марки в Україні недійсною повністю; 2) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України відправити повідомлення про визнання Міжнародної реєстрації № 889296 зображення торговельної марки в Україні недійсною повністю до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Юліус Земанн Лтд є власником торговельних марок за Міжнародними Реєстраціями № 612525 від 09.12.1993 р. та № 579396 від 20.11.1991 р. Обидві торгівельні марки являють собою оригінальні форму та зображення.

Відповідач 2 є власником торговельної марки за Міжнародною Реєстрацією № 889296 від 16.05.2005 р.

Однак, позивач вважає, що торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № 889296 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельними марками за більш ранніми Міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396, власником яких є позивач, і тому не відповідає умовам надання правової охорони згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" № 3689-ХІІ від 15.12.1993 р.

Ухвалою господарського суду м. Києва від 20.05.2011 р. за зазначеною вище позовною заявою було порушено провадження у справі № 59/55 та розгляд справи призначено на 13.07.2011 р.

В судовому засіданні 13.07.2011 р. представник відповідача 1 надав, на виконання вимог суду про порушення провадження у справі, відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить в задоволенні позову відмовити.

Представник відповідача 2 в судовому засіданні 13.07.2011 р. заявив клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні з метою ознайомлення з матеріалами справи та виконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справі. Клопотання задоволено.

Суд, у зв'язку з невиконанням вимог ухвали суду про порушення провадження у справі, відповідно до вимог ст. 77 ГПК України, в судовому засіданні 13.07.2011 р. оголосив перерву до 22.07.2011 р.

В судовому засіданні 22.07.2011 р. представник відповідача 2 надав клопотання про відкладення розгляду справи.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідач 2 станом на 22.07.2011 р. не отримав у встановленому порядку ні копії ухвали господарського суду м. Києва від 20.05.2011 р. про порушення провадження у справі № 59/55, ні позовної заяви № б/н від 10.05.2011 р. з додатками болгарською мовою.

З врахуванням того, що відповідач 2 БАЛЕВ ЕООД зареєстрований в Республіці Болгарія і всі документи, які будуть надані суду в якості доказів необхідно перекладати українською мовою з відповідним нотаріальним засвідченням, відповідач БАЛЕВ ЕООД позбавлений можливості виконати вимоги ухвали господарського суду м. Києва від 20.05.2011 р. та надати письмовий відзив на позовну заяву з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини, забезпечити надіслання позивачу копії відзиву в порядку, передбаченому ст. 59 ГПК України і відповідно надати суду в якості доказів документи складені болгарською мовою з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.

Враховуючи викладені обставини, відповідач 2 БАЛЕВ ЕООД просить надати строк не менше двох місяців для виконання вимог ухвали господарського суду м. Києва від 20.05.2011 р. та підготовки письмового відзиву на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини.

Представники позивача та відповідача 1 не заперечили проти даного клопотання.

Відповідно до п. 2 ч. 1 статті 77 ГПК України, господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, в разі неподання витребуваних доказів.

Відповідно до ч. 3 статті 4 ГПК України, якщо в міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до статті 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (дата прийняття: 15.11.1965 р., дата набуття чинності: 01.12.2001 р.), якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з'явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної Держави для вручення документів, складених у цій країні, особам, які перебувають на її території, і що вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту.

За таких обставин, суд, враховуючи надане представником відповідача 2 клопотання про надання часу для підготовки відзиву на позовну заяву з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини, відсутність доказів вручення відповідачу 2 судових документів, вважає за необхідне надати відповідачу 2 час для здійснення належним чином захисту своїх прав, а тому розгляд справи підлягає відкладенню.

Також, в судовому засіданні представник позивача подав клопотання про призначення по справі судової експертизи. Розгляд даного клопотання вирішено здійснити в наступному судовому засіданні.

Суд ухвалою від 22.07.2011 р. відклав розгляд справи на 05.10.2011 р.

04.10.2011 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 1/представника Державної служби інтелектуальної власності України пояснення по справі.

В судовому засіданні 05.10.2011 р. представник відповідача 1/представник Державної служби інтелектуальної власності України заявив клопотання про заміну неналежного відповідача - Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного відповідача - Державну службу інтелектуальної власності України.

Представник позивача не заперечив та надав суду клопотання про заміну неналежного відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного відповідача - Державну службу інтелектуальної власності України.

Представник відповідача 2 не заперечив проти задоволення даного клопотання.

Судом задоволено клопотання представників позивача та відповідача 1 та ухвалено замінити неналежного відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного - Державну службу інтелектуальної власності України.

В судовому засіданні 05.10.2011 р. представник належного відповідача 1 надав суду відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні позову з підстав, викладених у відзиві.

Представник відповідача 2 надав суду на виконання вимог ухвали суду від 22.07.2011 р. письмові пояснення, зокрема стосовно призначення судової експертизи проти проведення якої не заперечує, додаткові докази та відзив на позов, відповідно до якого просить в позові відмовити повністю.

В судовому засіданні 05.10.2011 р. представник позивача заявив клопотання про відкладення розгляду справи, з метою ознайомлення з відзивами на позовну заяву, поданими в судовому засіданні 05.10.2011 р. Клопотання задоволено.

За таких обставин, розгляд справи відкладено на 26.10.2011 р., про що 05.10.2011 р. винесено відповідну ухвалу.

В судовому засіданні 26.10.2011 р. представник позивача надав суду заперечення на відзиви відповідачів, в якому також уточнив позовні вимоги у урахуванням заміни відповідача 1 на належного.

Представник відповідача 1 надав суду додаткові документи та перелік питань експерту.

В судовому засіданні 26.10.2011 р. представник позивача підтримав раніше заявлене ним клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Клопотання мотивоване тим, що питання, які виникають у ході розгляду справи, а саме щодо схожості торговельної марки відповідача 2 за Міжнародною реєстрацією № 889296 від 16.05.2006 р. з торговельними марками за Міжнародними реєстраціями № 612525 від 09.12.1993 р. та № 579396 від 20.11.1991 р. права на які належать позивачеві, а також спорідненості товарів, для яких зареєстровані вказані позначення, потребують спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Представники відповідача 1 та відповідача 2 проти заявленого клопотання про призначення експертизи не заперечували, проте просили суд поставити на вирішення експерта інші питання, аніж ті, які запропоновані позивачем.

Розглянувши заявлене клопотання, ґрунтовно вивчивши обставини справи і доводи сторін щодо дійсної необхідності призначення судової експертизи, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у даній справі.

Ухвалою суду від 26.10.2011 р. призначено по справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, провадження у справі № 59/55 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

15.02.2012 р. відділом діловодства суду отримано від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Висновок №74/11 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 59/55 від 07.02.2012р.

Суд ухвалою від 17.02.2012 р., відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України, поновив провадження у справі та призначив розгляд справи на 02.03.2012 р.

Представник відповідача 2 в судове засідання 02.03.2012 р. не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Натомість 02.03.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку з хворобою представника. Клопотання задоволено.

У зв'язку з нез'явленням в судове засідання 02.03.2012 р. представника відповідача 2, невиконанням вимог ухвали суду від 17.02.2012 р., суд, відповідно до вимог ст. 77 ГПК України, відклав розгляд справи на 12.03.2012 р.

07.03.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача письмові пояснення.

В судовому засіданні 12.03.2012 р. представник відповідача 2 надав суду клопотання про призначення по справі повторної експертизи. Клопотання обґрунтоване тим, що висновок № 74/11 від 07.02.2012 р. судового експерта Ткачук Т.М. є необґрунтованим та викликає сумніви у його правильності.

Представник позивача заявив клопотання про відкладення розгляду справи з метою надання обґрунтованих пояснень на клопотання про призначення по справі повторної експертизи. Клопотання задоволено. В судовому засіданні оголошено перерву до 16.03.2012 р.

12.03.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача клопотання про розподіл господарських витрат та заперечення на клопотання про призначення по справі повторної експертизи, відповідно до якого позивач вважає, що Висновок судової експертизи № 74/11 складений відповідно до вимог чинного законодавства і є належним чином обґрунтованим, а тому відсутні підстави для призначення повторної експертизи.

В судовому засіданні 16.03.2012 р. представник відповідача 2 надав суду додатковий відзив на позовну заяву.

Представник відповідача 2 надав суду клопотання про виклик в судове засідання експерта для дачі пояснень та про відкладення розгляду справи з метою підготовки питань для експерта.

Розгляд клопотання про виклик експерта відкладено на наступне судове засідання. Клопотання про відкладення розгляду справи задоволено, в судовому засіданні оголошено перерву до 09.04.2012 р.

06.04.2012 р. відділом діловодства суду отримано від представника відповідача 2 клопотання з переліком запитань судовому експерту Ткачук Т.М.

В судовому засіданні 09.04.2012 р. представник відповідача 2 підтримав своє клопотання про виклик в судове засідання для дачі пояснень судового експерта, подане в минулому судовому засіданні. В обґрунтування даного клопотання представник відповідача 2 зазначив, що висновок № 74/11 від 07.02.2012 р. судового експерта Ткачук Т.М. є необґрунтованим і таким, що викликає сумніви у його правильності, а тому слід викликати в судове засідання даного судового експерта для надання роз'яснень щодо висновку судової експертизи.

Заслухавши пояснення представників сторін, проаналізувавши матеріали справи, суд вирішив за доцільне викликати у судове засідання експерта Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ткачук Т.М. для надання роз'яснень щодо висновку судової експертизи, призначеної у справі, а отже клопотання представника відповідача 2 про виклик експерта задоволено.

Враховуючи викладене, розгляд справи відкладено на 23.04.2012 р. в зв'язку з необхідністю виклику в судове засідання судового експерта Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ткачук Т.М., якого зобов'язано надати письмовий мотивований висновок на питання відповідача 2, про що 09.04.2012 р. винесено відповідну ухвалу.

У судове засідання 23.04.2012 р. з'явилась судовий експерт Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ткачук Т.М. та надала письмові відповіді на поставлені в ухвалі від 09.04.2012 р. питання.

Представники позивача та відповідача 2 у судовому засіданні 23.04.2012 р. заявили клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні для надання їм можливості ознайомитися з письмовими відповідями експерта Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ткачук Т.М. Клопотання судом задоволені.

У судовому засіданні 23.04.2012 р. оголошено перерву до 21.05.2012 р.

18.05.2012 р. відділом діловодства суду отримано додатковий відзив на позов представника відповідача 2. Представник відповідача 2 вважає висновок експерта Ткачук Т.М. необґрунтованим і таким, що викликає сумніви у його правильності, а надані експертом роз'яснення та письмові пояснення щодо висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності повторюють сам висновок і не містять відповідей на поставлені відповідачем 2 питання. Таким чином відповідач 2 просить суд відмовити у позові.

Відповідач 2 також подав повторне клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Експерт Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Ткачук Т.М. у судове засідання 21.05.2012 р. не з'явилася, про причини неявки не повідомила.

Позивач на клопотання відповідача 2 заперечив на підставі того, що судова експертиза у справі була проведена належним чином атестованим судовим експертом, який має відповідні знання та кваліфікацію відповідно до вимог законодавства, та що під час проведення судової експертизи були у повному обсязі досліджені поставлені судом питання, крім того судовим експертом надані мотивовані письмові роз'яснення.

Розглянувши клопотання відповідача 2 про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності суд залишає його без задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до Постанови Пленуму Вищого господарського суду від 23 березня 2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Відповідно до пункту 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.5 Правил, для того, щоб встановити однорідність товарів або товарів і послуг, необхідно визначити принципову імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Висновок № 74/11 від 07.02.2012 р. складений з урахуванням наведених вище приписів законодавства та належним чином мотивований. На вимогу ухвали суду судовим експертом Ткачук Т.М. надані мотивовані письмові роз'яснення на поставлені відповідачем 2 питання. Натомість відповідачем 2 не надано належних, з урахуванням положень чинного законодавства, доводів щодо необґрунтованості висновку № 74/11 або підстав для виникнення сумнівів у його правильності. Також відповідачем 2 не вказано на невідповідність висновку експертизи іншим матеріалам справи.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 21.05.2012 р. було проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Юліус Земанн Лтд. (позивач) є власником торговельних марок за Міжнародними Реєстраціями № 612525 від 9.12.1993 р. та № 579396 від 20.11.1991 р.

Торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № 612525 зареєстрована для товарів класу 5 МКТП - освіжувачі повітря.

Торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № 579396 зареєстрована, для товарів класу 1 МКТП -антифризи, класу 2 МКТП -протикорозійні препарати, класу 3 МКТП - косметичні препарати, парфумерні вироби, ефірні олії, лосьйони для волосся; чистильні і лискувальні препарати для автомобілів, і товарів класу 5 МКТП - продукти для очищення повітря і дезодоранти, гігієнічні продукти.

Дія на території України торговельних марок позивача за Міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396 підтверджується повідомленням Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 28.04.2011 р.

БАЛЕВ ЕООД (відповідач 2) є власником торговельної марки за Міжнародною реєстрацією № 889296 від 16.05.2006 р., зареєстрованої для товарів класів 3, 5 МКТП:

Клас 3 МКТП: Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти запашники (ефірні олії); товари для ароматизації білизни; духмяна вода, духмяне дерево; запашники до напоїв (ефірні олії); запашники до тістечок і тортів (ефірні олії); аерозолі для освіжання подиху; запашники для освіжання повітря; мило, парфумерні вироби, ефірні олії; косметика; туалетна вода; одеколони; парфуми; дезодоранти особисті; декоративні продукти для косметичного використання, рослинні екстракти для використання як запашників у косметичних продуктах, суміші духмяні (пахощі), одноразові серветки, просочені косметичними лосьйонами, олії для парфумів, тканинні м'якшівники.

Клас 5 МКТП: Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дезінфікувальні засоби, ванни кисневі, солі до ванн з мінеральних вод, терапевтичні препарати до ванн, ароматичні солі усіх видів, дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби, дезінфікувальні хімічні засоби для туалетів обкурю вальні свічки, дезодоранти, крім особистих, освіжальні препарати для повітря, очищальні препарати для повітря, протимікробні препарати (антисептики), протипаразитні препарати та продукти для гігієни тварин, освіжувальні продукти і дезодоранти для медичних і гігієнічних потреб.

Дія на території України торговельної марки відповідача 2 за Міжнародною реєстрацією № 889296 підтверджується повідомленням Державного підприємства "Український інститут промислової власності" від 16.05.2011 р.

Позивач вважає, що торговельна марка за Міжнародною реєстрацією № 889296 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованими торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396, які належать позивачеві для таких самих та споріднених товарів, а тому Міжнародна реєстрація № 889296 має бути визнана недійсною.

Відповідач 1 у своєму відзиві заперечив проти заявлених позовних вимог, зазначаючи, що за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної закладом експертизи (Державне підприємство "Український інститут промислової власності"), було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленим у ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та на нього не поширюються підстави для відмови у наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону, зокрема підстава абзацу другого п.3 цієї статті, зображення порівнюваних знаків не мають візуальної схожості до ступеню змішування.

Відповідач 2 у відзиві проти заявлених позовних вимог заперечив, зазначаючи, що в цілому знак відповідача БАЛЕВ ЕООД створює враження абстрактної графічної композиції, яка сприймається як єдиний цілісний зоровий образ -модель літака. В той же час, зображувальні частини обох знаків позивача -це стилізоване зображення ялинки. Вважає, що зображення знака за міжнародною реєстрацією № 889296 на ім'я відповідача 2 та зображення знаків за міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396 на ім'я позивача не схожі в цілому ані за зовнішньою формою, ані за смисловим значенням.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі №59/55 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованим судовим експертам Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На вирішення судового експерта були поставлені наступні питання:

чи є позначення за Міжнародною реєстрацією № 889296 схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396?

чи є товари, для яких зареєстровано торговельну марку за Міжнародною реєстрацією № 889296, такими самими або спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за Міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396?

15.02.2012 р. господарським судом отримано від Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності матеріали справи із висновком №74/11 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 59/55 від 07.02.2012р., відповідно до якого судовим експертом Ткачук Т.М. надано наступні відповіді на поставлені питання (у послідовності, в якій вони надані у висновку):

- Товари, для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 889296, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396;

- Позначення за міжнародною реєстрацією № 889296 є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396.

Відповідач 2, із висновком №74/11 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 59/55 від 07.02.2012 р. не погодився, вважаючи, що він є необґрунтованим та викликає сумніви у його правильності, оскільки весь висновок ґрунтується на наявності у складі досліджуваних позначень однакових (схожих) окремих елементів без врахування характеру (виду) цих елементів, їх місце розташування межах позначення, відносність чи невідносність до домінуючих елементів, а також співвідношення збіжних та розбіжних елементів у порівнюваних позначеннях, не було в повній мірі досліджено графічну, фонетичну та семантичну схожість знаків чи їх домінуючих елементів та класифікаційної приналежності зображувальних елементів досліджуваних позначень відповідно до Міжнародної класифікації зображувальних елементів (Віденської класифікації). Крім того, відповідач 2 вважає, що експертом у висновок про схожість позначень був безпідставно покладений аргумент про схожість упакувань.

За клопотанням відповідача 2, яке було задоволене судом, судового експерта Ткачук Т.М. було викликано у судове засідання та зобов'язано надати письмовий мотивований висновок на питання відповідача 2 щодо висновку № 74/11. Такий письмовий мотивований висновок був наданий судовим експертом Ткачук Т.М. у судовому засіданні 23.04.2012 р.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р., яка набула чинності для України 25.12.1991 р., з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо.

В силу п. 3 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом. Відтак позивач та відповідач 2 набули прав інтелектуальної власності на відповідні торговельні марки за вказаними вище міжнародними реєстраціями.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки на Міжнародну реєстрацію № 889296 є 16.05.2006р.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції станом на 22.05.2003р.) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони визначені ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", зокрема, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до ч.1 ст.19 Закону, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи вищевказане, судом призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі №59/55, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-Дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Висновком № 74/11 від 07.02.2012 р. судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, складеним атестованим судовим експертом Ткачук Т.М., встановлено, що:

- Товари, для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 889296, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396;

- Позначення за міжнародною реєстрацією № 889296 є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396.

Висновком № 74/11 від 07.02.2012 р. встановлено, що торговельна марка за оскаржуваною міжнародною реєстрацією № 889296 є зображувальною, представляє собою поєднання геометричних фігур, у центральній частині позначення є найширшим та має хвилясту форму, поступово звужується вгорі (в центрі розміщено маленьке коло) та внизу (в центрі розміщена фігура овальної форми), де закінчується прямокутною основою; заявлені кольори: синій, білий.

Щодо торговельної марки позивача за міжнародною реєстрацією № 612525 судовим експертом встановлено, що вона є зображувальною, представляє собою поєднання геометричних фігур, у центральній частині позначення є найширшим, поступово звужується вгорі та внизу, де закінчується прямокутною основою, контури боків позначення мають хвилясту форму; захист кольорам не надано. Торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 579396 є комбінованою, складається з зображувального елемента у вигляді поєднання геометричних фігур, у центральній частині позначення є найширшим, поступово звужується вгорі та внизу, де закінчується прямокутною основою, контури боків позначення мають хвилясту форму, та словесного елемента, який розташований в центрі зображувального елементу та складається з двох слів виконаних латиницею у два ряди з нахилом, поєднаних дефісом, стандартним шрифтом, всі літери однакового розміру; захист кольорам не надано. Оскільки торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 579396 від 20.11.1991 р. є комбінованою, необхідно виділити домінуючий елемент, який визначає загальне враження від позначення. Позначення вважається таким, що займає домінуюче положення в торговельній марці, якщо воно превалює в смисловому і/або просторовому значенні над сукупністю інших елементів торговельної марки, тобто суттєво впливає на її загальну композицію. Зображувальний елемент торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 579396 від 20.11.1991 р. має значно більший розмір, порівняно із словесним елементом; займає помітне і центральне місце в загальній композиції; він виконаний в оригінальній формі і може легко запам'ятатись середнім споживачем. Зображувальний елемент даного знака (на відміну від словесного) значно впливає на загальне зорове сприйняття знака. Словесний елемент "WUNDER-BAUM", в даному випадку, підсилює смислове значення зображувального елемента.

Загальний підхід до визначення схожості зображувальних позначень встановлено пунктом 4.3.2.7. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (Правила), згідно якого зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи.

Відповідно до висновку № 74/11 схожість зображувальних позначень визначається на підставі таких ознак: зовнішня форма, наявність чи відсутність симетрії, вид і характер зображень, поєднання кольорів і тонів. Встановлено, що у порівнюваних позначеннях симетрія наявна, контури співпадають за основними точками. За видом і характером зображень порівнювані позначення становлять поєднання геометричних фігур, у центральній формі позначення є найширшим та має хвилясту форму, поступово звужується вгорі та внизу, де закінчується прямокутною основою. За міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396 захист кольорам не надано, знаки фактично можуть використовуватися в таких самих кольорах, як і знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 889296.

Зіставлення ознак торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 889296 з ознаками торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 612525 та домінуючим елементом торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 579396 показало, що порівнювані об'єкти є візуально схожими, оскільки мають схожу форму; загальне зорове враження, як один з основних критеріїв визначення схожості зображувальних позначень, торговельні марки справляють однакове.

Відповідно до письмових роз'яснень, наданих судовим експертом Ткаченко Т.М. на вимогу ухвали суду від 09.04.2012 р., оскільки при сприйнятті позначення споживач, як правило, не має можливості здійснювати його детальне дослідження, а керується відмітними рисами позначення, в даному випадку асоціації споживача від торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 889296 визначатимуться саме формою позначення. Тому не можна однозначне стверджувати, що позначення прийматиметься як літак, скоріше споживач сприйме його як певну форму, особливо з урахуванням зображення, яке визначається формою позначення: у центральній частині позначення є найширшим, поступово звужується вгорі та внизу, де закінчується прямокутною основою, контури боків позначення мають хвилясту форму. Тож сукупність цих ознак не виключає можливість сплутування торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 889296 із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396 внаслідок схожості форми в цілому, співпадіння контурів за основними точками, наявності симетрії.

З урахуванням вищевказаного суд оцінює висновок № 74/11 від 07.02.2012 р. як такий, що є обґрунтованим, складений з урахуванням вимог чинного законодавства та є належним доказом у господарській справі № 59/55.

Що стосується наданого відповідачем 2 висновку від 09.03.2012 р., складеного Прохоровим-Лукіним Г.В., він не може бути взятий судом до уваги як належний доказ, оскільки не є висновком судової експертизи або спеціаліста в розумінні ГПК України, і складений особою, яка не є атестованим судовим експертом. Також суд критично оцінює наданий відповідачем 2 звіт за результатами соціологічного дослідження, оскільки він складений на замовлення сторони у даній господарській справі, а предметом відповідного дослідження не є схожість позначень.

Таким чином, на підставі вивчення матеріалів справи, з урахуванням висновку судової експертизи та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 889296 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожою настільки, що її можна сплутати з більш ранніми торговельними марками за Міжнародними реєстраціями №№ 612525, 579396 для споріднених товарів.

Отже, Міжнародна реєстрація № 8892969 торговельної марки підлягає визнанню недійсною в Україні.

Ст. 2 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачає, що Установа у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, зокрема, забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг. Відповідно до ст. 1 вказаного Закону, Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності.

Як державний орган виконавчої влади для реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності відповідно до Указу Президента № 436/2011 від 08.04.2011 р. "Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України", було створено Державну службу інтелектуальної власності України, на яку, зокрема, покладено наступні повноваження:

- організацію в установленому порядку експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, видачі патентів/свідоцтв на об'єкти права інтелектуальної власності;

- здійснення державної реєстрації та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проведення реєстрації договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів.

За таких обставин, позовна вимога про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності відправити повідомлення про визнання Міжнародної реєстрації № 889296 торговельної марки в Україні недійсної повністю до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованою і підлягає задоволенню.

Судові витрати покладаються на відповідача 2, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 49 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та за інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, відповідно до ч. 5 ст. 49 ГПК України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову - на відповідача. Зокрема, підлягає задоволенню клопотання позивача про розподіл витрат в частині сплати витрат за проведення судової експертизи, до якого додане платіжне доручення про сплату вартості судової експертизи в сумі 13536,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати Міжнародну реєстрацію № 889296 торговельної марки в Україні недійсною повністю.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, код ЄДРПОУ 37552556) відправити повідомлення про визнання Міжнародної реєстрації № 889296 торговельної марки в Україні недійсної повністю до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з БАЛЕВ ЕООД (кв. Владиславово, бл. 224, вх. 2, ап. 50 BG-9000 Варна Болгарія) на користь Юліус Земанн Лтд. (Вайдштрассе 14 CH-6300 Цуг, Швейцарія) 85 (вісімдесят п'ять) грн. 00 коп. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 13 536 (тринадцять тисяч п'ятсот тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на оплату вартості проведеної судової експертизи.

5. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

6. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення

складено 28.05.2012 р.

Суддя Ю.В. Картавцева