Постанова № 21966384, 06.03.2012, Одеський апеляційний господарський суд

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

__________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2012 р.Справа № 33/82-09-3199

Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді Мишкіної М.А.

суддів Бєляновського В.В.,

Будішевської Л.О.

(Склад судової колегії змінений розпорядженнями голови суду №143 від 21.02.2011р., № 177 від 03.03.2011р., № 83 від 31.01.2012р.)

при секретарі судового засідання Литовчук Г.П.

за участю представників сторін:

від позивача ОСОБА_1 - по довіреності;

від відповідачів:

1.Товариства з обмеженою відповідальністю «Ланжерон І К»ОСОБА_2, - по довіреності;

2.Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України не зявися;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Науково-виробничого підприємство «НИВА»у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

на рішення господарського суду Одеської області від 14 червня 2010р.

у справі № 33/82-09-3199

за позовом Науково-виробничого підприємство «НИВА»у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

до відповідачів:

1.Товариства з обмеженою відповідальністю «Ланжерон І К»

2. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

про визнання свідоцтва України на знак товарів і послуг недійсним та усунення порушень у здійсненні права інтелектуальної власності

Сторони належним чином повідомлені про час та місце судового засідання.

У судовому засіданні 02.09.2010р. згідно ст. 77 ГПК України оголошено перерву до 09.09.2010р.

У судовому засіданні 06.03.2012р. згідно ст.85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частину постанови.

Встановив:

У травні 2009р. Науково-виробниче підприємство «НИВА»у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (надалі позивач, НВП) звернулось до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ланжерон І К»(надалі відповідач 1, ТОВ) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (надалі відповідач 2) про визнання свідоцтва України на знак для товарів в послуг №92073 недійсним частково та порушення права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг, в якому позивач просив визнати недійсним частково свідоцтво України №92073 від 26.05.2008р., а саме: словесне позначення «БИЧА КРОВ»відповідача ТОВ «Ланжерон І К», зобовязати відповідача 2 Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»про визнання недійсним частково Свідоцтва України на знак для товарів і послуг №92073 від 26.05.2008р., а саме: словесного позначення «БИЧА КРОВ»; заборонити ТОВ «Ланжерон І К»використовувати позначення «БИЧА КРОВ», а також етикетку і контретикетку з позначенням «БИЧА КРОВ»при маркуванні своєї продукції, та випуску цієї алкогольної продукції в господарський обіг, зобовязати ТОВ «Ланжерон І К»відновити становище, яке існувало до порушення права, для чого знищити виготовлені зображення позначення «БИЧА КРОВ» та усунути їх з будь-яких обєктів, що знаходяться у власності або користування ТОВ «Ланжерон І К». При цьому, у позовній заяві НВП «НИВА»у вигляді ТОВ заявило клопотання, про проведення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

Позовні вимоги НВП «НИВА»у вигляді ТОВ обґрунтовані ст.ст. 494-496, 499 Цивільного кодексу України, п.п.1, 5, п.п. 1.5 ст.16, ст.ст.19-21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993р. №3689-ХІІ, та мотивовані тим, що наявність у ТОВ «Ланжерон І К»свідоцтва на знак для товарів і послуг №92073 від 26.05.2008р., яке містить словесне позначення «БИЧА КРОВ ЛАНЖЕРОН І К», порушує інтелектуальні права і охоронювані законом інтереси НВП «НИВА»у вигляді ТОВ власника свідоцтва України №21427 на знак для товарів і послуг, яке також містить словесне позначення «БИЧА КРОВ»

Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.04.2010р. порушено провадження по справі №33/82-09-3199 та прийнято позовну заяву до розгляду.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 24.06.2009р. призначено по справі №33/82-09-3199 експертизу обєктів інтелектуальної власності.

Заявою від 11.05.2010р. НВП «НИВА»у вигляді ТОВ уточнило позовні вимоги та виклало їх в наступній редакції: «1. Визнати, що позначення «Бича кров Ланжерон і К»у відношенні товару за класом 33 МКТП не має розрізняльної здатності, та не набуло такої внаслідок її використання станом на 16.11.2006 року. 2. Скасувати рішення про реєстрацію знаку за заявкою № т 200618017 та визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів та послуг №92073 повністю. 3. Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»про визнання свідоцтва №92073 недійсним повністю. 4. Заборонити ТОВ «Ланжерон І К» використовувати позначення «БИЧА КРОВ Лонжерон і К», а також етикетку і контретикетку з позначенням «БИЧА КРОВ Ланжерон І К»при маркуванні своєї продукції, та випуску цієї алкогольної продукції в господарський обіг. 5. Зобовязати ТОВ «Ланжерон І К»відновити становище, яке існувало до порушення права, для чого знищити виготовлені зображення позначення «БИЧА КРОВ»та усунути їх з будь-яких обєктів, що знаходяться у власності або користуванні ТОВ «Ланжерон І К».

Рішенням господарського суду Одеської області від 14.06.2010р. (суддя Мазур Д.Т.)

у задоволенні позовних вимог Науково-виробничого підприємства «НИВА»у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ланжерон І К»та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання того, що позначення «Бича Кров «Ланжерон І К»у відношенні товару за класом 33 МКТП, не має розрізняльної здатності, та не набуло такої внаслідок її використання станом на 16.11.2006р.; скасування рішення про реєстрацію знаку за заявкою № т 200618017 та визнання недійсним свідоцтво України на знак для товарів та послуг №92073 повністю; зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність” про визнання свідоцтва №92073 недійсним повністю; заборону ТОВ «Ланжерон І К»використовувати позначення «Бича Кров «Ланжерон І К», а також етикетку і контретикетку з позначенням «Бича Кров «Ланжерон І К»при маркуванні своєї продукції, та випуску цієї алкогольної продукції в господарський обіг; зобовязання ТОВ «Ланжерон І К»відновити становище, яке існувало до порушення права, для чого знищити виготовлені зображення позначення «Бича Кров «Ланжерон І К» та усунути їх з будь-яких обєктів, що знаходяться у власності або користуванні ТОВ «Ланжерон І К», відмовлено у повному обсязі.

Рішення суду обґрунтоване положеннями п.4 ст.5, ст.ст.16, 17, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст.ст. 3, 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», а також тим, що позов НВП «НИВА»у вигляді ТОВ та уточнення до нього містять вимоги щодо позначення «Бича Кров Ланжерон І К»тоді, як за належним ТОВ «Ланжерон І К»свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №92073 елементи позначення Бича кров та Ланжерон І К виділені лапками «Бича кров «Ланжерон І К». Згідно з висновком експертів науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України №564 від14.03.2010р. належний НВП «НИВА»у вигляді ТОВ за свідоцтвом України №21427 від 15.10.2001р., знак товарів і послуг «Бича кров»не є схожим з належним ТОВ «Ланжерон І К»за свідоцтвом України №92073 від 26.05.2008р. знаком «Бича кров «Ланжерон І К»настільки, що їх можна сплутати у разі використання для товарів 33 класу МКТП, для яких вони зареєстровані. Позивач не надав господарському суду будь-яких доказів порушення вимог чинного законодавства відповідачами у справі при складанні, поданні та розгляді заявки ТОВ «Ланжерон І К»на знак для товарів і послуг «Бича кров «Ланжерон І К». Також позивачем не наведено доказів, які б слугували підставою для визнання недійсним свідоцтва України №92073 від 26.05.2008р. в порядку ст.19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Не обґрунтоване також твердження НВП «НИВА»у вигляді ТОВ про спричинення відповідачем 1 позивачу суттєвих обмежень конкурентоспроможності на ринку алкогольної продукції України, оскільки процедура визначення антиконкурентних узгоджених дій субєктів господарювання передбачена положеннями Закону України «Про захист економічної конкуренції». Отже позивачем не наведено будь-яких доказів наявності підстав для відмови у наданні правової охорони позначенню «Бича кров «Ланжерон І К».

Не погодившись з рішенням суду, НВП «НИВА» у вигляді ТОВ подало апеляційну скаргу, в якій просило скасувати рішення господарського суду Одеської області по справі №33/82-09-3199 від 14.06.2010р. і прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги НВП «НИВА»у вигляді ТОВ до ТОВ «Ланжерон І К»та призначити додаткову експертизу, проведення якої доручити Академії правових наук України науково-дослідному інституту інтелектуальної власності, посилаючись при цьому на порушення і неправильне застосування норм матеріального та процесуального права щодо норм інтелектуальної власності, оскільки суд першої інстанції помилково послався на висновок експертизи №564 від 14.03.2010р., адже виходячи з п. 2 цього висновку суд повинен був задовольнити позов частково відносно вимог позивача за п. 4 та п. 5 позовних вимог, та заборонити ТОВ «Ланжерон І К»використовувати позначення «Бича кров «Ланжерон І К», також етикетку і контретикетку з позначенням «Бича кров «Ланжерон І К»при маркуванні своєї продукції, та випуску цієї алкогольної продукції та зобовязати ТОВ «Ланжерон І К»відновити становище, яке існувало до порушення права, для чого знищити виготовлені зображення позначення «Бича Кров»та усунути їх з будь-яких обєктів, що знаходяться у власності або користуванні ТОВ «Ланжерон І К». Судом першої інстанції не досліджувалась заявка відповідача, яка була подана на реєстрацію в Державний Департамент інтелектуальної власності. Позивачем під час розгляду справи в господарському суді першої інстанції були заявлені клопотання про призначення додаткової експертизи, але вони були безпідставно відхилені судом.

20.07.2010р. до Одеського апеляційного господарського суду від ТОВ «Ланжерон І К»надійшли заперечення на апеляційну скаргу НВП «НИВА»у вигляді ТОВ по справі №33/82-09-3199, в яких відповідач 1 просив рішення господарського суду залишити без змін, оскільки воно відповідає вимогам чинного законодавства та обставинам справи, а апеляційну скаргу позивача без задоволення. При цьому ТОВ «Ланжерон І К»зазначило, що ані зразки етикеток НВП «НИВА», ані зразки ТОВ «Ланжерон І К»не містять зображення товарного знака за свідоцтвом України №21427 та не містять зображення товарного знака за свідоцтвом України №92073. ТОВ «Ланжерон І К»здійснює використання знаку для товарів і послуг №92073, який за ним зареєстровано при виробництві вина за Технологічною інструкцією на виробництво вина столового напівсухого, напівсолодкого червоного «БИЧА КРОВ ЛАНЖЕРОН І К»ТІ 00011050-059-2007.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 09.09.2010р. призначено у справі № 33/82-09-3199 повторну судову експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України у складі інших судових експертів; на вирішення судових експертів поставлені наступні питання: а) Чи є знак для товарів і послуг «Бича Кров»за свідоцтвом України №21427 від 15 жовтня 2001 року схожим знаком зі знаком «Бича Кров «Ланжерон І К»за свідоцтвом України №92073 від 26 травня 2008 року настільки, що їх можна сплутати у разі використання для товарів 33 класу МКТП, для яких вони зареєстровані? б) Чи існує імовірність сплутування споживачами товарів двох виробників НВП «НИВА»та ТОВ «Ланжерон І К»в разі використання ними позначення «Бича кров»на етикетках продукції у вигляді, представленому на наданих на дослідження зразках етикеток? в) Чи може словесне позначення «БИЧА КРОВ»на етикетці і контретикетці ТОВ «Ланжерон І К»за свідоцтвом України №92073 від 26 травня 2008 року вводити споживача в оману стосовно особи, яка виробляє товар (вино)? г) Чи має словесне позначення у стандартному шрифтовому виконанні «Бича кров», як таке, розрізняльну здатність відносно виробника продукції? Апеляційне провадження у справі № 33/82-09-3199 зупинено до отримання висновку експертної установи Одеським апеляційним господарським судом.

21.02.2011р. до Одеського апеляційного господарського суду надійшов висновок №670 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 18.02.2011р., за результатами якої встановлено, що словесне позначення «Бича кров»у стандартному шрифтовому виконанні, як таке, не має розрізняльної здатності відносно виробника продукції; знак для товарів і послуг «Бича кров»за свідоцтвом України №21427 та знак для товарів і послуг «Бича кров «Ланжерон І К»за свідоцтвом України №92073 не є схожими настільки, що їх можна сплутати у разі використання для товарів 33 класу МКТП, для яких вони зареєстровані; у разі використання позначення «Бича кров»на етикетках продукції у вигляді, представленому на наданих на дослідження зразках етикеток, існує ймовірність сплутування споживачами товарів двох виробників НВП «НИВА» та ТОВ «Лажерон і К»; словесне позначення «Бича Кров»на етикетці та контретикетці ТОВ «Лажерон І К»не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Ухвалою від 03.03.2011р. Одеського апеляційного господарського суду поновлено апеляційне провадження по справі №33/82-09-3199.

У судовому засіданні апеляційного господарського суду 05.05.2011р. представник НВП «НИВА»у вигляді ТОВ заявив клопотання про призначення у справі № 33/82-09-3199 додаткової судової експертизи з підстав недостатньої ясності висновку судових експертів, а саме: - суперечності висновків, викладених у пунктах 3 та 4 висновку експертизи, оскільки одночасно вказано про ймовірність сплутування товарів двох споживачів та неможливість введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, у звязку з наявністю позначення «Бича Кров»на етикетці та контретикетці ТОВ «Ланжерон І К»; - незясування, яке положення в зображенні зареєстрованого знаку за Свідоцтвом на знаки для товарів та послуг № 92073 від 26.05.2008 р., власником якого є ТОВ «Ланжерон І К», займають слова «Бича Кров»- домінуюче, чи недомінуюче (в контексті можливості внесення позначення «Бича Кров»у знак для товарів за Свідоцтвом № 92073 від 26.05.2008р.)

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 05.05.2011р. призначено у справі № 33/82-09-3199 додаткову судову експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України у тому ж складі судових експертів; запропоновано судовим експертам додаткову судову експертизу провести з врахуванням положень ч. 2 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України та вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз щодо вирішення експертами питань в порядку експертної ініціативи; витрати по проведенню додаткової судової експертизи покладено на НВП «НИВА»у вигляді ТОВ шляхом зобовязання останнього здійснити оплату рахунку НДІ інтелектуальної власності Академії правових наук України за виконані роботи, у т.ч. авансову оплату, з наданням експертній установі даних про банківські реквізити НВП «НИВА»у вигляді ТОВ; апеляційне провадження у справі № 33/82-09-3199 було зупинено до отримання висновку експертної установи Одеським апеляційним господарським судом.

25.11.2011р. від Науково дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України надійшов лист (№512 від 22.11.2011р.), в якому зазначено, що у звязку з несплатою витрат на проведення експертизи Науково дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України не може забезпечити проведення додаткової судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у справі №33/82-09-3199, на підставі викладеного матеріали справи повернуто суду апеляційної інстанції без виконання ухвали Одеського апеляційного господарського суду від 05.05.2011р.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 01.02.2012р. поновлено апеляційне провадження по справі №33/82-09-3199, призначено розгляд апеляційної скарги на 14.02.2012р.

29.02.2012р. від Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України надійшло клопотання про розгляд апеляційної скарги без участі представника останнього.

Розглянувши матеріали справи та доводи апеляційної скарги НВП «НИВА»у вигляді ТОВ, заслухавши представників НВП «НИВА»у вигляді ТОВ та ТОВ «Ланжерон І К»перевіривши правильність юридичної оцінки встановлених фактичних обставин справи та повноту їх встановлення, застосування господарським судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права при прийнятті рішення, колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду вважає, що рішення господарського суду першої інстанції слід залишити без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення з огляду на таке.

Як встановлено господарським судом першої інстанції, НВП «НИВА» у вигляді ТОВ є власником свідоцтва України №21427 на знак для товарів і послуг «Бича кров», виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2001 року за заявкою підприємства від 25 серпня 1999 року.

В свою чергу, ТОВ «Ланжерон І К»являється власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг №92073 «Бича кров «Ланжерон І К», виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та зареєстрованим у Державному реєстрі свідоцтв України на знак для товарів і послуг 26 травня 2008 року за заявкою ТОВ «Ланжерон І К»від 16 листопада 2006 року.

Наявність у ТОВ «Ланжерон І К»свідоцтва на знак для товарів і послуг №92073 «Бича Кров «Ланжерон І К», на думку НВП «НИВА»у вигляді ТОВ, порушує права і охоронюванні законом інтереси НВП «НИВА»у вигляді ТОВ як власника свідоцтва України №21427 на знак для товарів і послуг «Бича кров», наведене і стало підставою для звернення НВП «НИВА»у вигляді ТОВ до господарського суду з позовом ( з врахуванням уточнених позовних вимог), в якому позивач просив «1. Визнати, що позначення «Бича кров Ланжерон і К»у відношенні товару за класом 33 МКТП не має розрізняльної здатності, та не набуло такої внаслідок її використання станом на 16.11.2006 року. 2. Скасувати рішення про реєстрацію знаку за заявкою № т 200618017 та визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів та послуг №92073 повністю. 3. Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»про визнання свідоцтва №92073 недійсним повністю. 4. Заборонити ТОВ «Ланжерон І К» використовувати позначення «БИЧА КРОВ Лонжерон і К», а також етикетку і контретикетку з позначенням «БИЧА КРОВ Ланжерон І К»при маркуванні своєї продукції, та випуску цієї алкогольної продукції в господарський обіг. 5. Зобовязати ТОВ «Ланжерон І К»відновити становище, яке існувало до порушення права, для чого знищити виготовлені зображення позначення «БИЧА КРОВ»та усунути їх з будь-яких обєктів, що знаходяться у власності або користуванні ТОВ «Ланжерон І К».

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд дійшов наступних висновків.

У позовній заяві та заяві про уточнення позовних вимог НВП «Нива»у вигляді ТОВ містяться вимоги щодо позначення «БИЧА КРОВ Ланжерон І К», тоді як за належним ТОВ «Ланжерон і К»свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №92073 елементи позначення Бича кров та Ланжерон і К виділені лапками «Бича кров «Ланжерон і К».

Статтею 492 Цивільного кодексу України визначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом, обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»встановлено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Обєктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, обєднання осіб або їх правонаступники. Право на одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.

За ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ч.ч. 2, 4 - 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, повязану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки; використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у звязку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот; некомерційне використання знака; усі форми повідомлення новин і коментарів новин; добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Відповідно до ст. 499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

За ст. ст. 17, 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва. Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з п. 45 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, повязаних із захистом прав інтелектуальної власності»у вирішенні спорів, повязаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для зясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Таким чином, відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 09.09.2010р. призначено у справі № 33/82-09-3199 повторну судову експертизу охорони прав на обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України у складі інших судових експертів; на вирішення судових експертів поставлені наступні питання: а) Чи є знак для товарів і послуг «Бича Кров»за свідоцтвом України №21427 від 15 жовтня 2001 року схожим знаком зі знаком «Бича Кров «Ланжерон І К»за свідоцтвом України №92073 від 26 травня 2008 року настільки, що їх можна сплутати у разі використання для товарів 33 класу МКТП, для яких вони зареєстровані? б) Чи існує імовірність сплутування споживачами товарів двох виробників НВП «НИВА»та ТОВ «Ланжерон І К»в разі використання ними позначення «Бича кров»на етикетках продукції у вигляді, представленому на наданих на дослідження зразках етикеток? в) Чи може словесне позначення «БИЧА КРОВ»на етикетці і контретикетці ТОВ «Ланжерон І К»за свідоцтвом України №92073 від 26 травня 2008 року вводити споживача в оману стосовно особи, яка виробляє товар (вино)? г) Чи має словесне позначення у стандартному шрифтовому виконанні «Бича кров», як таке, розрізняльну здатність відносно виробника продукції?. Апеляційне провадження у справі № 33/82-09-3199 зупинено до отримання висновку експертної установи Одеським апеляційним господарським судом.

21.02.2011р. до Одеського апеляційного господарського суду надійшов висновок №670 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 18.02.2011р., за результатами якої встановлено, що: 1) словесне позначення «Бича кров»у стандартному шрифтовому виконанні, як таке, не має розрізняльної здатності відносно виробника продукції; 2) Знак для товарів і послуг «БИЧА КРОВ»за свідоцтвом України №21427 та знак для товарів і послуг «Бича кров «Ланжерон і К»за свідоцтвом України №92073 не є схожими настільки, що їх можна сплутати у разі використання для товарів 33 класу МКТП, для яких вони зареєстровані; 3) У разі використання позначення «Бича кров»на етикетках продукції у вигляді, представленому на наданих на дослідження зразках етикеток, існує ймовірність сплутування споживачами товарів двох виробників НВП «НИВА»та ТОВ «Лажерон і К»; 4)словесне позначення «Бича Кров»на етикетці та контретикетці ТОВ «Лажерон І К»не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги.

Крім того, з висновку №670 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 18.02.2011р. вбачається, що вина під назвою «Бича кров», «Бычья кровь»виробляються різними виробниками таких країн як Угорщина, Російська Федерація, Білорусь, Болгарія, Молдова і Україна, вина під назвою «Бича кров»виділяються серед різних виробників етикетками та назвою компанії виробника, тобто позначення «Бича кров»(«Бычья кровь») тривалий час використовувалось в Україні різними виробниками для такого товару як вино, у звязку з чим, воно втратило розрізрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно конкретного виробника.

При порівнянні наведених вище зображень етикеток та контретикеток встановлено, що вони відрізняються за великою кількістю деталей, але співпадають за основними ознаками: назвою продукту «Бича кров», зображенням бика у центрі етикетки та кольором виконання (наявність червоного та жовтого кольору у різних відтінках).

Трактуючи вищевказане на свою користь, НВП «НИВА»у вигляді ТОВ не враховує інші висновки експертів про те, що жодна із сторін не використовує зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №21427 та №92073 у тому вигляді, в якому вони внесені до Державного реєстру знаків для товарів і послуг. Тобто, на етикетці та контретикетці НВП «НИВА»у вигляді ТОВ, наданих для дослідження експертам, не міститься зображення товарного знака за свідоцтвом України №21427, а на наданій для дослідження експертам етикетці та контретикетці ТОВ «Ланжерон і К»не міститься зображення товарного знака за свідоцтвом України №92073.

Таким чином, за висновком експертів вбачається, що у Державного департаменту інтелектуальної власності України не було підстав для відмови в наданні правової охорони при розгляді заявки ТОВ «Ланжерон і К»і видачі свідоцтва України №92073 від 26 травня 2008 року, за таких обставин, відсутні правові підстави для скасування рішення про реєстрацію знака за заявкою № т 200618017 та визнання недійсним вказаного свідоцтва України №92073 від 26 травня 2008 року.

Згідно зі ст. ст. 3, 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності субєктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції покладено на Антимонопольний комітет України, здійснення іншими органами державної влади повноважень Антимонопольного комітету України, у тому числі щодо проведення розслідування заяв про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та розгляд відповідних заяв і спорів іншими органами державної влади, не допускається.

Твердження НВП «НИВА» у вигляді ТОВ про спричинення ТОВ «Ланжерон і К»позивачу суттєвих обмежень конкурентноспроможності на ринку алкогольної продукції України відповідним висновком Антимонопольного комітету України не підтверджене, а отже правомірно не прийнято до уваги господарським судом першої інстанції, оскільки процедура визначення антиконкурентних узгоджених дій субєктів господарювання передбачена положеннями Закону України «Про захист економічної конкуренції», докази дотримання якого позивачем в ході розгляду справи в суді не надані.

Оскільки господарськими судами першої та апеляційної інстанцій встановлено відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог НВП «НИВА»у вигляді ТОВ про скасування рішення про реєстрацію знака за заявкою № т 200618017 та визнання недійсним вказаного свідоцтва України №92073 від 26 травня 2008 року, то й відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог про визнання того, що позначення «Бича кров «Ланжерон і К»у відношенні товару за класом 33 МКТП не має розрізняльної здатності, та не набуло такої внаслідок її використання станом на 16.11.2006 року, зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»про визнання свідоцтва №92073 недійсним повністю; заборону ТОВ «Ланжерон І К»використовувати позначення «БИЧА КРОВ Лонжерон і К», а також етикетку і контретикетку з позначенням «БИЧА КРОВ Ланжерон І К»при маркуванні своєї продукції, та випуску цієї алкогольної продукції в господарський обіг, та зобовязання ТОВ «Ланжерон І К»відновити становище, яке існувало до порушення права, для чого знищити виготовлені зображення позначення «БИЧА КРОВ»та усунути їх з будь-яких обєктів, що знаходяться у власності або користуванні ТОВ «Ланжерон І К».

Не можуть бути прийняті до уваги доводи скаржника щодо недостатньої ясності висновку №670 судової експертизи інтелектуальної власності від 18.02.2011р., а саме: - суперечності висновків, викладених у пунктах 3 та 4 висновку експертизи, так як одночасно вказано про ймовірність сплутування товарів двох споживачів та неможливість введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, у звязку з наявністю позначення «Бича Кров»на етикетці та контретикетці ТОВ «Ланжерон І К»; - незясування, яке положення в зображенні зареєстрованого знаку за Свідоцтвом на знаки для товарів та послуг № 92073 від 26.05.2008 р., власником якого є ТОВ «Ланжерон І К», займають слова «Бича Кров»- домінуюче, чи недомінуюче (в контексті можливості внесення позначення «Бича Кров»у знак для товарів за Свідоцтвом № 92073 від 26.05.2008р.), оскільки апеляційний господарський суд дійшов висновку, що додаткова судова експертиза не була проведена саме з вини НВП «НИВА»у вигляді ТОВ. У звязку з несплатою НВП «НИВА»у вигляді ТОВ витрат на проведення експертизи Науково дослідний інститут інтелектуальної власності Академії правових наук України не зміг забезпечити проведення додаткової судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у справі №33/82-09-3199, на підставі викладеного матеріали справи повернуто суду апеляційної інстанції без виконання ухвали Одеського апеляційного господарського суду від 05.05.2011р..

Оскільки доводи, викладені в апеляційній скарзі, та матеріали справи не спростовують вищенаведені висновки суду першої інстанції, колегія суддів вважає, що оскаржене судове рішення прийнято з дотриманням норм матеріального і процесуального права, відповідає фактичним обставинам і матеріалам справи, а підстави, передбачені ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, для його зміни чи скасування відсутні.

На підставі вищенаведеного, оскаржуване рішення господарського суду Одеської області від 14.06.2010р. по справі №33/82-09-3199слід залишити без змін, а апеляційну скаргу НВП «НИВА»у вигляді ТОВ без задоволення.

Керуючись ст. ст. 99, 101 103, 105 ГПК України, судова колегія, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу Науково-виробничого підприємства «НИВА»у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю на рішення господарського суду Одеської області від 14.06.2010р. по справі №33/82-09-3199 залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Одеської області від 14.06.2010р. залишити без змін.

Постанова в порядку ст. 105 Господарського процесуального кодексу України набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова суду апеляційної інстанції може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя: М.А. Мишкіна

Суддя В.В. Бєляновський

Суддя Л.О. Будішевська