Рішення № 19219573, 20.10.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 9/49320.10.11

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю “ЕВАФЛОР”

До1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю “Фонд Ініціатив”

Провизнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг №75284.

Суддя Бондаренко Г.П.

Представники сторін:

Від позивачаОСОБА_1. (дов. № 16-8/6279-с від 01.09.11 р.)

Від відповідача -1ОСОБА_2. (дов. № 16-8/6279-с від 01.09.11 р.);

Від відповідача 2не з'явився,

за участю експертаОСОБА_3 (свідоцтво № 933)

Відповідно до ст. 85 ГПК України в судовому засіданні 20 жовтня 2011 року було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЕВАФЛОР”(далі по тексту позивач) звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі по тексту відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю “Фонд Ініціатив” (далі по тексту відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №75284 повністю та заборону Товариству з обмеженою відповідальністю “Фонд Ініціатив” використовувати позначення "DOUBLE WHISKY", зазначене у свідоцтві України на знак для товарів і послуг №75284 щодо товарів класу 03 МКТП, зобовязання Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України №75284 на знак для товарів і послуг "DOUBLE WHISKY" та здійснення публікації про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим оскаржуване свідоцтво видане з порушенням прав позивача на товарний знак "WНISKY", що охороняється за міжнародною реєстрацією діючою на території України №683028, та оскаржуваний товарний знак "DOUBLE WHISKY", що охороняється за свідоцтвом № 75284 є схожим до ступеня змішування з товарним знаком позивача, права на який зареєстровано раніше, що вводить в оману споживачів щодо виробника товарів, а отже позивач вважає, що оскаржуване свідоцтво підлягає визнанню недійсним в повному обсязі для товарів класу 03 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Ухвалою суду від 13.12.2010 р. було порушено провадження у справі № 9/493, розгляд справи призначено на 13.01.2011р.

Дослідивши в судовому засіданні 13.01.2011 року матеріали справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі у відповідності до ст. 41 ГПК України за ініціативою суду судової експертизи обєктів інтелектуальної власності для встановлення схожості до ступеня сплутування конкуруючих позначень та для встановлення однорідності товарів, а сторонам запропоновано скористатися процесуальними правами на надання переліку питань та установ (експертів) для проведення судової експертизи.

Ухвалою суду від 13.01.2011 року розгляд справи було відкладено на 02.02.2011 року, у зв'язку з неявкою відповідача-2 в судове засідання, необхідністю надання представниками сторін витребуваних судом матеріалів по справі, та наданням можливості представникам сторін скористатися процесуальними правами на надання переліку питань та експертних установ (експертів) для проведення судової експертизи.

28.01.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивач подав пояснення по справі, запитання та перелік установ (експертів) для проведення експертизи.

Представник відповідача-2 в судове засідання 02.02.2011 року не зявився, вимоги ухвали суду від 13.01.2011 року не виконав, про причини неявки суд не повідомив. Відповідач - 2 наданим йому правом не скористався та не надав суду перелік питань які на його думку, можуть бути поставлені на вирішення експерта.

В судовому засіданні представник відповідача-1 надав додаткові матеріали витребувані судом та перелік питань для проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.02.2011 року призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності у справі № 9/493, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_3, зупинено провадження у справі до надання висновків експертизи обєктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.

На вирішення експертизи було поставлено наступні питання:

- чи є товари, для яких використовуються знаки для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) та "WHISKY” (міжнародна реєстрація №683028), однаковими або спорідненими?

- чи є знак для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) тотожним настільки, що його можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг "WHISKY” (міжнародна реєстрація №683028)?

- чи може знак для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) ввести в оману споживачів, що розповсюджуються під знаком для товарів та послуг WHISKY”, щодо виробника товарів, а саме, що такі товари були вироблені позивачем?

- чи є знак для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY”(Свідоцтво №75284) схожим із знаком ”(міжнародна реєстрація №683028) настільки, що їх можна сплутати?

- чи є знак для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, чи існує імовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 3 класу МКТП, маркованих знаком "DOUBLE WHISKY” за свідоцтвом України №75284 та товарів 3 класу, маркованих знаком "WHISKY” за міжнародною реєстрацією №683028?

- чи є товари 3 класу МКТП за свідоцтвом №75284 спорідненими із товарами 3 класу МКТП за міжнародною реєстрацією №683028?

16.06.2011 року до канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №735 від 14.06.2011 року у справі №9/493, разом з матеріалами справи. Ухвалою від 22.06.2011 року провадження у справі 9/493 поновлено, в зв'язку з усуненням обставин, що зумовили зупинення провадження у справі, розгляд справи призначено на 11.08.2011 року.

В судове засідання 11.08.2011 року представник відповідача-2 не зявився, вимоги ухвали Господарського суду від 22.06.2011 року не виконав. Поштове повідомлення про вручення судової кореспонденції повернулось до канцелярії Господарського суду міста Києва.

Представник позивача надав усні та письмові пояснення по суті позовної заяви з урахуванням висновку судового експерта, в яких просить суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі. Надав додаткові матеріали по справі (витяг з ЄДРПОУ навідповідача-2 станом на 10.08.2011 року, відповідно до якого адреса відповідача-2 є тією ж на яку надсилались ухвали суду, а саме: 03065, бул. Івана Лепсе, 57/38, кв. 106. Надав усні та письмові пояснення по суті позовної заяви, в яких просить суд задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.08.2011 року, розгляд справи відкладено на 23.08.2011р., у звязку з неявкою відповідача-2 в судове засідання та клопотанням відповідача-1 про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.08.2011 року розгляд справи відкладено на 06.09.2011 року, у звязку з неявкою відповідача-2 в судове засідання, та необхідністю виклику в судове засідання судового експерта ОСОБА_3 для дачі пояснень за клопотанням відповідача-1 та сумнівами представника відповідача-1 щодо правильності висновку експерта, викладених у відзиві, долученому до матеріалів справи 23.08.2011 року. 23.08.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва відповідач -1 надав відзив на висновок судової експертизи.

Розпорядженням Голови Господарського суду міста Києва від 05.09.2011 року, у звязку зі знаходженням судді Бондаренко Г.П. у щорічній відпустці, справу №9/493 передано для розгляду судді Балацу С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.09.2011 року суддя Балац С.В. прийняв справу № 9/493 до свого провадження, розгляд справи призначено на 20.10.2011 року.

Розпорядженням Голови Господарського суду міста Києва від 19.09.2011 року, у звязку зі виходом судді Бондаренко Г.П. з відпустки, справу №9/493 передано для розгляду судді Бондаренко Г.П.

У судовому засіданні 20.10.2011 року, розгляд справи здійснювався за допомогою технічних засобів, а саме, програмно - апаратного комплексу "Діловодство суду".

В судовому засіданні судом за власною ініціативою здійснено заміну Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України на Державну службу інтелектуальної власності України у відповідності до норм статті 25 ГПК України, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 25 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Відповідно до пункту 1 Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»від 09.12.2010р. № 1085/2010 (із змінами та доповненнями), було створено, зокрема Державну службу інтелектуальної власності України, шляхом реорганізації Міністерства освіти і науки України.

Згідно з постановою КМУ «Про ліквідацію урядових органів»від 28.03.2011 року №346, Державний департамент інтелектуальної власності визначено як орган, що ліквідується, що також визначено і наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2011 року.

Указом Президента України від 08.04.2011 року № 436/2011 «Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України»затверджено Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, відповідно до якого державна служба інтелектуальної власності України (далі Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, на яку покладено всі функції та повноваження Державного департаменту інтелектуальної власності України.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що Державна служба інтелектуальної власності замінює Державний департамент інтелектуальної власності у відносинах щодо яких виник спір, а отже підлягає останній підлягає заміні на Державну службу інтелектуальної власності України у даній справі у відповідності до норм ст. 25 ГПК України.

Представник відповідача -2 у судове засідання не з'явився, вимоги ухвал Господарського суду у справі № 9/493 не виконав, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У судовому засіданні експерт ОСОБА_3 надав усні пояснення по суті проведеної експертизи, в яких надав пояснення щодо методів, застосованих при проведенні експертизи та надав пояснення щодо висловлених представником відповідача-1 зауважень.

Представники позивача та відповідача у судовому засіданні 20.10.2011 року надали пояснення по справі.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача - 1, дослідивши надані суду докази та матеріали, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕВАФЛОР" є власником міжнародної реєстрації торгової марки "WHISKY" № 683028 від 21.10.1997 року, що є дійсної на території України в повному обсязі для товарів класу 03 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків ( надалі - "МКТП"), а саме: "мило; парфумерія; ароматичні масла, косметика; лосьйони для волосся; зубні порошки; косметичні суміші для ванни, мила для ванни у формі рідини або гелю, дезодоранти особистого використання, олії для ванни для косметичного використання, туалетні олії, туалетне молочко, косметична продукція виключно до застосування людиною".

25.04.2007 року Державний департамент інтелектуальної власності здійснив державну реєстрацію комбінованого знака для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” для товарів класу 03 МКТП, а саме: "парфуми, ефірні олії, косметика. лосьйони для волосся" та видав Товариству з обмеженою відповідальністю "Фонд Ініціатив" свідоцтво України № 75284 на вказаний знак .

З урахуванням приписів Цивільного кодексу України, Паризької конвенції "Про охорону промислової власності від 20.03.1883 року та Закону України “Про авторське право і суміжні права” позивач вважає, що відповідач 2 шляхом подання заявки на реєстрацію свідоцтва № 75284, а відповідач 1 шляхом видачі свідоцтва № 75284. порушили права позивача і зареєстрували знак для товарів і послуг, що є схожим на знак "WHISKY" та вводить в оману споживачів. Знак "DOUBLE WHISKY" за законодавством України не міг отримати правової охорони, а тому і бути зареєстрованим.

Також, в обґрунтування своїх позовних вимог, позивач стверджує, що комбіноване позначення "DOUBLE WHISKY", зареєстроване за свідоцтвом № 75284, є схожим до ступеня змішування та асоціюється з раніше зареєстрованим позначенням "WHISKY" і саме тому, не могло отримати правову охорону і бути зареєстрованим на території України.

Окрім того, позивач зазначає, що комбінований знак "DOUBLE WHISKY", зареєстрований за свідоцтвом № 75284 не тільки схожий візуально, а і заявлений до дії щодо товарів 3 класів МКТП, як і знак "WHISKY". Саме тому, комбінований знак "DOUBLE WHISKY" легко сплутати із раніше зареєстрованим знаком "WHISKY" і більш того цей знак вводить в оману споживача щодо виробника товарів. Споживач може дійти висновку, що продукція, яка розповсюджується під знаком "DOUBLE WHISKY", виробляється Позивачем.

Крім того, ще у 2001 році (тобто ще до подачі відповідачем - 1 заявки на реєстрацію позначення "DOUBLE WHISKY") позивач проводив рекламну кампанію щодо просування товарів під марками "WHISKY" та "DOUBLE WHISKY" на території України.

З огляду на те, що, як стверджує позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕВАФЛОР" як один із світових лідерів ринку парфумів, що зараз розповсюджує в Україні власну продукцію під назвами "WHISKY", "DOUBLE WHISKY", "WHISKY BLACK", "WHISKY SILVER", пересічний покупець сприймає продукцію з нанесенням знаків "WHISKY" та "DOUBLE WHISKY", як таку, що походить від одного виробника. Крім того, через незначну відмінність в написанні назви, споживач сприймає назви парфумерної продукції "DOUBLE WHISKY", "WHISKY BLACK", "WHISKY SILVER" як похідні від знаку "WHISKY" і асоціює з одним виробником, а саме з позивачем.

Таким чином, причиною виникнення спору у даній справі стало те, що, на думку позивача, свідоцтво України № 75284 від 25.04.2007 року на знак для товарів і послуг було видано в результаті подання відповідачем - 2 заявки з порушенням прав інтелектуальної власності позивача.

За таких обставин, для вирішення справи по суті суду необхідно встановити схожість до ступеня сплутування конкуруючих позначень на дату подання заявки щодо реєстрації оскаржуваного знаку, встановити однорідність товарів та послуг щодо яких зареєстровані конкуруючі позначення тощо та чи відповідають вказані позначення іншим умовам надання правової охорони.

Оскільки, для вирішення даного питання необхідно володіти спеціальними знаннями, ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.02.2011 року відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України було призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності у справі № 9/493, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_3.

На вирішення експертизи було поставлено наступні питання:

- чи є товари, для яких використовуються знаки для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) та "WHISKY” (міжнародна реєстрація №683028), однаковими або спорідненими?

- чи є знак для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) тотожним настільки, що його можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг "WHISKY” (міжнародна реєстрація №683028)?

- чи може знак для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) ввести в оману споживачів, що розповсюджуються під знаком для товарів та послуг WHISKY”, щодо виробника товарів, а саме, що такі товари були вироблені позивачем?

- чи є знак для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY”(Свідоцтво №75284) схожим із знаком ”(міжнародна реєстрація №683028) настільки, що їх можна сплутати?

- чи є знак для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, чи існує імовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 3 класу МКТП, маркованих знаком "DOUBLE WHISKY” за свідоцтвом України №75284 та товарів 3 класу, маркованих знаком "WHISKY” за міжнародною реєстрацією №683028?

- чи є товари 3 класу МКТП за свідоцтвом №75284 спорідненими із товарами 3 класу МКТП за міжнародною реєстрацією №683028?

В результаті дослідження поставленого питання у висновку № 735 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 14.06.2011 р. у справі № 9/493 експерт дійшов таких висновків:

1.Товари 3 класу МКТП, а саме, „парфуми; ефірні олії; косметика; лосьйони для волосся", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг WHISKY”за свідоцтвом України № 75284, є однорідними з частиною товарів 3 класу МКТП, а саме, „ парфуми, парфумерні вироби, туалетна вода, духмяна вода, ефірні олії, туалетні олії, косметичні олії для ванної, лосьйони для волосся та спорідненими з частиною товарів 3 класу МКТП, а саме, „мила, зубні пасти, косметичні препарати для ванної, мило для ванної у вигляді рідини або гелю, шліфувальні камені, особисті дезодоранти, очищальне молочко, косметичні препарати для догляду за шкірою, туалетні речі, талькова присипка, шампуні для яких зареєстровано знак для товарів і послуг ”за міжнародною реєстрацією № 683028.

2.Зображення знака для товарів і послуг WHISKY”за свідоцтвом України № 75284 та зображення знака для товарів і послуг ”за міжнародною реєстрацією № 683028 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

3. Знак для товарів і послуг WHISKY”за свідоцтвом України № 75284 не є оманливим, але є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, існує імовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів 3 класу МКТП, маркованих знаком WHISKY”за свідоцтвом України № 75284 та товарів 3 класу, маркованих знаком ”за міжнародною реєстрацією № 683028.

Надаючи відповідь на питання суду "чи є товари 3 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг WHISKY”за свідоцтвом України № 75284, такими самим або спорідненими з товарами 3 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг ”за міжнародною реєстрацією № 683028?" експертом встановлено наступне:

-частина товарів 3 класу МКТП, для яких зареєстровано знак LE WHISKY”за свідоцтвом України № 75284, така як: „парфуми" є однорідною із товарами 3 класу МКТП „парфуми, парфумерні вироби, туалетна вода, духмяна вода", для яких зареєстровано знак ”за міжнародною реєстрацією № 683028;

-частина товарів 3 класу МКТП, для яких зареєстровано знак LE WHISKY”за свідоцтвом України № 75284, така як: „ефірні олії" є однорідною із товарами 3 класу МКТП „ефірні олії, туалетні олії, косметичні олії для ванної", для яких зареєстровано знак ”за міжнародною реєстрацією № 683028;

-частина товарів 3 класу МКТП, для яких зареєстровано знак UBLE WHISKY”за свідоцтвом України № 75284, така як: „косметика" є спорідненою із товарами 3 класу МКТП „мила, зубні пасти, косметичні препарати для ванної, мило для ванної у вигляді рідини або гелю, шліфувальні камені, особисті дезодоранти, очищальне молочко, косметичні препарати для догляду за шкірою, туалетні речі, талькова присипка, шампуні", для яких зареєстровано знак ”за міжнародною реєстрацією № 683028. Ці товари також відносяться до одного роду як косметичні та гігієнічні вироби, і призначені для особистої гігієни та догляду обличчям і тілом людини. Безперечно, вони мають однакову групу споживачів та однакові умови і місце продажу товарів.

В дослідницькій частині висновку та при надання розяснень експертом було зазначено наступне:

Оскільки правовласник знака WHISKY за міжнародною реєстрацією № 683028 (Позивач) розповсюджує на території України власну продукцію під назвами » WHISKY»BLACK», SILVER», отже не виключена ситуація, коли споживач ідентифікуватиме продукцію марковану знаками «WHISKY»та WHISKY», як таку, що виготовлена одним виробником. Слід зауважити, що художнє оформлення знака за свідоцтвом України № 75284 співпадає з художнім оформленням позначення на упаковці та флаконах парфумерної продукції під назвою LE WHISKY», правовласника знака WHISKY за міжнародною реєстрацією №683028: однакові форми рамок, однакове графічне розташування словесний елементів, однакові самі словесні елементи. Тобто знак WHISKY» імітує позначення, нанесене на упаковку парфумерної продукції під назвою », правовласника знака за міжнародною реєстрацією № 683028.

У такому разі цілком можливо, що споживач при виборі товару буде сприймати парфумерну продукцію, марковану знаком WHISKY» за свідоцтвом України №75284 як похідну від знаку » за міжнародною реєстрацією № 683028.

Отже, знак за свідоцтвом України № 75284 та знак за міжнародною реєстрацією № 683028 є схожими за графічними ознаками в результаті застосування останнього його власником у такій формі, що відрізняється від зареєстрованої лише окремими елементами, що не змінюють відмітного характеру знака, не спричинює визнання недійсності реєстрації і не обмежує охорону, що надана знаку.

Отже, новостворений суб'єкт господарювання TOB “Фонд Ініціатив”, використовуючи ділову репутацію відомої фірми ЕВАФЛОР (Франція), відбирає частину її клієнтів, що й є введенням в оману споживача.

Таким чином, знак для товарів і послуг ISKY»за свідоцтвом України № 75284 не є оманливим, але є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, існує імовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів З класу МКТП, маркованих знаком »за свідоцтвом України № 75284 та товарів 3 класу, маркованих знаком ”за міжнародною реєстрацією № 683028.

Відповідач - 1 надав письмові заперечення на висновок експерта, в якому зазначив, що, підходи, застосовані експертом при встановлені фонетичної та семантичної схожості відрізняються від підходів, які застосовуються при проведенні кваліфікаційної експертизи знаків для товарів та послуг, що не дозволяє використати висновок у якості засобу доказування, а висновки до яких дійшов судовий експерт у своїй експертизі № 735 від 14.06.2011 року є недоведеними та необґрунтованими.

Судовим експертом було надано розяснення щодо сумнівів, висловлених відповідачем-1 щодо правильності висновків судової експертизи, зокрема щодо визначення поняття «оманливість»знаку та наголошено на тому, що невідповідність позначення хоча б одному з критеріїв невідповідності правової охорони, є підставою для визнання свідоцтва недійсним.

Суд, дослідивши, складений експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, вважає його узгодженим між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи, узгодженим з іншими доказами, що містяться в матеріалах справи та визнає його повним і обґрунтованим.

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд міста Києва вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, повязані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, повязаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Спеціальне законодавство України стосовно охорони прав на знаки для товарів і послуг складають зокрема Паризька конвенція про охорону промислової власності (надалі - Паризька конвенція), Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". При виникненні розбіжностей під час тлумачення або використання положень нормативних актів, перевагу мають міжнародні законодавчі акти.

Правовідносини, що стосуються вітчизняних та іноземних осіб, які бажають отримати права на об'єкти промислової власності в Україні, регулюються відповідно до п. 1 ст. 2 Паризької конвенції та п. 1 ст. 4 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуга..

Відповідно до п. 1 ст. 2 Паризької конвенції відносно охорони промислової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший обєкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Статтею 420 Цивільного кодексу України визначено, що до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Виходячи з цього положення, вирізнення товарів і послуг одного виробника від аналогічних товарів і послуг іншого виробника є однією із основних функцій товарного знака. Отримуючи свідоцтво, його власник набуває виключних прав на товарний знак. Обсяг правової охорони визначається зображенням знака, а також переліком зареєстрованих товарів і послуг, що надані у свідоцтві України або за міжнародною реєстрацією.

Відповідно до ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Стаття 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлює умови надання правової охорони, а саме визначає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Як встановлено ч. 2 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

-знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

-знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності

Позивач у справі посилається на порушення при видачі оскаржуваного свідоцтва ч. 2 та ч. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для визнання недійсним такого свідоцтва у відповідності до ст.. 19 вказаного закону.

Висновком № 735 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 14.06.2011 р. у справі № 9/493, який оцінюється судом як належний доказ у справі, встановлено:

- товари 3 класу МКТП, а саме, „парфуми; ефірні олії; косметика; лосьйони для волосся", для яких зареєстровано знак для товарів і послуг WHISKY”за свідоцтвом України № 75284, є однорідними з частиною товарів 3 класу МКТП, а саме, „ парфуми, парфумерні вироби, туалетна вода, духмяна вода, ефірні олії, туалетні олії, косметичні олії для ванної, лосьйони для волосся та спорідненими з частиною товарів 3 класу МКТП, а саме, „мила, зубні пасти, косметичні препарати для ванної, мило для ванної у вигляді рідини або гелю, шліфувальні камені, особисті дезодоранти, очищальне молочко, косметичні препарати для догляду за шкірою, туалетні речі, талькова присипка, шампуні для яких зареєстровано знак для товарів і послуг ”за міжнародною реєстрацією № 683028.

- зображення знака для товарів і послуг BLE WHISKY”за свідоцтвом України № 75284 та зображення знака для товарів і послуг SKY”за міжнародною реєстрацією № 683028 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

- знак для товарів і послуг WHISKY”за свідоцтвом України № 75284 не є оманливим, але є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, існує імовірність виникнення у споживача враження про належність одній особі товарів З класу МКТП, маркованих знаком WHISKY”за свідоцтвом України № 75284 та товарів 3 класу, маркованих знаком ”за міжнародною реєстрацією № 683028.

За таких обставин, суд прийшов до висновку що позивач належними засобами доказування довів, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 75284 від 25.04.2007 р. видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, а саме, позивача, оскаржуване свідоцтво є схожим до ступеня сплутування з позначенням, що належить позивачеві щодо однорідних та споріднених товарів, а також є таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, а отже позовні вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 75284 від 25.04.2007 р. є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).

Позивачем також заявлено вимогу про зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (який замінено в процесі розгляду справи на Державну службу інтелектуальної власності) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у звязку із визнанням недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № № 75284 від 25.04.2007 р. та здійснити відповідну в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Як встановлено судом таким центральним органом виконавчої влади є Державна служба інтелектуальної власності України, на яку відповідно до п. 4 Положення «Про державну службу інтелектуальної власності України»покладено повноваження щодо ведення державного реєстру обєктів права інтелектуальної власності, видання офіційних бюлетенів з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від № 75284 від 25.04.2007 р. (із змінами та доповненнями), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

З урахуванням наведеного, позовні вимоги позивача про зобовязання Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 75284 від 25.04.2007 р. та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Згідно п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 за змістом ст. 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на установу, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

Суд також зазначає, що при прийнятті рішення в матеріалах справи відсутні докази (відповідні платіжні доручення) щодо оплати судової експертизи, судом не може бути вирішено питання щодо відшкодування витрат, понесених на оплату судової експертизи.

За таких обставин, витрати по сплаті державного мита в сумі 85,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн. покладаються на відповідача - 2.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст.ст. 4, 25,49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 75284 від 25.04.2007 р.

3. Зобовязати Державну службу інтелектуальної власності Міністерства України (03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у звязку із визнанням недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 75284 від 25.04.2007 р. та повідомити про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 75284 від 25.04.2007 р. в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність”.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “Фонд Ініціатив” (03065, м. Київ, бул. Лепсе, 57/38, кв. 106, код ЄДРПОУ 19122444, з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕВАФЛОР" (75015, Франція, Париж, вул. Байен, 68, ідентифікаційний код у торговому реєстрі міста Париж 328581814) 85,00 грн. (вісімдесят п'ять гривень 00 коп.) витрат по сплаті державного мита, 236,00 грн. (двісті тридцять шість гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу

5. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

6. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

СуддяГ.П. Бондаренко Рішення підписано 25.10.2011 року