Ухвала суду № 18384549, 19.09.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 39/144

19.09.11

За позовом WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хадо-Холдінг"

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства

освіти і науки України

про визнання недійсним свідоцтва України № 117066 та зобов’язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники :

Від позивача: Кочерга Д. О., Олійник К. С.,

Від відповідача 1: не з’явилися

Від відповідача 2: Лучка І. Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Позивач звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» недійсним повністю та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відомості про визнання свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги позивач обґрунтовує, зокрема, тим, що реєстрація в Україні знаку для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»є неправомірною з огляду на невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2011 року порушено провадження у справі № 39/144, розгляд справи призначено на 19.09.11 року о 14:50.

19.09.2011 року через відділ діловодства позивач звернувся до суду з клопотанням про долучення доказів до матеріалів справи.

19.09.2011 року через відділ діловодства позивач звернувся до суду з заявою про вжиття заходів до забезпечення позову.

19.09.2011 року відповідач 1 направив до суду телеграму, якою просив відкласти розгляд справи, у зв’язку з неможливістю участі в судовому засіданні.

В судовому засіданні, призначеному на 19.09.2011 року, судом розглянуто клопотання відповідача 1 про відкладення розгляду справи. Клопотання відповідача 1 судом відхилене як необґрунтоване.

В судовому засіданні, призначеному на 19.09.2011 року, позивач звернувся до суду з клопотанням про залучення додаткових доказів до матеріалів справи. Клопотання позивача судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 19.09.2011 року, позивач позовні вимоги підтримав повністю.

В судовому засіданні, призначеному на 19.09.2011 року, позивач підтримав подану ним 19.09.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва заяву про вжиття заходів до забезпечення позову та, зокрема, просив заборонити відповідачу 2 здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за свідоцтвом України №117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»та заборонити відповідачу 2 вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов’язані зі зміною власника свідоцтва України №117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)».

Заяву про вжиття заходів до забезпечення позову позивач обґрунтовує тим, що ним подано позов про визнання недійсним свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)», виданий Державним департаментом інтелектуальної власності (відповідачем 2) 11.01.2010р. на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ХАДО-Холдінг»(відповідач 1).

Позивач вказує, що згідно з ч. 7 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг на підставі договору.

Відповідно до частини другої статті 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

Державна реєстрація прав інтелектуальної власності на торговельну марку здійснюється в порядку, передбаченому пунктом першим статті 494 ЦК України, а саме: засвідчується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг, отже, правочин стосовно передання виключних майнових прав інтелектуальної власності є чинним з моменту його державної реєстрації.

З огляду на зазначене, позивач вказує, що передача права власності може призвести до необхідності залучення до участі у справі іншого відповідача, що, перш за все, стане на перешкоді судового розгляду справи у розумний строк. В той же час, у разі незалучення належного відповідача, судом рішення по справі може бути скасоване.

Крім того, відчуження відповідачем 1 права власності на спірний знак на користь фізичної особи може взагалі призвести до закриття провадження у господарській справі, оскільки у разі заміни неналежного відповідача справа може перейти до категорії спорів, що підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства.

Крім того, реєстрація передачі прав на третю особу після прийняття рішення по суті може значно утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду, прийняте щодо відповідача 1, оскільки, в цілому, розгляд справи та постановлення рішення щодо неналежного відповідача робить неможливим виконання рішення.

Позивач вказує, що відповідно до ст.ст. 66, 67 Господарського процесуального кодексу України судом можуть бути вжиті заходи забезпечення позову у випадку, якщо їх невжиття може утруднити або зробити неможливим виконання рішення господарського суду, а одним із таких заходів є заборона відповідачеві вчиняти певні дії. Аналогічні рекомендації містяться також в Роз'ясненні Вищого арбітражного суду України «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову»№ 02-5/611 від 23.08.1994р. (із змінами і доповненнями), в якому також окремо зазначається, що найдоцільніше вирішувати питання забезпечення позову на стадії попередньої підготовки справи до розгляду.

Позивач вказує на існування імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду у разі невжиття заходів забезпечення позову та зазначає про судову практику вжиття відповідних заходів забезпечення позову у справах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності. Позивач вважає, що саме даний захід спроможний забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову.

Відповідач 2 проти задоволення клопотання позивача про вжиття заходів до забезпечення позову не заперечував.

Заслухавши пояснення представників сторін, суд приходить до висновку, що заява позивача про вжиття заходів до забезпечення позову підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 66 ГПК України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з власної ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду. Позов забезпечується забороною відповідачеві вчиняти певні дії, забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмету позову (ст. 67 ГПК України). Як зазначає Вищий господарський суд України у своєму Роз’ясненні від 23.08.1994р. № 02-5/611 “Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову” (п. 8) приймаючи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії забороняється вчиняти. Таке правило повинно застосовуватись і до інших осіб, яким на підставі ст. 67 ГПК забороняється вчинення дій щодо предмета спору.

Відповідно до п. 2 Роз’яснення ВАСУ “Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову” від 23.08.1994р. № 02-5/611, забезпечення позову як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної чи фізичної особи може застосовуватись як за основним, так і за зустрічним позовом на будь-якій стадії процесу.

Крім того, як зазначено у Листі Вищого господарського суду України від 12.12.06р. № 01-8/2776 “Про деякі питання практики забезпечення позову”, у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого:

розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

забезпечення збалансованості сторін, а також інших учасників судового процесу;

наявності зв’язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предмету позовних вимог, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову;

імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття заходів.

Судом враховано, що у разі передачі відповідачем 1 права власності на спірний знак іншій особі, суд буде зобов’язаний залучати до участі у справі нового відповідача (власника свідоцтва на знак для товарів і послуг). А у разі передачі прав на спірний знак фізичній особі - припинити провадження у справі.

За таких обставин, враховуючи пов’язаність заходів забезпечення позову з його предметом, імовірність утруднення або унеможливлення виконання рішення суду у разі задоволення позову та невжиття заходів забезпечення позову, суд вважає за необхідне задовольнити заяву позивача про вжиття заходів до забезпечення позову, а саме: до вирішення спору по суті заборонити Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за свідоцтвом України №117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»та заборонити Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов’язані зі зміною власника свідоцтва України №117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)».

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз‘яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз‘яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд вважає за необхідне призначити експертизу об‘єкта інтелектуальної власності та забезпечити сторонам можливість надати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В ході розгляду справи виникла необхідність витребування додаткових доказів до матеріалів справи.

Зазначені обставини перешкоджають вирішенню спору в судовому засіданні призначеному на 19.09.2011 р. о 14:50 год.

Керуючись ст. ст. 41, 66, 67, 77 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Відкласти розгляд справи на 03.10.2011 о 12:50. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 26.

2. Зобов’язати сторони:

- надати суду перелік питань, які на їх думку необхідно поставити на вирішення судового експерта.

- направити у судове засідання своїх повноважних представників (ст. 28 ГПК України);

- пояснення по справі надавати в письмовому вигляді.

3. Зобов’язати позивача:

- надати виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 117066 та відносно свідоцтва України № 15337 станом на час розгляду справи;

- надати матеріали заявки, на підставі якої було видано свідоцтво України № 15337;

- висловити у письмовому вигляді свою позицію щодо розгляду справи у відкритому чи закритому судовому засіданні ( ст. 4-4 ГПК України).

4. Зобов’язати відповідача-1:

- надати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву у порядку, передбаченому ст. 59 ГПК України;

- надати документи, що підтверджують заперечення проти позову (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи);

- надати матеріали заявки m 200815970, на підставі якої було видано свідоцтво України № 117066;

- висловити у письмовому вигляді свою позицію щодо розгляду справи у відкритому чи закритому судовому засіданні ( ст. 4-4 ГПК України);

- надати довідки про наявність рахунків в банківських установах;

- повідомити суд про наявність чи відсутність у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, справи зі спору між сторонами цієї справи, про цей же предмет і з тих же підстав;

- повідомити суд чи не вирішувався раніше такий же спір між сторонами цієї справи, про цей же предмет і з тих же підстав.

5. Зобов’язати відповідача-2:

- надати письмовий відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини; забезпечити надіслання позивачу копії відзиву у порядку, передбаченому ст. 59 ГПК України;

- надати документи, що підтверджують заперечення проти позову (оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи);

- надати виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 117066 та відносно свідоцтва України № 15337 станом на час розгляду справи;

- надати матеріали заявки m 200815970, на підставі якої було видано свідоцтво України № 117066 та матеріали заявки, на підставі якої було видано свідоцтво України № 15337;

- висловити у письмовому вигляді свою позицію щодо розгляду справи у відкритому чи закритому судовому засіданні ( ст. 4-4 ГПК України);

- надати довідки про наявність рахунків в банківських установах;

- повідомити суд про наявність чи відсутність у провадженні господарського суду або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, справи зі спору між сторонами цієї справи, про цей же предмет і з тих же підстав;

- повідомити суд чи не вирішувався раніше такий же спір між сторонами цієї справи, про цей же предмет і з тих же підстав.

6. Вжити заходи до забезпечення позову, а саме: до вирішення спору по суті заборонити Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 03680 МПС, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 21716978) здійснювати державну реєстрацію договорів про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за свідоцтвом України №117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»; заборонити Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 03680 МПС, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 21716978) вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зміни, пов’язані зі зміною власника свідоцтва України №117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)».

7. Дана ухвала є виконавчим документом, набирає чинності з моменту її прийняття, тобто з 19.09.2011 р., та підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому Законом України “Про виконавче провадження”. Дана ухвала підлягає обов’язковому виконанню на всій території України з моменту її винесення.

8. Строк пред’явлення ухвали Господарського суду м. Києва від 19.09.2011 р. у справі № 39/144 про вжиття заходів до забезпечення позову до виконання становить один рік, тобто до 19.09.2012 р.

9. Стягувачем у виконавчому провадженні за ухвалою про вжиття заходів до забезпечення позову Господарського суду м. Києва від 19.09.2011 р. у справі № 39/144 є позивач WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) (1061 К’юдагі Плейс, Сан-дієго, Каліфорнія 92110, США).

10. Ухвала може бути оскаржена в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України. Оскарження даної ухвали не зупиняє її виконання.

11. Ухвалу направити сторонам у справі.

Суддя Гумега О.В.