Рішення № 17852549, 11.07.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/23-54/5111.07.11 За позовом Компанії "Барза Неагра, СІА"

до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України

2) Компанії "Арома С.А."

про визнання міжнародної реєстрації № 784523 на знак для товарів і

послуг "ЧЕРНЫЙ АИСТ" на території України недійсною повністю

за зустрічним позовом Компанії "Арома С.А."

до 1) Компанії "Барза Неагра, СІА"

2) Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України

третя особа, яка не

заявляє самостійних

вимог на предмет

спору на стороні

відповідача 1 Державне підприємство "Український інститут промислової

власності" МОН України

про визнання міжнародної реєстрації № 729685В на знак для товарів і

послуг "ЧЕРНЫЙ АИСТ" на території України недійсною повністю

Суддя Гумега О.В.

Представники:

Від позивача за первісним позовом: ОСОБА_3

Від відповідача-1 за первісним позовом: ОСОБА_4

Від відповідача-2 за первісним позовом: не зявилися

Від третьої особи за зустрічним позовом: не зявилися

СУТь СПОРУ:

Компанія "Барза Неагра, СІА" (позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1) та Компанії "Арома С.А." (відповідач-2) про визнання міжнародної реєстрації № 784523 на знак для товарів і послуг "ЧЕРНЫЙ АИСТ" на території України недійсною повністю та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності надіслати повідомлення до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною такої реєстрації.

Компанія "Арома С.А." подала зустрічний позов про визнання міжнародної реєстрації № 729685В на знак для товарів і послуг "ЧЕРНЫЙ АИСТ" на території України недійсною повністю та про зобов'язання Укрпатенту сповістити про це Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності ВОІВ.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 21.05.2009 р. по справі № 20/23 (суддя Мандриченко О.В.) первісний позов задоволено повністю, у задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 10.12.2009 р. рішення Господарського суду міста Києва по справі № 20/23 змінено, зустрічний позов задоволено повністю, в іншій частині рішення Господарського суду міста Києва залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 30.03.2009 р. по справі № 20/23 рішення Господарського суду міста Києва від 21.05.2009 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.12.2009 р. скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою суду від 11.05.2010 р. справу прийнято до провадження судді Демченко Т.С., справі присвоєно № 20/23-54/51, її розгляд призначено на 09.06.2010 р.

За розпорядженням Заступника Голови Господарського суду м. Києва від 11.10.2010 р. № 32 у звязку з перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному та з метою уникнення затягування розгляду справи, справу № 20/23-54/51 передано для подальшого розгляду судді Гумезі О.В.

Ухвалою суду від 25.10.2010 р., на підставі ст. 86 ГПК України, справу прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 08.11.2010 р. о 10:40 год.

В Постанові Вищого господарського суду України від 30.03.2009 р. у справі № 20/23, якою рішення Господарського суду міста Києва від 21.05.2009 р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.12.2009 р. скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва, зокрема, зазначено, що під час нового розгляду справи необхідно встановити обставини, зазначені в цій постанові, а саме: зясувати якими саме документами підтверджується факт визнання недійсним акта передачі прав на знак за реєстрацією № М 43557, чи виключено знак “ЧЕРНЫЙ АИСТ” за реєстрацією № М43557 з національного реєстру, чи вимагало відомство країни походження виключити торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 729685В з Міжнародного реєстру та чи здійснено таке виключення, дати наведеним обставинам та доводам сторін належну правову оцінку і вирішити спір відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 111-12 ГПК України, вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи. Постанова касаційної інстанції не може містити вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за результатами нового розгляду справи.

Новий розгляд справи проводився Господарським судом міста Києва з врахуванням вищенаведених обставин.

Позивач за первісним позовом (Компанія "Барза Неагра, СІА") просить визнати в Україні міжнародну реєстрацію №784523 на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”, зареєстровану на імя ОСОБА_2. (Молдова) згідно Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків повністю недійсною; зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідача 1) сповістити міжнародне бюро ВОІВ про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації №784523 на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ” та покласти судові витрати на відповідачів.

Позовні вимоги позивач за первісним позовом обґрунтовує, зокрема, тим, що знак “ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією №784523 з датою поширення на Україну 06.01.2005 року є тотожним зі знаком “ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією № 129685В з більш ранньою датою реєстрації в Україні 14.02.2000 року для тотожних товарів, тобто спірне позначення не відповідає умовам надання правової охорони, а тому повинно бути визнано недійсним.

Позивач за первісним позовом також вказує, що відповідно до положень Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше заявленими на реєстрацію в Україні на імя іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна; міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою.

Відповідач 1 за первісним позовом у наданому відзиві на позов та доповненнях до нього проти задоволення позовних вимог позивача за первісним позовом заперечував з огляду на те, що за результатами експертизи міжнародної реєстрації №784523 на знак „ЧЕРНЫЙ АИСТ” 25.10.2005 р. закладом експертизи було прийнято рішення про первісну повну відмову та відповідну інформацію 15.12.2005 р. було опубліковано у офіційному бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Відповідно до п. 4.5.1. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116, якщо встановлено невідповідність заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в статті 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, для усього переліку товарів і/або послуг або його частини, то заявнику надсилається повідомлення з наведенням обґрунтованих доводів, що можуть стати підставою для відмови в реєстрації знака повністю або відносно частини товарів і/або послуг.

Пунктом 4.5.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116, передбачено, що заявнику надається можливість протягом двох місяців від дати одержання повідомлення Відомства надати мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, які враховуються при прийнятті остаточного рішення.

Відповідно до п. 4.7.3. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. №116, після розгляду Відомством доводів, що надані власником знака, приймається остаточне рішення про надання знаку правової охорони в Україні відносно усього переліку товарів і/або послуг чи для його частини або про відмову у наданні такої охорони.

Власник міжнародної реєстрації №784523 надав закладу експертизи мотивовану відповідь із доводами на користь надання правової охорони заявленій міжнародній реєстрації на території України.

Відповідь заявника була розглянута закладом експертизи, який визнав за можливе надати правову охорону на території України знаку „ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією №784523 відносно заявлених товарів 33 класу МКТП на імя молдавської компанії „Арома С.А.”. Після цього, відповідно до встановленої процедури розгляду за результатами кваліфікаційної експертизи міжнародної реєстрації №784523, закладом експертизи 03.05.2006 р. було винесене позитивне рішення про надання правової охорони вказаній міжнародній реєстрації на території України у повному обсязі з 03.04.2002 р. та відповідну інформацію 20.07.2006 р. було опубліковано в офіційному бюлетені Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Відповідач 1 за первісним позовом також наголошує на тому, що п. 8 ст. 10 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачено, що будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони. Позивач наданою можливістю не скористався, своє мотивоване заперечення проти зазначеної вище міжнародної реєстрації не надав.

Відповідач 2 за первісним позовом надав відзив на первісний позов, в якому проти задоволення позовних вимог заперечував з огляду на те, що міжнародна реєстрація №784523 діє на території України у повному обсязі з дати територіального поширення на Україну 30.08.2004 р. Зазначене підтверджується, зокрема, відомостями, які вказані на Інтернет сайті ВОІВ та занесені до міжнародного реєстру бази ВОІВ. Твердження позивача за первісним позовом про те, що надана відповідно до п. 1 ст. 5 Мадридської угоди заява про попередню відмову, відомості щодо якої були опубліковані в офіційному бюлетені ВОІВ №2005/45, передбачає і обовязкову остаточну відмову у відповідній договірній стороні, не відповідає дійсності, оскільки пунктом 6 статті 5 Мадридської угоди передбачено, що рішення про визнання міжнародної реєстрації недійсною не може бути винесено компетентними органами цієї договірної сторони без надання власникові цієї міжнародної реєстрації можливості для захисту своїх прав в належний час. Публікація про остаточне рішення здійснена в офіційному бюлетені ВОІВ №2006/24. Відповідно до статті 3 Мадридської угоди міжнародна реєстрація надається тільки знакам, зареєстрованим у країні походження, будь-який знак, зареєстрований у відповідності з Мадридською угодою підпадає під положення статті 6 quinquies Паризької конвенції, яка визначає, що кожний товарний знак, належним чином зареєстрований в країні походження, може бути заявлено в інших країнах Союзу і охороняється таким, яким він є, із застереженнями, зазначеними даною статтею. Таке застереження наведене у пункті „В” цієї статті та визначає, що товарні знаки можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійними лише в певних випадках на підставах, наведених у цьому пункті, при чому, застосуванням ст. 10 bis щодо забезпечення захисту від недобросовісної конкуренції. Застереження пункту „С” визначає, що для визначення, чи може знак бути предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо термін використання знака.

Відповідач 2 за первісним позовом стверджує про те, що правова охорона знаку „ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією №784523 надана на законних підставах і в порядку, передбаченому законодавством України та міжнародними договорами.

Відповідач 2 за первісним позовом також вказує на пропуск позивачем за первісним позовом строків позовної давності.

Компанія „Арома С.А.” (позивач за зустрічним позовом) звернулася до суду з позовом до Барза Неагра СІА (відповідач за первісним позовом) про визнання міжнародної реєстрації №729685В на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”, зареєстрованої на ім”я Компанії „Барза Неагра, СІА”, в Україні недійсною повністю; зобов”язання Державного підприємства «Український інститут промислової власності Міністерства освіти і науки України»повідомити міжнародне бюро ВОІВ про визнання недійсною повністю в Україні міжнародної реєстрації №729685В на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”.

Позовні вимоги позивач за зустрічним позовом обґрунтовує тим, що міжнародна реєстрація №729685В має бути визнана на території України недійсною повністю, оскільки знак за цією міжнародною реєстрацією не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки її власник є недобросовісним набувачем міжнародної реєстрації №729685В на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”.

Позивач за зустрічним позовом також вважає, що знаку для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією №729685В надано правову охорону в Україні з порушенням моральних засад суспільства та суспільних інтересів, оскільки надання такої реєстрації стало перепоною для поставки на український ринок коньяків „ЧЕРНЫЙ АИСТ” молдовським виробником ОСОБА_2., створило можливість введення в оборот під знаком „ЧЕРНЫЙ АИСТ” коньяку іншого походження, ніж Молдова, здатного вводити споживачів в оману щодо властивостей товару, місця його походження та виробника та надало недобросовісному набувачу права на чужий пріоритетний знак.

Компанія „Барза Неагра, СІА” у наданому відзиві на зустрічну позовну заяву та представник останнього у судових засіданнях зустрічні позовні вимоги Компанії „Арома С.А.” заперечував, у задоволенні зустрічного позову просив відмовити, посилаючись на те, що позивачем за зустрічним позовом не доведено наявність фактів, на які він посилається і якими обґрунтовує свій позов та які, на його думку, підтверджують наявність у нього будь-яких прав на позначення „ЧЕРНЫЙ АИСТ” в Україні до 14.02.2000 р. (дата міжнародної реєстрації №729685 В).

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України у наданому відзиві на зустрічну позовну заяву та представник останнього у судових засіданнях зустрічні позовні вимоги заперечував, у їх задоволенні просив відмовити, посилаючись на наступне. Згідно з пунктом 1 статті 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Відповідно до п. 4.3.1.1. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 р. та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 р. за №276/812, під час перевірки позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови у наданні правової охорони, відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлюється: чи не належить заявлений знак до позначень порнографічного характеру, чи не містить антидержавних, расистських лозунгів, емблем та найменувань екстремістських організацій, нецензурних слів та виразів тощо. Знак „ЧЕРНЫЙ АИСТ” не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі в розумінні пункту 1 статті 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Поняття „пріоритет” чітко визначено у статті 9 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, статті 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. та статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, згідно з якими будь-яка особа, що належним чином подала заявку на товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету. Строк пріоритету для товарних знаків складає шість місяців. При цьому, відлік цього строку починається з дати подання першої заявки. Відповідно до відомостей з бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності „ROMARIN” датою подання національної (базової) заявки за міжнародною реєстрацією №784523 є 21.01.1999 р., тобто шестимісячний строк прав на пріоритет за цією заявкою закінчився ще 21.07.1999 р. При проведенні експертизи міжнародної реєстрації №729685В у закладу експертизи не було підстав для застосування норми абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, тобто підстав для відмови через оманливість знака або можливість введення в оману щодо товару або особи, яка його виробляє. Відповідно до пункту 8 статті 10 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони. Позивач за зустрічним позовом наданою можливістю не скористався, своє мотивоване заперечення проти вищевказаної міжнародної реєстрації не надав. На момент укладення агентського договору (станом на 13.10.1997 р.) позивач за зустрічним позовом ще не був власником знака в одній з країн Союзу, оскільки національна реєстрація знака позивача за зустрічним позовом була здійснена тільки 21.01.1999 р., тому стаття 6septies Паризької конвенції не може бути застосована до даних спірних відносин.

Ухвалою Господарського суду від 08.11.2010 року, розгляд справи відкладено на 22.11.2010 р. о 14:50 год. та залучено до участі у справі в якості відповідача-2 за зустрічним позовом - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

В судовому засіданні, призначеному на 22.11.2010 оголошено перерву до 29.11.2010 року о 14:00 год.

В судовому засіданні призначеному на 29.11.2010 року позивач за первісним позовом позовні вимоги підтримав, проти задоволення зустрічного позову заперечував.

Представник Держдепартаменту проти задоволення первісного і зустрічного позову заперечував.

Позивач за зустрічним позовом в судове засідання не зявився, вимоги ухвали суду від 08.11.2010 року не виконав.

В судовому засіданні, призначеному на 29.11.2010 року, позивач за первісним позовом, представник Держдепартаменту та третя особа звернулися зі спільним клопотанням про продовження строків розгляду справи. Клопотання судом задоволено.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2010 року відкладено розгляд справи на 17.12.2010 р. о 10:20 год. та надано можливість сторонам і третій особі надати суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представник позивача за зустрічним позовом через відділ діловодства Господарського суду міста Києва 13.12.2010 року звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи. Клопотання позивача за зустрічним позовом судом відхилено як необґрунтоване.

Представники позивача за первісним позовом, в судовому засіданні, призначеному на 17.12.2010 року, звернулися до суду з клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволено.

Представники позивача за первісним позовом, в судовому засіданні, призначеному на 17.12.2010 року, надали суду викладені в письмовому вигляді остаточні позовні вимоги.

Сторони та третя особа не надали суду перелік питань, які на їх думку, можуть бути поставлені на вирішення експерта та не запропонували суду судових експертів, яким на думку сторін і третьої особи, можливо доручити проведення судової експертизи у справі № 20/23-54/51.

Остаточне коло питань, які повинні бути розяснені судовим експертом, визначаються судом, відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи має бути доручено спеціалізованим установам чи безпосередньо особам які відповідають вимогам, встановленим Законом України “Про судову експертизу”.

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 “Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України” додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Предметом спору у даній справі є визнання міжнародних реєстрацій на знаки для товарів і послуг недійсними повністю. Отже, для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.6. “Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”. Таким чином, суд вважає за доцільне призначити судову експертизу безпосередньо атестованому за експертною спеціальністю 13.6. судовому експерту, який внесений до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції України.

Ухвалою суду від 17.12.2010 р., на підставі ст. ст. 79, 86 ГПК України, було призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності у справі № 20/23-54/51, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Наталії Миколаївні та зупинено провадження у справі.

15.06.2011 р. судовим експертом через відділ діловодства суду були повернуті матеріали справи № 20/23-54/51 разом з висновком експертизи.

Ухвалою суду від 16.06.2011 року поновлено провадження у справі № 20/23-54/51 та призначено розгляд справи на 11.07.11 року о 14:30.

07.07.2011 року судовий експерт через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надав суду пояснення до висновку судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

07.07.2011 року позивач за первісним позовом, через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надав суду докази оплати за проведення судової експертизи.

11.07.2011 року відповідач 2 за первісним позовом через відділ діловодства Господарського суду міста Києва повернув ухвалу суду від 16.06.2011 року, у звязку з припиненням представництва. Доказів припинення представництва, суду надано не було.

В судовому засіданні, призначеному на 11.07.11 року, позивач за первісним позовом та представник Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України звернулися до суду з спільним клопотанням про розгляд справи № 20/23-54/51 без здійснення технічної фіксації. Клопотання судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 11.07.11 року, позивач за первісним позовом надав суду пояснення по справі, в яких позовні вимоги за первісним позовом підтримав, в задоволенні позовних вимог за зустрічним позовом просив відмовити.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 11.07.2011 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін та третіх осіб, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

В С Т А Н О В И В:

Компанія „Барза Неагра, СІА” (позивач за первісним позовом) є власником міжнародної реєстрації №729685В на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ” для товарів та послуг 33 класу МКТП. Датою міжнародної реєстрації в Україні є 26.06.2000 р.

Компанія „Арома С.А.” (позивач за зустрічним позовом) є власником міжнародної реєстрації №784523 на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ” для товарів 33 класу МКТП (крім пива). Міжнародна реєстрація №784523 діє в Україні з 30.08.2004 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, повязані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, повязаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший обєкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До обєктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України, ч.1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., яка набула чинності для України 25.12.1991р., товарний знак, який має міжнародну реєстрацію, з дати реєстрації в Міжнародному бюро користується такою ж охороною в кожній із заявлених країн, як і знаки, що зареєстровані в цій країні за національною процедурою.

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач за первісним позовомзвернувся до суду з позовом про визнання міжнародної реєстрації № 784523 на знак для товарів і послуг "ЧЕРНЫЙ АИСТ", зареєстровану на імя ОСОБА_2, Молдова повністю недійсною.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Суд вважає, що позивач за первісним позовом належним чином довів факт порушення його виключних майнових прав інтелектуальної власності, що надає йому право звертатися до суду за їх захистом.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки (щодо міжнародної реєстрації № 784523 на знак «ЧЕРНЫЙ АИСТ», станом на - 30.08.2004 року, дату, з якої зазначена міжнародна реєстрація діє в Україні).

Отже, відповідність заявленого на реєстрацію знаку «ЧЕРНЫЙ АИСТ»(належного відповідачу 2 за первісним позовом) умовам його реєстрації повинна була визначатися відповідачем 1 за первісним позовом згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003р.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003р.).

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так, відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003р., не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6).

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг та із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна (в тому числі, міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою).

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Судом встановлено, що знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією №729685В та знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією №784523 є тотожними і зареєстрованими для однорідних товарів.

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що відповідно до чинного законодавства України, правова охорона знаку для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією №784523 не могла бути надана, оскільки існували всі підстави для відмови у її наданні, а саме: заявлений на реєстрацію знак був тотожним зі знаком позивача за первісним позовом і заявлявся на реєстрацію для однорідних товарів. Тобто, надання правової охорони знаку відповідача 2 за первісним позовом відбулося з порушенням прав позивача за первісним позовом.

Статтею 4 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. (далі Паризька конвенція) передбачено, що будь-яка особа, що належним чином подала заявку на патент, на винахід, корисну модель, промисловий зразок чи товарний знак в одній з країн Союзу, чи правонаступник цієї особи користується для подання заявки в інших країнах правом пріоритету протягом строків, зазначених нижче.

Підставою для виникнення права пріоритету визнається будь-яке подання заявки, що має силу правильно оформленого національного подання заявки відповідно до національного законодавства кожної країни Союзу або до двосторонніх чи багатосторонніх угод, укладених між країнами Союзу.

Згадані вище строки пріоритету складають шість місяців для промислових зразків і товарних знаків.

Частинами 1, 3 статті 9 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачено, що заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

Заявник, який бажає скористатися правом пріоритету, протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подає заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та її копію з перекладом на українську мову або документ, що підтверджує показ зазначеного знака на виставці, якщо ці заявка чи показ відповідно була подана чи було проведено у державі - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. У межах цього строку зазначені матеріали можуть бути змінені. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, то право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилається повідомлення.

В ході розгляду справи, відповідачі за первісним позовом не надали суду доказів існування пріоритету попередньої заявки відповідача 2 за первісним позовом. Натомість, відповідно до відомостей з бази даних Всесвітньої організації інтелектуальної власності „ROMARIN” датою подання національної (базової) заявки за міжнародною реєстрацією №784523 є 21.01.1999 р., тобто шестимісячний строк права на пріоритет за цією заявкою закінчився 21.07.1999 р. Зазначене свідчить по те, що твердження Компанії „Арома С.А.” про пріоритетність її міжнародної реєстрації №784523 по відношенню до міжнародної реєстрації №729685В є безпідставним, не підтверджується жодними доказами та не ґрунтується на нормах чинного законодавства України та міжнародних актах.

Судом встановлено, що після попередньої відмови щодо міжнародної реєстрації №784523, відповідачем 1 за первісним позовом було прийняте остаточне рішення про надання в Україні правової охорони знаку „ЧЕРНЫЙ АИСТ” в повному обсязі, про що було здійснено публікацію в офіційному бюлетені ВОІВ №2006/24.

Відповідач 1 за первісним позовом вказує, що зазначене рішення було прийняте з урахуванням відомості на території України підприємства ОСОБА_2., як виробника відповідної продукції, маркованої знаком «ЧЕРНЫЙ АИСТ», відсутності можливості повязування продукції цього підприємства з іншим джерелом походження та зважаючи на тривалість і обсяги використання в Україні вказаного знаку, в результаті чого він набув розрізняльної здатності саме по відношенню до конкретного виробника - молдавського підприємства ОСОБА_2.

В матеріалах справи наявні документи про використання позначення „ЧЕРНЫЙ АИСТ” відповідачем 2 за первісним позовом, зокрема, і на території України, для товарів 33 класу МКТП «Алкогольні напої», а саме:

1. Копія диплому Міжнародного професійного конкурсу вин Москва 2000 про нагородження золотою медаллю коньяка ординарного «Черный Аист»АООТ «Арома»Молдова (т. 1. а.с. 71, т. 2. а.с. 56);

2. Копія диплому (т. 1. а.с. 72);

3. Копія диплому Міжнародного професійного конкурсу вин Москва 2001 про нагородження золотою медаллю коньяка ординарного «Черный Аист»АООТ «Арома»Молдова (т. 1. а.с. 73, т. 2. а.с. 57);

4. Копія диплому Тіраспольського винно-коньячного заводу »про нагородження срібною медаллю коньяка «Черный Аист»АООТ «Арома», Республика Молдова, Тірасполь 2002 (т. 1. а.с. 74, т. 2. а.с. 58);

5. Копія митної декларації від 11.03.2003 (т. 1. а.с. 75);

6. Копія рахунку фактури від 11.03.2003 (т. 1. а.с. 76);

7. Копія міжнародної накладної від 12.02.2003 (т.1. а.с. 77, т. 2. а.с. 52);

8. Копія рахунку- фактури № 31 від 06.08.2008 (т. 1. а.с. 78);

9. Копія рахунку- фактури № 17 від 12.05.2008 (т. 1. а.с. 79);

10. Копія рахунку- фактури № 16 від 25.03.2008 (т. 1. а.с. 79);

11. Копія рахунку фактури № 30 від 22.03.2001 (т. 2. а.с. 19);

12. Копія рахунку фактури № 48 від 14.05.2001 (т. 2. а.с. 20);

13. Копія рахунку фактури № 46 від 18.05.2001 (т. 2. а.с. 21);

14. Копія рахунку фактури № 70 від 10.07.2001 (т. 2. а.с. 22);

15. Копія рахунку фактури № 83 від 17.08.2001 (т. 2. а.с. 23);

16. Копія рахунку фактури № 108 від 04.10.2001 (т. 2. а.с. 24, а.с. 49);

17. Копія рахунку фактури № 136 від 21.10.2001 (т. 2. а.с. 25);

18. Копія рахунку фактури № 173 від 20.12.2001 (т. 2. а.с. 26, а.с. 51);

19. Копія рахунку фактури № 12 від 04.02.2002 (т. 2. а.с. 27);

21. Копія рахунку фактури № 55 від 13.03.2002 (т. 2. а.с. 28);

22. Копія рахунку фактури № 57 від 13.03.2002 (т. 2. а.с. 29);

23. Копія рахунку фактури № 164 від 04.07.2002 (т. 2. а.с. 30);

24. Копія рахунку фактури № 166 від 15.07.2002 (т. 2. а.с. 31);

25. Копія рахунку фактури № 3 від 14.01.2003 (т. 2. а.с. 32);

26. Копія рахунку фактури № 55 від 25.02.2003 (т. 2. а.с. 33);

27. Копія рахунку фактури № 64 від 04.03.2003 (т. 2. а.с. 34);

28. Копія рахунку фактури № 111 від 06.05.2003 (т. 2. а.с. 35);

29. Копія рахунку фактури № 43 від 01.06.2004 (т. 2. а.с. 36);

30. Копія рахунку фактури № 46 від 01.06.2004 (т. 2. а.с. 37);

31. Копія рахунку фактури № 66 від 16.08.2004 (т. 2. а.с. 38);

32. Копія інвойсу № 37 від 06.04.2005 (т. 2. а.с. 39);

33. Копія інвойсу № 38 від 06.04.2005 (т. 2. а.с. 40);

34. Копія інвойсу № 56 від 26.04.2005 (т. 2. а.с. 41);

35. Копія інвойсу № 57 від 26.04.2005 (т. 2. а.с. 42);

36. Копія рахунку фактури № 61 від 10.12.2004 (т. 2. а.с. 43);

37. Копія рахунку фактури № 62 від 10.12.2004 (т. 2. а.с. 44);

38. Копія рахунку фактури № 31 від 06.08.2008 (т. 2. а.с. 45);

39. Копія рахунку фактури № 17 від 12.05.2008 (т. 2. а.с. 46);

40. Копія рахунку фактури № 16 від 25.03.2008 (т. 2. а.с. 47);

41. Копія декларації № 207990/503 від 09.10.2001 (т. 2. а.с. 48);

42. Копія декларації № 207990/657 від 20.12.2001 (т. 2. а.с. 50);

43. Копія декларації № 207990/234 від 21.05.2002 (т. 2. а.с. 52);

44. Копія міжнародної накладної від 22.05.2002 (т. 2. а.с. 54);

45. Копія рахунку фактури № 131 від 20.05.2002 (т. 2. а.с. 55);

46. Копія контракту від 27.08.2007 (т. 2. а.с. 114-118);

47. Копія контракту № 27 V від 19.02.2001 (т. 2. а.с. 119-122);

48. Копія специфікацій до контракту № 27 V від 19.02.2001 (т. 2. а.с. 123-124).

Здійснивши аналіз перелічених доказів, суд прийшов до висновку, що всі документи датуються після здійснення міжнародної реєстрації № 729685В на території України (26.06.2000).

Виходячи з наведеного, суд прийшов до висновку, що відповідачі за первісним позовом не надали суду належних доказів, які б свідчили про використання позначення «ЧЕРНЫЙ АИСТ» відповідачем 2 за первісним позовом на території України до дати міжнародної реєстрації №729685В на знак для товарів і послуг «ЧЕРНЫЙ АИСТ».

Отже, твердження відповідача 1 за первісним позовом про відомість на території України підприємства ОСОБА_2., як виробника продукції, маркованої знаком «ЧЕРНЫЙ АИСТ», відсутність можливості повязування продукції цього підприємства з іншим джерелом походження, а також тривалість і обсяги використання в Україні вказаного знаку та набуття розрізняльної здатності позначення «ЧЕРНЫЙ АИСТ»саме по відношенню до конкретного виробника - молдавського підприємства ОСОБА_2. є такими, що не підтверджується зібраними у справі доказами.

Відповідно до відзиву на позовну заяву відповідач 2 за первісним позовом проти задоволення позовних вимог заперечував з огляду на пропуск позивачем за первісним позовом строків позовної давності відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 258 Цивільного кодексу України (надалі ЦК України).

Позовна давність це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (ст. 256 ЦК України).

В ч. 3 ст. 267 ЦК України передбачено правило, згідно з яким позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судом рішення.

Розгляд справи № 20/23-54/51 здійснювався судом із застосуванням строків позовної давності.

Статтею 257 ЦК України передбачено що загальна позовна давність встановлюється тривалістю в три роки.

Загальне правило початку перебігу позовної давності міститься у ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України: перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Зібрані у справі докази свідчать, що 03.05.2006 року Державним департаментом інтелектуальної власності прийняте рішення про територіальне поширення міжнародної реєстрації № 784523 на знак "ЧЕРНЫЙ АИСТ", про що 20.07.2006 року в офіційному бюлетені № 2006/24 була здійснена відповідна публікацію.

Отже, саме з 20.07.2006 року відраховується перебіг строку позовної давності.

Позовна заяву була подана позивачем за первісним позовом 24.12.2007 року, що підтверджується вхідним штампом відділу діловодства Господарського суду міста Києва. Отже, позивач за первісним позовом звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою про захист свого цивільного права та інтересу в межах строків позовної давності.

Враховуючи всі обставини справи позовні вимоги позивача за первісним позовом про визнання в Україні міжнародної реєстрації № 784523 на знак для товарів і послуг «ЧЕРНЫЙ АИСТ», зареєстрованої на імя ОСОБА_2., Молдова (AROMA S. A.) згідно Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків повністю недійсною є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач за первісним позовом також звернувся до суду з позовною вимогою про зобовязання відповідача 1 за первісним позовом сповістити міжнародне бюро ВОІВ про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № 784523 на знак для товарів і послуг «ЧЕРНЫЙ АИСТ».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. В ст. 2 цього закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.

За таких обставин, позовні вимоги позивача за первісним позовом про зобовязання відповідача 1 за первісним позовом сповістити міжнародне бюро ВОІВ про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № 784523 на знак для товарів і послуг «ЧЕРНЫЙ АИСТ»є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

В ході розгляду справи по суті, суд прийшов до висновку, що надані позивачем за первісним позовом докази а саме: ліцензійний договір № 0011 від 31.07.2002 року, акт про зарахування виконання зобовязань ліцензіата від 30.01.2004 року, договір № 731, додатки № 1, № 2, № 3 до договору № 731, сертифікат реєстрації від 17.03.2003 року, заява ОСОБА_6, інформація про відвантаження продукції, контракт від 14.09.2001 року, контракт № 51 С, ліцензійний договір від 18.12.2003 року, ліцензійний договір від 31.05.2005 року з додатками, ліцензійний договір від 02.01.2006 року з додатками, технологічна інструкція по виробництву коньяку «ЧОРНИЙ ЛЕЛЕКА» не мають значення для розгляду справи по суті.

Компанія "Арома С.А." (позивач за зустрічним позовом), з урахуванням положень ст. 15, 16, 20 Цивільного кодексу України, звернулася до суду з позовом до Барза Неагра СІА (відповідач 1 за зустрічним позовом) про визнання міжнародної реєстрації №729685В на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”, зареєстрованої на імя Компанії „Барза Неагра, СІА”, в Україні недійсною повністю та зобовязання Державного підприємства «Український інститут промислової власності Міністерства освіти і науки України»повідомити міжнародне бюро ВОІВ про визнання недійсною повністю в Україні міжнародної реєстрації №729685В на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2010 року суд залучив до участі у справі в якості відповідача-2 за зустрічним позовом - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, оскільки саме на таку Установу покладено обовязок повідомляти Міжнародне бюро ВОВІ про визнання міжнародної реєстрації недійсною.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлює умови надання правової охорони, а саме визначає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

З метою обєктивного вирішення спору у справі № 20/23-54/51, оскільки питання щодо оманливості знаку належить до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Наталії Миколаївні.

На вирішення експерта поставлено наступне питання:

- чи є знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 729685 В на знак для товарів і послуг “ЧЕРНЫЙ АИСТ”, що належить Компанії "Барза Неагра, СІА", оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар?

При наданні відповіді на поставлене питання експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 729685В на знак для товарів і послуг «ЧЕРНЫЙ АИСТ», що належить Компанії «Барза Неагра, СІА», не є оманливим та не є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар.

В ході розгляду справи по суті позивач за зустрічним позовом не надав суду належних доказів, які б свідчили, що відповідач 1 за зустрічним позовом є недобросовісним набувачем міжнародної реєстрації №729685В на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”; доказів того, що знаку для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ” за міжнародною реєстрацією №729685В надано правову охорону в Україні з порушенням моральних засад суспільства та суспільних інтересів.

На виконання обовязкових вказівок, щодо зясування, якими саме документами підтверджується факт визнання недійсним акта передачі прав на знак за реєстрацією № М 43557, чи виключено знак “ЧЕРНЫЙ АИСТ” за реєстрацією № М43557 з національного реєстру, чи вимагало відомство країни походження виключити торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 729685В з Міжнародного реєстру та чи здійснено таке виключення, викладених в Постанові Вищого господарського суду України від 30.03.2009 р. у справі № 20/23, ухвалами суду від 08.11.10 року, 29.11.10 року у сторін були витребувані відповідні докази.

Позивач за зустрічним позовом жодних доказів на виконання вимог ухвал Господарського суду міста Києва від 08.11.2010 року, 29.11.10 року суду не надав, з клопотаннями про витребування доказів, в порядку ст. 38 ГПК України до суду не звертався.

Позивач за первісним позовом надав суду витяг з державного реєстру товарних знаків Латвійської республіки станом на 14.12.2010 року щодо реєстрації знаку “ЧЕРНЫЙ АИСТ” № М43557 (дата реєстрації 20.03.1999 року).

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

За таких обставин, справу розглянуто за наявними в ній матеріалами, відповідно до положень ст. 75 ГПК України.

При розгляді спору по суті, судом враховано положення п. 2) ст. 6 Мадридської угоди, відповідно до яких, по закінченні строку в пять років від дати міжнародної реєстрації, ця реєстрація стає незалежною від національного знака, попередньо зареєстрованого в країні походження.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги про визнання міжнародної реєстрації №729685В на знак для товарів та послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”, зареєстрованої на імя Компанії „Барза Неагра, СІА”, в Україні недійсною повністю та повідомлення про це Міжнародного бюро ВОВІ є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

В ході розгляду справи суд прийшов до висновку, що подані позивачем за зустрічним позовом та наявні в матеріалах справи копії рішень судової колегії по цивільним справам Ризького окружного суду від 27.12.2007 року, колегії по цивільним справам Ризького окружного суду від 28.02.2007 року та Палати по цивільним справам Верховного суду Республіки Латвія від 11.01.2005 року є неналежними доказами у справі відповідно до ст. 36 ГПК України, оскільки вони подані в неналежним чином засвідчених копіях, оригінали цих документів суду для огляду надані не були.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача. Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору.

Зібрані у справі докази свідчать, що позивач за первісним позовом здійснив оплату за проведення судової експертизи в розмірі 15228,00 грн. платіжним дорученням № 13590 від 21.01.11 р.

За таких обставин, на відповідача 2 за первісним позовом, як на особу внаслідок неправильних дій якої виник спір, покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118,00 грн., витрати на проведення судової експертизи в розмірі 15228,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 1, 33, 36, 41, 43, 49, 75, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1.Первісний позов задовольнити повністю.

2.Визнати в Україні міжнародну реєстрацію № 784523 на знак для товарів і послуг «ЧЕРНЫЙ АИСТ», зареєстровану на імя ОСОБА_2., Молдова (AROMA S. A.) згідно Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків повністю недійсною.

3.Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 21716978) сповістити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації №784523 на знак для товарів і послуг „ЧЕРНЫЙ АИСТ”.

4.Стягнути з Компанії „Арома С.А.” (Молдова, Кишиневу, MD-2004, вул. Т.Чорба, 38) на користь Компанії „Барза Неагра, СІА” (Латвія, LV 1010, Рига, Рупнієцибас ієла, 15-7) 85,00 (вісімдесят пять) грн. витрат по сплаті держмита, 118,00 (сто вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу 15228,00 (пятнадцять тисяч двісті двадцять вісім) грн. витрат на проведення судової експертизи.

5.Видати накази.

6.В задоволенні зустрічного позову відмовити повністю.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Гумега О. В.

Дата підписання

повного рішення: 15.07.2011 р.