Рішення № 17852406, 11.07.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/24811.07.11 За позовом Ф. Хоффманн-Ля Рош АГ (F. Hoffmann - La Roche AG)

до Міністерство охорони здоров"я України

«ОллМед Інтернешнл Інк». AllMed International Inc.

третя особа, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет

спору на стороні відповідачів Державна митна служба України

про припинення порушення прав власника патенту на винахід та визнання наказу

недійсним

Суддя Гумега О.В.

Представники :

від позивача: Сиклітенко В. В.

від відповідача 1: не з`явилися

від відповідача 2: Скороход В. С.

від третьої особи: Москаленко С. О.

СУТЬ СПОРУ:

F. Hoffmann - La Roche AG (Ф. Хоффманн-Ля Рош АГ) (позивач) звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Міністерства охорони здоров'я України (відповідач 1); AllMed International Inc (ОллМед Інтернешнл Інк.) (відповідач 2) про припинення порушення прав власника патенту на винахід та визнання наказу недійсним.

Позивач просить зобовязати ОллМед Інтернешнл Інк. припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який належить Ф. Хоффманн-Ля Рош АГ і охороняється патентом України № 39158; визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоровя України від 19 лютого 2009 р. № 107 “Про державну реєстрацію (перереєстрацію лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали” в частині державної реєстрації на імя компанії ОллМед Інтернешнл Інк. лікарського засобу “Ентал” у лікарських формах: таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг, № 10 х 6 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/01), таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг, № 10 х 12 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/02), таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/01) та таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/02) та покласти всі судові витрати на відповідача 2.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що Ф. Хоффманн-Ля Рош АГ (позивач) є власником патенту України № 39158 на винахід “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”. Патент було видано 15 червня 2001 р. на підставі заявки на видачу патенту № 93004687, поданої 17 грудня 1993 р. Передбачений ч. 4 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” двадцятирічний строк дії патенту мав закінчитись 17 грудня 2013 року. У відповідності до ч. 4 ст. 6 цього Закону, позивачем було подане клопотання про продовження строку дії патенту, обєктом якого є лікарський засіб, на пять років. Таким чином, зазначений патент діє на території України до 17 грудня 2018 р.

Позивач зазначає, що активною речовиною лікарського засобу “Ентал” у лікарських формах: таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг, № 10 х 6 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/01), таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг, № 10 х 12 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/02), таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/01) та таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/02) є речовина капецитабін, яка є обєктом винаходу, що належить позивачу і охороняється патентом України № 39158 на винахід “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”.

Позивач також зазначає, що після проведення державної реєстрації лікарських засобів компанії ОллМед Інтернешнл Інк, США (відповідач-2) внаслідок прийняття відповідачем 1 Наказу № 107 відповідачем-2 отримана фактична можливість імпортувати в Україну готові лікарські засоби з порушенням прав позивача на винахід, реалізувати в Україні ці засоби.

Ухвалою суду від 22.07.2009 р. порушено провадження у справі № 39/248 та призначено справу до розгляду на 07.09.2009 р. о 11:50 год.

Ухвалою суду від 28.07.2009 р., на підставі ст. ст. 65, 66, 67, 86 ГПК України, вжито заходи до забезпечення позову.

30.07.2009 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про повернення оригіналу довіреності. Судом клопотання задоволено.

Представник позивача 04.09.2009 р. через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи. Судом клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 07.09.2009 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 28.09.2009 р. о 10:20 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2009 року, строк вирішення спору у справі № 39/248 продовжено.

18.09.2009 р. представник відповідача 1 через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Судом клопотання задоволено.

Представник відповідача 1 в судовому засіданні, призначеному на 28.09.2009 року, подав клопотання про припинення провадження у справі.

Ухвалою суду від 28.09.2009 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 12.10.2009 р. о 10:10 год.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 12.10.2009 р., подав клопотання про витребування доказів. Судом клопотання задоволено.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 12.10.2009 р., подав заперечення на клопотання відповідача 1 про припинення провадження у справі. Клопотання відповідача 1 про припинення провадження у справі судом відхилено.

Ухвалою суду від 12.10.2009 р., на підставі ст. ст. 41, 77, 86 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 02.11.2009 р. о 10:50 год.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 02.11.2009 р., подав клопотання про витребування доказів. Судом клопотання задоволено.

Заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 41 ГПК України, для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою суду від 02.11.2009 року розгляд справи було відкладено на 23.11.2009 року та надано можливість сторонам і третій особі запропонувати господарському суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Позивач надав суду перелік питань, які, на його думку, повинні бути поставлені на вирішення експерта. Відповідач 1, відповідач 2 та третя особа наданим їм правом не скористалися та перелік питань, які необхідно поставити на вирішення експерта не надали.

Остаточне коло питань, які повинні бути розяснені судовим експертом, визначаються судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

В судовому засіданні, призначеному на 23.11.2009 року, представник Державного підприємства “Державний фармакологічний центр”Міністерства охорони здоровя України надав суду докази, яки були витребувані Господарським судом м. Києва в порядку ст. 38 ГПК України (запит від 12.10.2009 року № 06-37.1/2868).

Ухвалою суду від 23.11.2009 року призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, з урахуванням положень ст. 41 ГПК України в редакції що діяла на момент винесення цієї ухвали та зупинено провадження у справі № 39/248 до закінчення проведення судової експертизи.

06.06.2011 року до Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи у справі № 39/248 разом з матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.11 року, поновлено провадження у справі № 39/248 та призначено розгляд справи на 11.07.2011 об 11:30.

08.07.2011 року відповідач 2 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи до 15.09.2011 року у звязку з необхідністю виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 14.06.2011 року.

В судовому засіданні, призначеному на 11.07.11 року, відповідач 2 підтримав подане ним клопотання про відкладення розгляду справи. Клопотання відповідача 2 судом відхилено як необґрунтоване.

11.07.2011 року відповідач 1 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва звернувся з клопотанням про відкладення розгляду справи у звязку з неможливістю направлення представника відповідача 1 в судове засідання. Клопотанння відповідача 1 судом відхилено як необґрунтоване з огляду на те що з урахуванням приписів ст. 28 ГПК України Фечишак В. А. та Волік Я. В. не є єдиними особами що можуть представляти інтереси відповідача 1 в суді.

В судовому засіданні, призначеному на 11.07.11 року, позивач звернувся з усним клопотанням про долучення додаткових доказів до матеріалів справи. Клопотання позивача 1 судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 11.07.2011 року, відповідач 2 звернувся до суду з клопотанням про призначення повторної судової експертизи. Клопотання відповідача 2 судом відхилено як необґрунтоване, оскільки висновок судового експерта містить докладний опис проведених досліджень і містить обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Крім того, відповідач 2 не надав суду доказів того, що зазначення судовим експертом на сторінці 6 висновку судової експертизи в описі речовини, що є обєктом винаходу за патентом України № 39158 терміну сольвенти замість терміну сольвати вплинуло на хід експертного дослідження та на висновки судового експерта.

Позивач надав додаткові письмові пояснення по справі, в яких підтримав позовні вимоги.

Відповідач 2 надав суду усні пояснення по справі та заперечував проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що позивачем належними засобами доказування не доведено порушення його прав на винахід.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 11.07.2011 р., відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Ф. Хоффманн-Ля Рош АГ (F. Hoffmann - La Roche AG) (позивач) є власником патенту України № 39158. Дата набрання чинності патенту 15.06.2001 року, заявка № 93004687 від 17.12.1993 року, очікувана дата закінчення терміну дії патенту 17.12.2018, наведене підтверджується випискою з Державного реєстру патентів України на винаходи від 08.07.2011 року.

Судом враховано, що відповідно до довідки з торгового реєстру Ф. Хоффманн-Ля Рош Аг, Ф. Хоффманн-Ля Рош СА, Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд є корпорацією, що існує за законами Швейцарії.

Зібрані у справі докази свідчать, що позивач отримав реєстраційні посвідчення № Р. 10.01/03829 і № UA/5142/01/01 на лікарський засіб «Кселода», що містять 500 мг і 150 мг капецитабіну від 10.10.2006 року.

Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, повязані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, повязаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший обєкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До обєктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать винаходи.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології (ч. 2 ст. 459 ЦК України).

Відповідно до ст. 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на винахід, засвідчується патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є: винахідник, автор промислового зразка; інші особи, які набули прав на винахід, за договором чи законом (ст. 463 ЦК України).

Стаття 464 ЦК України встановлює, що майновими правами інтелектуальної власності на винахід є: 1) право на використання винаходу; 2) виключне право дозволяти використання винаходу (видавати ліцензії); 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Встановлені способи захисту цивільних прав та інтересів, зокрема, ними можуть бути:

-визнання прав;

-визнання правочину недійсним;

-припинення дії, яка порушує право;

-відновлення становища, яке існувало до порушення;

-примусове виконання обовязку в натурі;

-зміна правовідношення;

- припинення правовідношення;

-відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди;

-відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

-визнання незаконним рішення.

Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Ст. 20 ГК України встановлює, що кожний субєкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси захищаються шляхом визнання наявності або відсутності прав, визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади, актів інших субєктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси субєкта господарювання.

Стаття 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" встановлює способи захисту прав, зокрема визначає, що захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. При цьому юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач звернувся до суду з позовними вимогами про зобовязання Компанію "ОллМед Інтернешнл Інк." припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який належить Компанії «Ф. Хоффман Ля Рош АГ»і охороняється патентом України № 39158 та визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоровя України від 19 лютого 2009 р. № 107 “Про державну реєстрацію (перереєстрацію лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали” в частині державної реєстрації на імя компанії ОллМед Інтернешнл Інк. лікарського засобу “Ентал” у лікарських формах: таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг, № 10 х 6 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/01), таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг, № 10 х 12 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/02), таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/01) та таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/02).

Судом встановлено, що Міністерство охорони здоровя України (відповідач 1) видало наказ від 19 лютого 2009 р. № 107 “Про державну реєстрацію (перереєстрацію лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали” яким перереєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 2), а саме: лікарський засіб “Ентал” у лікарських формах: таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг, № 10 х 6 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/01), таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг, № 10 х 12 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/02), таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/01) та таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/02), заявником вказано Компанію ОллМед Інтернешнл Інк.(відповідач 2).

В преамбулі цього наказу вказано, що він прийнятий відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", пункту 5 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 N 376, на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів лікарських засобів та контролю якості тих, що подані на державну реєстрацію, проведеної Державним фармакологічним центром МОЗ України.

Зазначена перереєстрація здійснена за заявами відповідача 2, поданими в червні 2008 року, що підтверджується зібраними в матеріалах справи доказами.

З метою обєктивного вирішення спору у справі № 39/248, оскільки вказані питання, щодо порушення відповідачем 2 прав позивача на винахід, належать до предмету доказування до справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, господарським судом, з урахуванням положень ст. 41 ГПК України в редакції, що діяла на момент винесення ухвали суду від 23.11.2009 року, призначено судову експертизу.

На вирішення експерта поставлено питання чи використовується у лікарських засобах “Ентал” кожна ознака винаходу, що включена до незалежного пункту 1 та 6 формули патенту України № 39158 на винахід “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі” та чи використовується у лікарських засобах “Ентал” як активна речовина сполука, що є обєктом винаходу за п.п. 1-5 патенту України № 39158 на винахід “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”.

06.06.2011 р. судом одержано висновок № 683 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 06.06.2011 р. у господарській справі № 39/248 разом з матеріалами справи.

При наданні відповіді на поставлені питання експерт дійшов висновку що:

- лікарському засобі “Ентал”, реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/01, таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг, № 10 х 6 використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту 1 та 6 формули винаходу за патентом України № 39158 “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”;

- у лікарському засобі “Ентал”, реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/02, таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг, № 10 х 12 використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту 1 та 6 формули винаходу за патентом України № 39158 “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”;

- у лікарському засобі “Ентал”, реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/01, таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг in bulk № 10x10, використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту 1 та 6 формули винаходу за патентом України № 39158 “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”;

- у лікарському засобі “Ентал”, реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/02, таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг in bulk № 10x100, використано кожну ознаку винаходу, що включена до незалежного пункту 1 та 6 формули за патентом України № 39158 “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”;

- у лікарському засобі “Ентал” (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/01, таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг, № 10 х 6) використовується в якості активної речовини сполука, яка є обєктом винаходу за п.п. 1, 3, 5 патенту України № 39158 на винахід “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”;

- у лікарському засобі “Ентал” (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/02, таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг, № 10 х 12) використовується в якості активної речовини сполука, яка є обєктом винаходу за п.п. 1, 3, 5 патенту України № 39158 на винахід “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”;

- у лікарському засобі “Ентал” (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/01, таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг in bulk № 10x100) використовується в якості активної речовина сполука, яка є обєктом винаходу за п.п. 1, 3, 5 патенту України № 39158 на винахід “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”;

- у лікарському засобі “Ентал” (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/02, таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг in bulk № 10x100) використовується в якості активної речовини сполука, що є обєктом винаходу за п.п. 1, 3, 5 патенту України № 39158 на винахід “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі”.

Як зазначено у висновку № 683 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 06.06.2011, судовий експерт ОСОБА_9, який проводив експертне дослідження, має вищу технічну освіту, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі, за спеціальністю 13.3 “Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями”.

Про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України судового експерта було попереджено.

Відповідно до ч. 5 ст. 31 ГПК України судовий експерт має право відмовитися від дачі висновку, якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обовязку.

З огляду на наведене, суд вважає, що висновок № 683 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 06.06.2011 р. складений кваліфікованим судовим експертом, відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Заперечення відповідача 2 з приводу того, що експертне дослідження проведено судовим експертом, який не має спеціальних знань, судом відхилено, оскільки воно не підтверджується жодними доказами.

Судом враховано, що відповідно до ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй. Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Виходячи з вищевикладеного, висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності № 683 обґрунтовано підтвердив факт порушення відповідачем 2 прав позивача на винахід, що охороняється патентом України № 39158, а саме: використання відповідачем 2 в лікарських препаратах “Ентал” кожної ознаки винаходу, що включена до незалежного пункту 1 та 6 формули винаходу за патентом України № 39158 “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі” та використання в лікарських засобах “Ентал” в якості активної речовини сполуки, що є обєктом винаходу за п.п. 1, 3, 5 патенту України № 39158 на винахід.

Як зазначалося, позивач є власником патенту України на винахід № 39158 “Похідні N4-оксикарбоніл заміщеного-5`-дезокси-5-фторцитидину та фармацевтичний препарат на їх основі” .

Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (ст. 28) встановлює, що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням винаходу визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

Суд прийшов до висновку про відсутність у відповідача 2 жодних правових підстав для використання винаходу за патентом України № 39158.

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях.

Відповідно до п. 56 Рекомендацій Вищого господарського суду України від 10.06.2004, № 04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", судам необхідно враховувати особливості процесу доказування у справах про позадоговірне порушення патентних прав. За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об'єкта права інтелектуальної власності, зокрема, промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об'єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об'єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об'єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

Виходячи з вище наведеного суд прийшов до висновку, що вчинення відповідачем 2 дій направлених на реєстрацію лікарських засобів «Ентал»свідчить саме про несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності, належних позивачу. За таких обставин, у позивача наявні всі підстави для захисту належних йому прав інтелектуальної власності.

Оцінивши зібрані докази в сукупності, суд прийшов до висновку, що позивач належними засобами доказування довів, що відповідач 2 здійснював використання винаходу, який належить позивачу та охороняється патентом України № 39158 без відповідного дозволу, способами, встановленими ст. 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

За таких обставин, позовні вимоги про зобовязання Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк»припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який належить Компанії «Ф. Хоффман Ля Рош АГ»і охороняється патентом України № 39158 є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Судом встановлено, що відповідач 1 здійснив реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів «Ентал» (наказ Міністерства охорони здоровя України від 19 лютого 2009 р. № 107 на імя відповідача 2, що призводить до порушень прав позивача, як власника патенту України на винахід № 39158.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом. При цьому законом встановлено, що в державній реєстрації може бути відмовлено у разі, коли внаслідок такої реєстрації будуть порушені захищені патентом чинні майнові права інтелектуальної власності, в тому числі, при виробництві, використанні, продажу лікарських засобів.

Як було встановлено в ході розгляду справи по суті, відповідачем 2 здійснюється порушення прав інтелектуальної власності позивача як власника патенту України на винахід № 39158.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Відповідно до ст. 16 ЦК України одним із способів захисту прав є саме визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади.

В силу ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Ст. 20 ГК України встановлює, що кожний субєкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів. Права та законні інтереси захищаються шляхом визнання наявності або відсутності прав, визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади, актів інших субєктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси субєкта господарювання.

Суд прийшов до висновку що у спірних правовідносинах з використання обєктів інтелектуальної власності відповідач 1 не здійснював владних управлінських функцій щодо позивача, тому не має ознак субєкта владних повноважень, що виключає можливість розгляду зазначеного спору в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

В рішенні Конституційного Суду, від 02.11.2004, № 15-рп/2004 зазначено, що відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи. Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права.

За таких обставин, позовні вимоги про визнання недійсним наказу Міністерства охорони здоровя України від 19 лютого 2009 р. № 107 “Про державну реєстрацію (перереєстрацію лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали” в частині державної реєстрації на імя компанії ОллМед Інтернешнл Інк. лікарського засобу “Ентал” у лікарських формах: таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг, № 10 х 6 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/01), таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг, № 10 х 12 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/02), таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/01) та таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/02) є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що підставою для задоволення позовних вимог в цій частині є саме порушення прав інтелектуальної власності позивача, як власника патенту України на винахід № 39158. Судом враховано, що оскільки відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 33 ГПК України, передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтується вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ст. 32 Господарського процесуального кодексу України).

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ст.44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2009 року у справі № 39/248 було зобов'язано позивача провести попередню оплату витрат по проведенню експертизи, відповідно до виставленого рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

Наявні у матеріалах справи докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в розмірі 10134,00 грн., що підтверджується копією платіжного доручення № 5564 від 30.11.2010 р.

За таких обставин,на відповідача 2, як на особу з вини якої виник спір у справі № 39/248, покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 315,00 грн., витрати на проведення судової експертизи в розмірі 10134,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги задовольнити повністю.

2.Зобовязати Компанію «ОллМед Інтернешнл Інк.»(AllMed international Inc.) (PO Box 10356. San Jos 95157. USA) припинити дії, спрямовані на використання у будь-який спосіб винаходу, який належить Компанії «Ф. Хоффман Ля Рош АГ»(Базель, Швейцарія, Гренцахерштрассе, 124, 4058 Базель, зареєстрована у Торговому реєстрі Кантону Базель 01.06.1989; рахунок № 2500155 00 у «Дойче Банк АГ», міжнародний номер банківського рахунку DE10 6807 0030 0250 0155 00 СВІФТ DEUTDE6FXXX, БІК DEUTDE6FXXX) і охороняється патентом України № 39158.

3. Визнати недійсним наказ Міністерства охорони здоровя України (01601, м. Київ, вул. Грушевського, 7; ідентифікаційний код 00012925) від 19 лютого 2009 р. № 107 “Про державну реєстрацію (перереєстрацію лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали” в частині державної реєстрації на імя компанії ОллМед Інтернешнл Інк. лікарського засобу “Ентал” у лікарських формах: таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг, № 10 х 6 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/01), таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг, № 10 х 12 (реєстраційне посвідчення № UA/0977/01/02), таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/01) та таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг in bulk № 10x100 (реєстраційне посвідчення № UA/0978/01/02).

4.Стягнути з Компанії «ОллМед Інтернешнл Інк.»(AllMed international Inc.) (PO Box 10356. San Jos 95157. USA) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Компанії «Ф. Хоффман Ля Рош АГ»(Базель, Швейцарія, Гренцахерштрассе, 124, 4058 Базель, зареєстрована у Торговому реєстрі Кантону Базель 01.06.1989; рахунок № 2500155 00 у «Дойче Банк АГ», міжнародний номер банківського рахунку DE10 6807 0030 0250 0155 00 СВІФТ DEUTDE6FXXX, БІК DEUTDE6FXXX) 85,00 грн. (вісімдесят пять) грн. 00 коп. державного мита, 315,00 (триста пятнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 10134,00 грн. (десять тисяч сто тридцять чотири грн.) 00 коп. витрат на проведення судової експертизи.

5.Видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Гумега О.В.

Дата підписання повного рішення: 14.07.2011 р.