Рішення № 17221105, 14.06.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 54/4914.06.11 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хенкель Україна"

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства

освіти і науки України

про визнання недійсним патенту НОМЕР_1 на промисловий зразок

Суддя Палій В.В.

Представники:

Від позивача не зявився

Від відповідачів 1. ОСОБА_1 предст. (дов. від 30.12.2010р.)

2. ОСОБА_2- предст. (дов. від 11.01.2010р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хенкель Україна" та Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності здійснити у офіційному бюлетені "Промислова власність" публікацію про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на видачу оскаржуваного патенту. Позивач також вважає, що оспорюваний патент видано з порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57076.

Ухвалою суду від 13.02.2009 р. порушено провадження у справі № 54/49, розгляд справи призначено на 13.03.2009 р.

У поданому відзиві відповідач-1 заперечив проти вимог позивача, посилаючись на те, що позивачем не надано належних та допустимих доказів невідповідності зареєстрованого промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 умовам патентоспроможності.

Представник відповідача-2 у поданому відзиві також заперечив проти вимог позивача з тих підстав, що позивачем не надано належних доказів на підтвердження того, що суттєві ознаки промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки. Крім того, відповідач-2 зазначив, що процедура набуття правової охорони промислових зразків не передбачає при проведенні експертизи перевірки промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності - новизні, виходячи з чого відповідач-2 не порушував вимог законодавства при видачі оспорюваного патенту.

Разом з позовом позивачем подано заяву про забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Хенкель Україна" подавати до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" заявки на видачу патентів України на промислові зразки, які є ідентичними промисловому зразку за патентом України НОМЕР_1 або є ідентичними будь-якому із варіантів даного промислового зразка;

- заборони Державному департаменту інтелектуальної власності видавати на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Хенкель Україна" патенти України на промислові зразки, які є ідентичними промисловому зразку за патентом України НОМЕР_1 або є ідентичними будь-якому із варіантів даного промислового зразка, а також реєструвати договори, у тому числі, ліцензійні договори щодо патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок та вчиняти інші дії, які можуть призвести до зміни правового статусу даного патенту.

Заяву позивача про забезпечення позову задоволено частково, заборонено Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України вносити до Державного реєстру патентів України на промислові зразки зміни, пов'язані зі зміною особи власника (власників) патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "Етикетка".

Представником позивача в судовому засіданні заявлено усне клопотання про витребування доказів, а саме витребування від відповідача-1 довідки про початок ввозу на митну територію України, а також про початок реалізації ним на території України товарів "Бреф гель для унітазу", які виробляються Хенкель Мадярорсаг Кфт. (Угорщина) та імпортуються і реалізуються ТОВ "Хенкель Україна"; витребування від відповідача-1 зразків всіх варіантів етикеток, які використовуються на товарах серії "Бреф гель для унітазу", які ввозилися ним на територію України; витребування від Державної митної служби України відомостей про початок та обсяг ввозу на митну територію України товарів "Бреф гель для унітазу", які виробляються Хенкель Мадярорсаг Кфт. (Угорщина) та імпортуються і реалізуються ТОВ "Хенкель Україна", з початку ввозу таких товарів на територію України по теперішній час.

На думку позивача, зазначені відомості мають значення для вирішення даного спору, оскільки дозволять встановити конкретну дату, з якої відповідач-1 почав ввозити на територію України та реалізовувати відповідні товари, а отже, і дату, з якої сукупність суттєвих ознак оспорюваного промислового зразку стала загальновідомою на території України. Відповідач-1 заперечив проти клопотання позивача.

Відповідно до ст. 38 ГПК України, якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський суд зобов'язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору. Оскільки вказані позивачем відомості мають значення для всебічного, повного, об'єктивного розгляду справи, судом задоволено клопотання позивача про витребування доказів.

Відповідачем-1 заявлено клопотання про проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, вирішення якого відкладено.

У зв'язку з необхідністю витребування нових доказів розгляд справи відкладено на 15.04.2009 року.

Ухвалою суду від 15.04.2009 р. розгляд справи відкладено на 13.05.2009 р.

У судовому засіданні 13.05.2009 р. представником позивача заявлено клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача компанію "Henkel Magyarorszag Kft".

Розгляд зазначеного клопотання відкладено до наступного судового засідання.

У судовому засіданні 13.05.2009 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалася перерва до 29.05.2009 р.

Розглянувши по суті клопотання позивача про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача-1 компанії "Henkel Magyarorszag Kft", суд відмовив у його задоволенні, оскільки позивачем не надано доказів того, що рішення у справі може вплинути на права та обов'язки компанії "Henkel Magyarorszag Kft" щодо однієї із сторін у справі.

У судовому засіданні 29.05.2009 р. представником відповідача-1 подано клопотання про зупинення провадження у справі, яке мотивоване тим, що у провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справи № 20/146 за позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Амальгама Люкс" та Державного департаменту інтелектуальної власності про дострокове припинення дії свідоцтва України № 57076 на знак для товарів і послуг "Морской бриз/Sea Breeze", яка, на думку позивача, пов'язана зі справою № 54/49, і вирішення справи 54/49 є неможливим до вирішення справи № 20/146.

У судовому засіданні 29.05.2009 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалася перерва до 17.06.2009 р. для надання представнику позивача можливості подати письмові заперечення проти клопотання про зупинення провадження у справі.

Розглянувши у судовому засіданні 17.06.2009 р. клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі, суд відмовив у його задоволенні виходячи з того, що за змістом ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва припиняється лише на майбутнє, а тому розгляд справи № 20/146 не перешкоджає розгляду справи № 54/49.

У судовому засіданні 17.06.2009 р. клопотання позивача про витребування доказів судом частково задоволено, розгляд справи відкладено на 08.07.2009 р.

02.07.2009 р. через відділ діловодства Господарського суду м. Києва представником позивача подано уточнення до клопотання про витребування доказів, у якому позивач просить витребувати у органів сертифікації кольорові копії етикеток товарів.

Розгляд зазначеного клопотання відкладено до отримання судом копій сертифікатів відповідності на товар "Bref WC-GEL Морской бриз".

У зв'язку з необхідністю витребування нових доказів, ухвалою суду від 08.07.2009 р. розгляд справи відкладено на 04.09.2009 р.

01.09.2009 р. через відділ діловодства суду позивачем подані письмові пояснення, якими позивач поінформував суд, про те, що у провадженні Господарського суду Миколаївської області знаходиться справа № 3/364/08, предметом розгляду якої є вимоги позивача про припинення порушення відповідачем прав на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57076.

Таким чином, за результатами розгляду справи № 3/364/08 Господарського суду Миколаївської області буде встановлено, чи порушуються права позивача використанням відповідачем етикетки, яка є обєктом охорони за оспорюваним патентом НОМЕР_1 на промисловий зразок.

При цьому, як на підставу своїх вимог у справі № 54/49 про визнання недійсним промислового зразка за патентом НОМЕР_1 позивач посилається на порушення його прав на знак для товарів і послуг "Морской Бриз/Sea Breeze" за свідоцтвом України № 57076 при видачі оспорюваного патенту та невідповідність промислового зразка критерію новизни.

Оскільки наявність чи відсутність фату порушення прав позивача входить до предмету доказування у справі № 54/49 та свідчить про наявність чи відсутність у позивача права на звернення до господарського суду із зазначеним позовом, справи № 54/49, що розглядається Господарським судом м. Києва, та № 3/364/08, що розглядається Господарським судом Миколаївської області, є повязаними.

Як передбачено ч. 1 ст. 79 ГПК України, господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Враховуючи наведене, ухвалою від 04.09.2009р. провадження у справі №54/49 зупинено.

14.10.2010р. судом одержано клопотання від ТОВ «Хенкель Україна»про поновлення провадження у справі №54/49, у звязку з тим, що 10.09.2009р. Господарським судом Миколаївської області прийнято рішення у справі №3/364/08, яке скасовано постановою Одеського апеляційного господарського суду від 18.05.2010р. №3/364/08, а вказана постанова залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 14.09.2010р. №3/364/08.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва №40 від 11.10.2010р. справа №54/49 передана для подальшого розгляду судді Палію В.В., у звязку з перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному та з метою уникнення затягування розгляду справи №54/49.

За наведених обставин, справа №54/49 прийнята до провадження суддею Палієм В.В.

У звязку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі №54/49, ухвалою від 18.10.2010р. провадження у даній справі поновлено, а справа призначена до розгляду на 09.11.2010р.

Представник позивача у судове засідання 09.11.2010р. не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

У судовому засіданні представник відповідача-1 подав суду пояснення, в яких просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог з підстав, наведених у поясненні.

У звязку з неявкою у судове засідання представника позивача та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 09.11.2010р. відкладено.

У судове засідання 30.11.2010р. представник позивача не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

У звязку з неявкою у судове засідання представника позивача та з метою витребування додаткових доказів по справі, розгляд справи 30.11.2010р. відкладено.

Представник позивача у судове засідання 21.12.2010р. не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

У судовому засіданні 21.12.2010р. суд прийшов до висновку про обґрунтованість поданого позивачем клопотання від 01.06.2009р. (яке отримано судом 02.07.2009р.) про витребування у органів сертифікації кольорових копій етикеток на товари, щодо яких відповідачу-1 були видані сертифікати відповідності, або їх оригіналів (у випадку неможливості зробити кольорові копії). Отримання вказаних доказів мотивовано тим, що для правильного вирішення спору необхідно, зокрема, встановити, чи використовувалась відповідачем-1 у термін понад 6 місяців до дати подачі заявки на видачу оскаржуваного патенту України НОМЕР_1 етикетка для товарів «Bref WC-GEL Морской бриз»(на підтвердження наявності або відсутності новизни промислового зразка «Етикетка»).

З метою витребування додаткових доказів по справі та у звязку з неявкою у судове засідання представника позивача, розгляд справи 21.12.2010р. відкладено.

18.01.2011р. судом одержано відповідь на вимогу суду від ДП «Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»із кольоровими копіями етикеток на товари, щодо яких відповідачу-1 були видані сертифікати відповідності, зареєстровані в Реєстрі за №UA1.027.0102251-06 із терміном дії з 17.07.2006р. по 16.01.2007р. та №UA1.027.0003230-07 із терміном дії з 15.01.2007р. по 15.01.2009р.

У судовому засіданні 18.01.2011р. суд прийшов до висновку про наявність підстав для призначення у справі №54/49 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до п. 5 Рекомендацій Вищого господарського суду від 29.03.2005, № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз'яснення судового експерта може бути поставлене питання, зокрема, про наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком).

Оскільки для розяснення питання щодо наявності новизни промислового зразка (який охороняється згідно патенту України НОМЕР_1) на дату подання заявки на видачу патенту, необхідні спеціальні знання, суд вважає за доцільне призначити у справі №54/49 судову експертизу обєктів інтелектуальної власності.

Згідно ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Для надання сторонам можливості запропонувати суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом та запропонувати експертну установу (експертів), якій доцільно доручити проведення експертизи, розгляд справи 18.01.2011р. відкладено.

26.01.2011р. судом одержано від відповідача-2 перелік питань, які відповідач-2 просить суд поставити на вирішення експерта.

У судовому засіданні 26.01.2011р. представник відповідача-1 надав суду письмові пояснення, у яких заперечив проти призначення у справі судової експертизи, з огляду на встановлені обставини у справі №3/364/08. У випадку призначення судом судової експертизи, відповідач-1 просить суд доручити її проведення Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії Правових Наук України. Визначення питань, які мають бути розяснені експертом, відповідач-1 залишив на розсуд суду.

Враховуючи те, що для розяснення питань, що виникли при вирішенні даного спору необхідні спеціальні знання, суд призначив у справі №54/49 судову експертизу обєктів інтелектуальної власності.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Суд вважав за доцільне доручити проведення судової експертизи атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів - ОСОБА_3, яка не є фахівцем державної спеціалізованої установи і має кваліфікацію судового експерта із правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.4 «Дослідження, повязані з промисловими зразками».

У звязку з наведеним, провадження у справі №54/49 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

17.05.2011р. судом одержано матеріали справи №54/49 із висновком №79/11-НМ судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р. за підписом експерта ОСОБА_3 Відповідно до експертного висновку - в матеріалах справи містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак другого та третього варіантів промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 від 12.05.2008р. стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього (03.04.2008р.).

У звязку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 17.05.2011р. провадження у справі №54/49 поновлено, а справа призначена до судового розгляду на 07.06.2011р.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні надав суду письмові пояснення по справі, у яких просить суд висновок №79/11-НМ судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р. відхилити, оскільки останній ґрунтується не на фактах, а на припущеннях.

У звязку з неявкою у судове засідання представника позивача, розгляд справи 07.06.2011р. відкладено.

В усних поясненнях представник відповідача-2 заперечив проти висновку №79/11-НМ судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р., який просить суд не приймати до уваги.

Проаналізувавши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником свідоцтва України №57076 від 15.12.2005р. на знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»щодо товарів 3, 16 та послуг 35 класів МКТП. Дата подання заявки 16.03.2004р.

ТОВ «Хенкель Україна»(відповідач-1 у справі) є власником патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА»у семи заявлених варіантах, який зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на промислові зразки 12.05.2008р. Дата подання заявки - 03.04.2008р. Дата, з якої є чинними права на промисловий зразок 12.05.2008р.

Позивач вважає, що промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони, відповідно, просить суд визнати його недійсним, з огляду на наступне.

Промисловий зразок «ЕТИКЕТКА»не є новим, оскільки сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на видачу оскаржуваного патенту (принаймні з грудня 2006року). Позивач також вважає, що оспорюваний патент видано з порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57076, оскільки варіанти 2 та 3 промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 містять словесне позначення «Морской Бриз», яке є схожим зі знаком для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який охороняється свідоцтвом України №57076 настільки, що їх можна сплутати.

Відповідач-1 у відзиві заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що позивачем не надано належних та допустимих доказів невідповідності зареєстрованого промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 умовам патентоспроможності. Щодо наданого позивачем у якості доказу придбаного промислового виробу «Бреф «гель для унітазу», на якому зазначено дату виробництва 15.12.2006., то відповідач-1 зазначає, що вказана дата свідчить виключно про дату виготовлення безпосередньо дезінфікуючого засобу як субстанції, яка жодним чином не повязана із наклеюванням спірної етикетки та датою реалізації товару. Використання спірної етикетки, яка потім була запатентована відповідачем-1 у вигляді варіантів промислового зразка «ЕТИКЕТКА» розпочалось з 01.01.2008р. на підставі розпорядження №12 директора з продажу ТОВ «Хенкель Україна»від 28.12.2007р. Попередні етикетки були знищені, оскільки не відносяться до документів, які підлягають тривалому зберіганню.

Відповідач-2 у відзиві проти позовних вимог заперечив, зазначаючи, що позивачем не надано належних доказів на підтвердження того, що суттєві ознаки промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки. Крім того, відповідач-2 зазначив, що процедура набуття правової охорони промислових зразків не передбачає при проведенні експертизи перевірки промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності - новизні, виходячи з чого відповідач-2 не порушував вимог законодавства при видачі оспорюваного патенту.

Ухвалою від 21.12.2010р. судом було витребувано у Державного підприємства «Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»кольорові копії етикеток на товари, щодо яких відповідачу-1 були видані сертифікати відповідності, зареєстровані в Реєстрі за №UA1.027.0102251-06 із терміном дії з 17.07.2006р. по 16.01.2007р. та №UA1.027.0003230-07 із терміном дії з 15.01.2007р. по 15.01.2009р.

На вимогу суду ДП «Закарпатський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»надано суду кольорові копії етикеток на товари, щодо яких відповідачу-1 були видані сертифікати відповідності, зареєстровані в Реєстрі за №UA1.027.0102251-06 із терміном дії з 17.07.2006р. по 16.01.2007р. та №UA1.027.0003230-07 із терміном дії з 15.01.2007р. по 15.01.2009р.

З метою всебічного, повного та обєктивного вирішення спору у справі №54/49 судом призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_3

На вирішення експерта поставлено питання щодо наявності у матеріалах справи №54/49 відомостей, за якими сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього (03.04.2008р.).

17.05.2011р. Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи №54/49 з висновком №79/11-НМ судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р., відповідно до якого зазначається, що в матеріалах справи містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак другого та третього варіантів промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 від 12.05.2008р. стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього (03.04.2008р.)

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні заявлених позовних вимог, з огляду на наступне.

Згідно ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»від 15.12.1993р. з наступними змінами та доповненнями, промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до п.1. ст. 25 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З урахуванням наявних у матеріалах справи №54/49 доказів, а саме, копій сертифікатів відповідності, які зареєстровані в Реєстрі за №UA1.027.0102251-06 із терміном дії з 17.07.2006р. по 16.01.2007р. та №UA1.027.0003230-07 із терміном дії з 15.01.2007р. по 15.01.2009р., листа ДП «Закарпаттястандартметрологія»від 12.01.2011р. про надіслання на виконання ухвали суду кольорових копій етикетом для товарів, безпосередньо кольорових копій етикеток, експерт у висновку №79/11-НМ судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р. зазначив, що усі суттєві ознаки другого та третього варіантів промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 присутні в ознаках, які характеризують етикетку №2 та етикетку №1 продукту WC-Gel Морской Бриз».

Етикетка продукту ef WC-Gel. Морской Бриз»була введена до господарського обігу станом, принаймні, на 17.07.2006р., відповідно до етикеток для товарів ( том 3 арк. справи 72, 73) на які був виданий Сертифікат відповідності Держспоживстандарту України від 17.07.2006р. серія ВБ №UA1.027.0102251-06 (том 2 арк. справи 119) та Сертифікат відповідності Держспоживстандарту України від 15.01.2007р. серія №UA1.027.0003230-07 (том 2 арк. справи 120), тобто, більш ніж за шість місяців до дати подання заявки на промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1, а саме, до 03.04.2008р.

Враховуючи наведене, згідно висновку експерта, в матеріалах справи містяться відомості, за якими сукупність суттєвих ознак другого та третього варіантів промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 від 12.05.2008р. стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на нього (03.04.2008р.).

Відповідачі заперечили проти висновку №79/11-НМ судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 10.05.2011р. зазначаючи, що лист ДП «Закарпаттястандартметрологія»від 12.01.2011р. з етикетками, який слугував основою експертного висновку не підтверджує, що товар з вказаними етикетками був запропонований для продажу необмеженій кількості споживачів та не доводить, що етикетки стали загальнодоступними у світі. Такий лист з етикетками доводить, що товар із згаданими етикетками був поданий до сертифікації. При цьому, сертифікат відповідності не зобовязує імпортувати товар і вводити його у вільний обіг, а є документом, який підтверджує відповідність імпортованого товару стандартам України і надає право імпортувати товар і вводити його у вільний обіг.

Проте, суд відхиляє зазначені посилання відповідачів, з огляду на наступне.

Як вбачається із сертифікатів відповідності, які зареєстровані в Реєстрі за №UA1.027.0102251-06 та №UA1.027.0003230-07, такі сертифікати мають обмежений термін дії (з 17.07.2006р. по 16.01.2007р., з 15.01.2007р. по 15.01.2009р.). Матеріали справи містять бухгалтерські довідки відповідача за підписом фінансового директора та головного бухгалтера (арк. справи 110, 111 том 1) про те, що станом на 18.12.2008р. загальний обсяг імпортованого на територію України товару гелю для унітазу під торговою марки «Bref»із нанесенням позначення «Морський Бриз» складає 1761 848 одиниць, з них реалізовано на території України станом на 18.12.2008р. -1393 631 одиниць. Доказів на підтвердження того, що у період з 17.07.2006р. (початок дії виданого сертифікату відповідності №UA1.027.0102251-06) відповідачем-1 реалізовувалась на території України продукція із іншими етикетками, ніж та, на яку було одержано сертифікати відповідності, матеріали справи не містять. Таким чином, за відсутності належних та допустимих доказів на підтвердження протилежного, суд приходить до висновку, що у період з 17.07.2006р. до господарського обігу відповідачем-1 було введено продукцію гель для унітазу із використанням етикеток, які були подані до ДП «Закарпаттястандартметрологія»для отримання сертифікатів відповідності №UA1.027.0102251-06 та №UA1.027.0003230-07. Відповідно, суд критично оцінює твердження відповідача-1 про те, що використання спірної етикетки, яка потім була запатентована відповідачем-1 у вигляді варіантів промислового зразка «ЕТИКЕТКА» розпочалось з 01.01.2008р. на підставі розпорядження №12 директора з продажу ТОВ «Хенкель Україна»від 28.12.2007р., оскільки органом сертифікації надано суду кольорові копії етикеток для продукції, на яку відповідачу-1 були видані сертифікати відповідності із терміном дії з 17.07.2006р. по 16.01.2007р. та з 15.01.2007р. по 15.01.2009р., одна з яких є тотожною етикетці, що міститься на наданому позивачем у якості доказу промисловому виробі. Доказів на підтвердження використання інших етикеток для продукції, яка вводилась в обіг у період з 17.07.2006р., матеріали справи не містять.

Суд оцінює висновок експертизи №79/11-НМ як належний доказ у справі №54/49.

З урахуванням наведеного, суд погоджується з твердженням позивача про відсутність новизни промислового зразка «ЕТИКЕТКА»за патентом України НОМЕР_1 частково, а саме, в частині другого та третього варіантів промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 від 12.05.2008р.

У той же час, суд відмовляє позивачу у задоволенні заявлених позовних вимог, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Відповідно до ст. 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

В обґрунтування порушеного права, що стало підставою для звернення з позовом до суду, позивач посилається на те, що оскаржуваний патент видано з порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57076, оскільки варіанти 2 та 3 промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 містять словесне позначення «Морской Бриз», яке є схожим зі знаком для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який охороняється свідоцтвом України №57076 настільки, що їх можна сплутати.

Проте, як встановлено у постанові Одеського апеляційного господарського суду від 18.05.2010р. у справі №3/364/08, яка залишена без змін постановою Вищого господарського суду України від 14.09.2010р., комбіноване позначення у вигляді етикетки WC-Gel. Морской Бриз», до складу якого входить словесне позначення «Морской Бриз»не є схожим зі знаком для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який охороняється свідоцтвом України №57076 настільки, що його можна сплутати, щодо наведених у свідоцтві товарів за 3, 16, 35 класами МКТП та не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари чи надає відповідні послуги.

Отже, встановивши відсутність з боку ТОВ «Хенкель Україна»факту порушення прав ТОВ «Амальгама Люкс», суд відмовив у задоволенні заявлених позовних вимог про припинення порушення прав власника свідоцтва України №57076 на знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE»та заборону використовувати позначення «МОРСКОЙ БРИЗ»на товарах 03 класу МКТП, для яких знак зареєстрований.

Відповідно до ч. 2 ст. 35 ГПК України факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори), за винятком встановлених рішенням третейського суду, під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

З урахуванням встановленого судом у справі №3/364/08 факту відсутності порушення з боку ТОВ «Хенкель Україна»прав ТОВ «Амальгама Люкс»на знак для товарів і послуг «МОРСКОЙ БРИЗ SEA BREEZE», який охороняється свідоцтвом України №57076, суд приходить до висновку, що позивачем не доведено наявності порушеного права або охоронюваного законом інтересу, які б потребували захисту у судовому порядку, шляхом звернення із даним позовом до суду.

За наведених обставин, суд відмовляє у задоволенні заявлених позовних вимог про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок та похідної позовної вимоги про зобовязання віповідача-2 здійснити в офіційному бюлетені «Промислова власність»публікацію про визнання недійсним патенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок».

Судові витрати у відповідності до ст. 49 ГПК України покладаються позивача, у звязку з відмовою у задоволенні заявлених позовних вимог.

При цьому, суд зазначає, що згідно з ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2011р. витрати по проведенню експертизи було покладено на позивача, проте, згідно супровідного листа експерта від 10.05.2011р. до висновку судової експертизи повідомляється, що вартість експертизи ТОВ «Амальгама Люкс»сплачена не була. Доказів на доведення протилежного матеріали справи не містять. За наведених обставин, з позивача на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертне бюро з питань інтелектуальної власності», працівником якої є експерт Мещерякова Н.М., підлягає стягненню вартість судової експертизи у визначеному експертом розмірі -15228,00грн.

Заходи забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2009р. по справі №54/49, підлягають скасуванню.

Керуючись ст. ст. 49, 68, 82- 85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс»(м. Миколаїв, вул. Громадянська, 119, офіс 109, код ЄДРПОУ 32719869) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Експертне бюро з питань інтелектуальної власності»(м. Київ, вул. Костянтинівська, 32, офіс 9, код ЄДРПОУ 35849898) 15228 (п'ятнадцять тисяч двісті двадцять вісім) грн. 00коп. вартість судової експертизи.

3. Заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2009р. по справі №54/49, скасувати.

4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його оголошення.

Суддя В.В. Палій