Рішення № 15928265, 31.05.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/9531.05.11 За позовом Мегаінфарм ГмбХ («Megainpharm GmbH») До Закритого акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»

Про стягнення 58141,70 доларів США

Суддя Палій В.В.

Представники сторін:

від позивача ОСОБА_1.- предст. (дов. від 10.01.2011р.)

від відповідача ОСОБА_2- предст. (дов. від 20.09.2010р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позовні вимоги заявлені про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 58141,70 доларів США, яка виникла внаслідок невиконання відповідачем своїх зобовязань по сплаті роялті від кожної одиниці реалізованої відповідачем продукції, позначеної товарним знаком «ОКОМІСТИН», що передбачено умовами Ліцензійного договору про передачу права на використання знака для товарів і послуг на території України від 25.04.2008р. Також, позивач просить суд стягнути з відповідача 581,42 доларів США державного мита, 236,00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.04.2011р. суддею Палієм В.В. порушено провадження у справі №20/95, позовну заяву прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 17.05.2011р.

16.05.2011р. через відділ діловодства суду позивачем надано на вимогу ухвали суду детальний розрахунок визначеної у позові кількості реалізованих флаконів.

16.05.2011р. через відділ діловодства суду позивачем надано додаткові пояснення по справі.

У судовому засіданні 17.05.2011р. представник відповідача надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти позовних вимог, зазначаючи, що поставлені відповідачем лікарські засоби, марковані знаком «ОКОМІСТИН» на користь ТОВ «Інфамед»не оплачені останнім, у звязку з чим відповідач звертався з позовом до суду про стягнення боргу з боржника. Проте, не дивлячись на прийняте судове рішення, яким позовні вимоги були задоволені, заборгованість перед відповідачем не оплачена та складає 983109,67грн. Отже, товар, маркований позначенням «ОКОМІСТИН», фактично не реалізований відповідачем на користь ТОВ «Інфамед», а переданий без отримання оплати з боку ТОВ «Інфамед». Отже, до моменту повної оплати продукції ТОВ «Інфамед» у відповідача немає зобовязань по підписанню Акту про обсяги реалізації (продажу) продукції та сплати роялті на користь позивача за продану продукцію. Також, відповідач посилається на те, що позивач та ТОВ «Інфамед», який не виконав обовязку по оплаті переданої продукції, є повязаними особами, які узгоджено здійснюють господарську діяльність та намагаються завдати шкоди інтересам відповідача, стягнути з відповідача роялті за використання знаку для товарів і послуг на продукції, виробленої відповідачем для потреб повязаної юридичної особи ТОВ «Інфамед», яка фактично отримала таку продукцію безоплатно. Враховуючи наведене, відповідач просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Представник відповідача надав суду роздруківку із сайту ДП «Український інститут промислової власності»щодо зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг. Так, згідно наданої інформації, власником знаку для товарів і послуг «ОКОМІСТИН»за свідоцтвом України №НОМЕР_1 є ОСОБА_3 а не позивач у справі. У звязку з наведеним, відповідач просив суд витребувати у позивача укладений між ним та ОСОБА_3 договір на передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №НОМЕР_1.

Клопотання судом задоволено.

У судовому засіданні 17.05.2011р. судом оголошено перерву до 24.05.2011р., для надання можливості сторонам спору надати додаткові докази по справі.

23.05.2011р. судом одержано письмові пояснення від представника позивача, в яких останній зазначає, що вимоги позивача про стягнення заборгованості стосуються періоду, протягом якого позивач був законним власником свідоцтва України №НОМЕР_1. Отже, діями відповідача були порушені законні права та інтереси позивача та була завдана суттєва матеріальна шкода. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошових зобовязань. Невиконання зобовязань контрагентами боржника не звільняють його від обовязку зі сплати роялті позивачу. Аргументи відповідача щодо повязаності позивача та ТОВ «Інфамед»є безпідставними та надуманими.

У судовому засіданні 24.05.2011р. судом оголошено перерву до 31.05.2011р.

У судовому засіданні 31.05.2011р. представник позивача в усних пояснення підтримав заявлені позовні вимоги, представник відповідача проти позовних вимог заперечив.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, -

в с т а н о в и в :

Відповідно до рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 10.04.2008р. в офіційному бюлетені «Промислова власність» було опубліковано відомості про передачу Мегаінфарм ГмбХ (позивачу по справі) права власності на знаки згідно свідоцтв України №№НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_3 та внесено зазначені відомості до Державного реєстру свідоцтв України. Дата реєстрації - 25.04.2008р.

Відповідно до рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 07.12.2010р. в офіційному бюлетені «Промислова власність» було опубліковано відомості про передачу на користь ОСОБА_3 за заявою власника свідоцтв - Мегаінфарм ГмбХ права власності на знаки згідно свідоцтв України №№НОМЕР_2, НОМЕР_1, НОМЕР_3 та внесено зазначені відомості до Державного реєстру свідоцтв України. Дата реєстрації 27.12.2010р.

Отже, судом встановлено, що позивач у період з 25.04.2008р. по 27.12.2010р. був власником свідоцтва України №НОМЕР_1 від 16.05.2005р. на позначення «ОКОМІСТИН», яке зареєстроване для товарів 5 класу: антисептичні засоби; фармацевтичні препарати; ліки для людини; очні краплі.

25.04.2008р. між позивачем, як ліцензіаром, та відповідачем, як ліцензіатом, укладено Ліцензійний договір про передачу права на використання знака для товарів і послуг на території України.

Відповідно до умов вказаного договору ліцензіар надає ліцензіату на строк дії Договору за винагороду невиключну ліцензію на використання товарного знака для позначення продукції, для якої товарний знак зареєстрований: кл. 5- Антисептичні засоби, фармацевтичні препарати; ліки для людини; очні краплі; з метою застосування товарного знака на етикетках та упаковках лікарського засобу в упаковках у вигляді флакону 5 мл, що виробляється Ліцензіатом за Реєстраційним свідоцтвом МОЗ України №UA/0483/01/01 та №UA/7537/01/01 по реєстраційній документації та технології, які належать ЗАТ «Інфамед-Україна».

Згідно з п. 5.1 договору за надання прав за цим Договором ліцензіат сплачує ліцензіару винагороду (роялті) відповідно до п. 5.2.

Відповідно до п. 5.2 договору, починаючи з 01.05.2008року ліцензіат сплачує ліцензіару роялті від кожної одиниці реалізованої продукції, позначеної товарним знаком (флакон, упаковка), шляхом щоквартальних перерахувань на рахунок ліцензіара не пізніше 5 банківських днів після підписання обома сторонами Акту про обсяги реалізації продукції та суми роялті. Акт про обсяги реалізації продукції та суми роялті надається ліцензіаром ліцензіату не пізніше 20 календарних днів після закінчення кожного кварталу.

Відповідно до п. 5.4 договору (в редакції додаткової угоди №1 до договору від 30.04.2008р.), розмір роялті за 1 флакон по кожному виду упаковки складає 2,00грн. Беручи до уваги можливість зміни економічної ситуації, сторони дійшли згоди, що перерахунок суми роялті у валюті платежу (Долари США) здійснюватиметься за узгодженим у двосторонньому порядку курсом Долара США до української гривні, шляхом підписання відповідних Додатків до Ліцензійного договору.

Положення, викладені у Додатках до Ліцензійного договору, є підставою для визначення суми роялті у валюті платежу, у відповідних Актах про обсяги реалізації продукції та суми роялті за кожен із періодів та для виставлення ліцензіату Інвойсу з боку ліцензіара.

Підставою для здійснення оплати є Інвойс та Акт про обсяги реалізації продукції та суми роялті за кожен із періодів.

Згідно з п. 5.3 договору, валютою платежу сторонами приймається долар США.

Відповідно до п. 5.5 договору ліцензіат зобовязується робити щоквартальні платежі на протязі всього строку дії зазначеного договору, перераховуючи їх на користь ліцензіара за реквізитами, наведеними наприкінці цього договору, на підставі Актів про обсяги реалізації продукції та суми роялті.

Відповідно до товарно-транспортних накладних №80002523 від 24.02.2010р. та №80002741 від 23.03.2010р. відповідач здійснив реалізацію флаконів із використанням товарного знаку «ОКОМІСТИН» на користь покупця ТОВ «Інфамед»у загальній кількості 238381 одиниць, що не заперечується відповідачем.

Проте, на вимогу позивача (вих. від 04.02.2011р., яка одержана відповідачем 01.03.2011р.) підписати Акт про обсяги реалізованої продукції та оплатити суму роялті, відповідач Акт не підписав, роялті за період з 01.01.2010р. по 31.03.2010р. не оплатив. Як вбачається із вимоги вих. від 04.02.2011р., додатком до неї є, зокрема, оригінал Інвойсу №100 від 04.02.2011р. та оригінал Акту у двох примірниках. Відмову у підписанні Акту та сплати роялті відповідач у відповіді вих. №44/865 від 31.03.2011р. обґрунтував тим, що факт продажу продукції не відбувся, оскільки продукція не була оплачена покупцем ТОВ «Інфамед», отже фактично продукція була передана безоплатно. До моменту повної оплати продукції ТОВ «Інфамед»у відповідача немає зобовязань по підписанню Акту про обсяги реалізації (продажу) продукції та сплати роялті на користь позивача за продану продукцію.

У додатку №3 від 12.01.2010р. сторони дійшли згоди, що для перерахунку в валюту платежу суми роялті за період з 01.09.2009р. по 31.12.2009р. та підписання Акту про обсяги реалізації продукції та суми роялті за відповідний період сторони застосовуватимуть наступний курс валют: 1 долар США = 8,2 Українських гривень.

Враховуючи наявність заборгованості по сплаті роялті, позивач просить суд стягнути з відповідача 58141,70 доларів США - роялті (238381 флаконів х 2 = 476762,00грн.; 476762,00грн. : 8,2 = 58141,70 доларів США).

Відповідно до ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором.

Укладеним між сторонами договором відповідачу надано невиключну ліцензію на використання товарного знака для позначення продукції.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобовязання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог-відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до п.1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобовязані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Як вбачається із матеріалів справи, відповідач не підписав надісланий йому Акт про обсяг реалізованої продукції за період з 01.01.2010р. по 31.03.2010р.

Суд зазначає, що предметом позову є матеріально - правова вимога позивача до відповідача, відносно якої суд повинен прийняти рішення, ця вимога повинна опиратись на підставу позову. В підставу позову не можуть входити такі обставини, які виступають доказами у справі, зокрема, підписання актів приймання-передачі, зобовязання прийняття робіт. З ними закон не повязує виникнення, зміну чи припинення прав та обовязків. Вони лише підтверджують наявність або відсутність юридичних фактів, які входять у підставу позову. Крім того юридичні факти можуть встановлюватись господарським судами лише при існуванні та розгляді між сторонами спору про право цивільне. Його встановлення є елементом оцінки та обґрунтованості вимог.

Акт про обсяг реалізованої продукції за даним договором є підтвердженням наявності чи відсутності факту реалізації продукції, що є лише доказом, а не окремим обовязком щодо виконання сторонами договірних зобовязань за договором.

Таким чином, суд приходить до висновку, що факт реалізації продукції із використанням товарного знаку «ОКОМІСТИН»повинен бути встановлений у межах даного спору, незалежно від того, що підписаний сторонами Акт про обсяг реалізованої продукції за період з 01.01.2010р. по 31.03.2010р. відсутній.

Надані позивачем товарно-транспортні накладні №80002523 від 24.02.2010р. та №80002741 від 23.03.2010р. є належними та допустимими доказами, які підтверджують факт реалізації продукції відповідачем у загальному обсязі 238381 флаконів із використанням товарного знаку «ОКОМІСТИН»за період з 01.01.2010р. по 31.03.2010р.

Невиконання обовязку контрагентом відповідача по оплаті поставленої продукції, яка згідно умов договору №INF-2 від 04.10.2008р. на виробництво за контрактом і поставку лікарських засобів підлягала оплаті, не звільняє відповідача від виконання зобовязання перед позивачем по сплаті роялті за фактично реалізовану продукцію. При цьому суд зазначає, що у Ліцензійному договорі від 25.04.2008р., який укладений між сторонами спору, не передбачено обовязку для відповідача здійснювати реалізацію лікарського засобу, який маркований знаком «ОКОМІСТИН» саме на користь ТОВ «Інфамед», отже, вибір контрагентів, яким відповідач здійснює реалізацію продукції, належить відповідачу. Відповідно до п. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобовязання.

Відповідно до ст. 617 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних коштів.

Таким чином, суд вбачає підстави для стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості, яка виникла внаслідок того, що відповідачем не перераховано на користь позивача суму роялті за реалізовану продукцію із використанням товарного знака за період з 01.01.2010р. по 31.03.2010р. (у зазначений період власником свідоцтва №НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ОКОМІСТИН»був саме позивач).

Проте, суд відхиляє здійснений позивачем перерахунок суми - 476762,00грн. у долари США, з огляду на наступне.

Як вбачається із умов договору, а саме, п. 5.4 договору (в редакції додаткової угоди №1 до договору від 30.04.2008р.), розмір роялті за 1 флакон по кожному виду упаковки складає 2,00грн. Беручи до уваги можливість зміни економічної ситуації, сторони дійшли згоди, що перерахунок суми роялті у валюті платежу (Долари США) здійснюватиметься за узгодженим у двосторонньому порядку курсом Долара США до української гривні, шляхом підписання відповідних Додатків до Ліцензійного договору.

Додаток №3 від 12.01.2010р. до договору стосується перерахунку в валюту платежу роялті за період з 01.09.2009р. по 31.12.2009р., у той час, як предмет спору стосується сплати роялті за період з 01.01.2010р. по 31.03.2010р.

Доказів того, що сторонами спору підписано додаток до договору щодо перерахунку в валюту платежу роялті за спірний період, матеріали справи не містять.

За наведених обставин, суд не вбачає підстав для застосування умов, які погоджені у додатку №3 від 12.01.2010р. до договору, до сплати роялті за спірний період (з 01.01.2010р. по 31.03.2010р.).

Таким чином, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сума боргу у гривневому еквіваленті, що передбачений у о п. 5.4 договору, а саме, у розмірі 476762,00грн. (238381 флаконів х 2 = 476762,00грн.).

Витрати по оплаті державного мита та інформаційно-технічного забезпечення судового процесу згідно ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Закритого акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця»(м. Київ, вул. Бориспільська, 13, код ЄДРПОУ 00481212) на користь Мегаінфарм ГмбХ («Megainpharm GmbH») (реєстраційний код : FN 242375 і, адреса: Австрія, 9082, Марія Верт, Вертерзі-Зюдурфенштр. 163 к. 5) 476762,00грн. боргу, 4767,62грн. державного мита, 236,00грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його оголошення.

Суддя В.В. Палій