Рішення № 14639003, 25.02.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 54/725.02.11 За позовом                    Товариства з обмеженою відповідальністю "Нертус"

До                              1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп"

                              2) Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України

Про                              визнання недійсним Свідоцтва України № 97329 на знак для товарів і

послуг "ЕФІРАН"

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача                    Валенціонок О.О. –представник (дов. б/н від 14.01.2011 р.)

від відповідачів                     1) Павловський Ф.Г. –представник (дов. № 02/03/32 від 18.10.2010 р.)

                     2) Саламов О.В. –представник ( дов. № 16-08/15 від 11.01.2010 р.)

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Нертус" звернулось до Господарського суду мімта Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп" (відповідач-1) та Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України (відповідач-2) про визнання недійсним Свідоцтва України № 97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" та зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів і послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обгрунтовані невідповідністю позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 умовам надання правової охорони, передбаченим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ч. З ст. 6 Закону, оскільки воно є схожим до ступеня змішування з раніше зареєстрованим товарним знаком позивача "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 та, крім цього, може ввести в оману щодо товару та особи, яка виробляє відповідний товар.

Ухвалою суду від 03.02.2010 р. (суддя Демченко Т.С.) порушено провадження у справі № 54/7, розгляд справи призначено на 10.03.2010 р.

Разом із позовною заявою позивачем подано заяву про забезпечення позову.

Ухвалою суду від 03.02.2010 р. (суддя Демченко Т.С.) заяву позивача про забезпечення позову задоволено частково, а саме з метою забезпечення позову до винесення рішення суду у справі № 54/7 та набрання ним законної сили:

-          заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро-Дельта Груп»(03039, м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 119, кім. 523, ідентифікаційний код 34714684) передавати у будь-який спосіб повністю або частково право власності на знак для товарів і послуг «ЕФІРАН»за Свідоцтвом України № 97329;

-          заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Агро-Дельта Груп»(03039, м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 119, кім. 523, ідентифікаційний код 34714684) відмовлятися від Свідоцтва України № 97329 на знак для товарів і послуг «ЕФІРАН»повністю або частково;

-          заборонити Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, ідентифікаційний код 31032378) вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про зміни, пов'язані зі зміною особи власника (власників) Свідоцтва України № 97329 на знак для товарів і послуг «ЕФІРАН»;

-          заборонити Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, ідентифікаційний код 31032378) вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про припинення дії Свідоцтва України № 97329 на знак для товарів і послуг «ЕФІРАН»повністю або частково на підставі заяви власника свідоцтва України № 97329 Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Дельта Груп»(03039, м. Київ, проспект Червонозоряний, буд. 119, кім. 523, ідентифікаційний код 34714684).

У зв'язку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному, судове засідання, призначене на 10.03.2010 р., не відбулося. Ухвалою суду від 06.04.2010 р. розгляд справи призначено на 23.04.2010 р.

Відповідач-1 у поданому відзиві просить відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що обидва знака для товарів і послуг зареєстровані у 5 класі МКТП, у якому реєструються назви препаратів, пов'язаних із діючими хімічними речовинами, а тому у назві препаратів використовуються символи, позначення, суфікси, префікси, закінчення, які відповідають прийнятим стандартам в хімії для назви та класифікації сполук певної будови. З огляду на зазначене відповідач- 1 вказує, що порівнювані знаки мають різну семантику.

У поданому відзиві відповідач-2 зазначає, що позивачем не доведено факт порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, а питання щодо того, чи вводить знак "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 в оману споживачів щодо товару або особи, яка виробляє товари, можливе лише шляхом дослідження їх фактичного використання.

У судовому засіданні 23.04.2010 р. представниками сторін подано спільне клопотання про вирішення спору у більш тривалий строк, ніж передбачено ч. 1 ст. 69 ГПК України.

Клопотання судом задоволено, строк вирішення спору продовжено.

У судовому засіданні 23.04.2010 р. відповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалась перервало 14.05.2010 р.

Як випливає зі змісту позовної заяви, позивач обґрунтовує свої вимоги тим, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 є схожим із раніше зареєстрованим на ім'я позивача знаком для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 настільки, що їх можна сплутати, і таким, що може ввести в оману стосовно товару чи особи, яка виробляє товари.

Таким чином, для вирішення спору по суті необхідно з'ясувати, чи є знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 схожим із раніше зареєстрованим на ім'я позивача знаком для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 настільки, що їх можна сплутати, а також чи є товарний знак "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 таким, що може ввести в оману стосовно товару чи особи, яка виробляє товари.

Оскільки роз'яснення вищезазначених питань потребує спеціальних знань, суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 14.05.2010 р. призначено у справі № 54/7 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, провадження у справі № 54/7 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

1.1.          р. відділом діловодства суду отримано Висновок № 4492/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 24.11.2010 р. у господарській справі № 54/7.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва № 54/7 від 07.12.2010 р. судді Прокопенко Л.В. доручено прийняти до свого провадження справу № 54/7.

Відповідно до ч. З ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду від 10.12.2010 р. справу № 54/7 прийнято до провадження, поновлено провадження та призначено розгляд справи на 11.01.2011 р.

В судове засідання 11.01.2011 р. представник позивача та відповідача-1 не з'явились.

Ухвалою суду від 11.01.2011 р. розгляд справи призначено на 09.02.2011 р.

09.02.2011 р. відділом діловодства суду від позивача було отримано пояснення щодо Висновку судової експертизи у справі.

09.02.2011р. відділом діловодства суду Від позивача було отримано заяву про уточнення позовних вимог з додатками. У даній заяві позивач просить, відповідно до ч. 5 ст. 49 ГПК України, у разі задоволення позову сума, що була ним сплачена за проведення судової експертизи, була відшкодована відповідачем 1.

В судовому засіданні 09.02.2011 р. представник відповідача 1 подав клопотання про відкладення розгляду справи.

Представник позивача проти поданого клопотання заперечив.

Представник відповідача 2 проти заявленого клопотання не заперечив.

Суд задовольнив клопотання відповідача 1.

Відповідно до ст. 77 ГПК України в судовому засіданні оголошено перерву до 25.02.2011 р.

25.02.2011 р. відділом діловодства суду було отримано пояснення відповідача 1 про визнання недійсним Свідоцтва України № 97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" з додатками.

В судовому засіданні 25.02.2011 р., відповідно до ст. 85 ГПК України суд оголосив вступну та резолютивну частину рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких грунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Нертус" є власником Свідоцтва України № 76838 на знак для товарів та послуг "ЕФІРОН", відомості гіро реєстрацію якого були опубліковані 25.05.2007 р. в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 7.

25.09.2008 р. на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Дельта Груп»(далі - відповідач 1) Державним департаментом інтелектуальної власності (далі - відповідач 2) було видано свідоцтво № 97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН", відомості про реєстрацію якого були опубліковані 25.09.2008 р. в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 18.

Позивач вважає, що Свідоцтво України № 97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" підлягає визнанню недійсним з огляду на невідповідність зареєстрованого знака для товарів та послуг "ЕФІРАН" умовам надання правової охорони, що підтверджується наступним.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»:

-          правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом, (ч. 1 ст. 5).

-          згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (п. 4 ч. 2 ст. 6).

-          не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п. 1 ч. З ст. 6).

Позивач вважає, що позначення "ЕФІРАН" є настільки схожим з позначенням "ЕФІРОН", що їх можна сплутати між собою. Крім того, така схожість знаків може ввести в оману споживача щодо товару та особи, яка виробляє відповідний товар.

У своїй позовній заяві позивач наводить схожість позначень "ЕФІРОН" та "ЕФІРАН" як словесних позначень, проводить аналіз фонетичної схожості, аналіз графічної схожості та аналіз семантичної схожості.

Позивач також, зазначає, що знаки "ЕФІРОН" та "ЕФІРАН" зареєстровані д*я товарів одного роду (гербіциди), ці товари мають однакове призначення (боротьба з однорічними та багаторічними бур'янами), однакову сферу застосування (сільське господарство), однакові умови та канали Збуту, а також однакове коло споживачів (працівники сільськогосподарських підприємств, фермери, селяни та городники-любителі).

Таким чином, приймаючи до уваги вищевикладене позивач вважає, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 не відповідає умовам надання правової охорони та має бути визнано недійсним у судовому порядку з огляду на його невідповідність умовам надання правової охорони.

Позивач просить суд:

-          визнати недійсним Свідоцтво України № 97329 на знак для товарів та послуг "ЕФІРАН", щодо товарів 5 класу МКТП гербіциди.

-          зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

У відзиві на позовну заяву відповідач 1 зазначає, що позивачем не враховано того, що свідоцтва на позначення "ЕФІРОН" та "ЕФІРАН" зареєстровані у 5 класі, що є специфічним класом. У ньому реєструються назви препаратів,

пов язаних з діючими хімічними речовинами, тому в назві препаратів використовуються символи, позначення, суфікси, префікси, закінчення, які відповідають прийнятим стандартам в хімії для назви, та класифікації сполук певної будови.

Відповідач 1 зазначає, що в даному випадку закінчення «ОН»вказує на наявність спиртової (гідроксі-) групи в сполуці, а закінчення «АН», вказує на наявність спряжених зв'язків, що відповідає дійсності. Практика реєстрації таких назв в цьому класі допускає реєстрацію таких позначень, якщо при цьому змінюється семантика позначення. В цьому випадку вона змінюється. Тому експерт, проаналізувавши семантику, написання та звучання зробив висновок в бік реєстрації без жодного запитання або заперечення до заявника.

У відзиві на позовну заяву відповідач 2 зазначає, що позивачем не надано доказів щодо порушення його охоронюваного законом інтересу. Відповідач 2 вважає, що підтвердженням наявності порушених прав та охоронюваних інтересів позивача могли б бути надані докази змішування споживачами товарів позивача та відповідача 1, маркованих спірним та протиставленим знакам.

З огляду на зазначене відповідач 2 вважає, що позивачем не доведено факт порушення його прав і охоронюваних законом інтересів.

Відповідач 2 зазначає, що за результатами експертизи заявки № ш 2007 10656 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленими законом, і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони встановлені в законі.

На підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим Держдепартаментом закладом експертизи - Державним підприємством «Український інститут промислової власності»- про відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони відносно всього заявленого переліку товарів і послуг, було прийнято рішення про реєстрацію знака "ЕФІРАН" для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг і видано Свідоцтво України № 97329.

Також у своєму відзиві відповідач 2 звертає увагу суду, що позивач у позовній заяві стверджує, що знак "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України №76838 використовується для маркування «селективного високоефективного післясходового гербіциду для боротьби з однорічними двосім'ядольними та деякими багаторічними бур'янами в посівах зернових колоскових та кукурудзи».

В свою чергу знак "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 використовується для маркування «селективного гербіциду широкого спектра дії проти однорічних та дворічних дводольних бур'янів».

Відповідач 2 вважає, що питання відносно того, чи вводить спірний знак "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 в оману споживачів щодо товару або особи, яка виробляє товари, при використанні вищезазначених гербіцидів позивачем та відповідачем 1, можливе тільки шляхом дослідження їх фактичного використання позивачем та відповідачем 1.

На підставі вищевикладеного, відповідач 2 просить відмовити в задоволенні позовних вимог.

У поясненнях позивача на відзив відповідача 1 та відповідача 2 позивач зазначає, що посилання відповідачів на реєстрацію знака для товарів і послуг "ЕФІРАН" з огляду на склад гербіцидного препарату, для якого дане позначення використовується та на специфіку його діючої речовини є безпідставними та необгрунтованими. Знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожим настільки, що можна сплутати з раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом № 76838 для таких самих товарів, а саме: 5 класу МКТП - гербіциди.

Також у цих же поясненнях позивач вказує, що доведення факту змішування товарів в даному випадку не є обов'язком позивача, оскільки доведенню підлягає потенційна ймовірність сплутування споживачами позначень, що відповідає положенням Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою суду від 14.05.2010 р. (суддя Демченко Т.С.) призначено у справі № 54/7 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертів поставлено наступні питання:

1.2.          Чи є товари і послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, такими самими або спорідненими із товарами і послугами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 ?

1.3.          Чи є знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 і знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 схожими настільки, що їх можна сплутати ?

1.4.          Чи є позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 таким, що може ввести в оману стосовно товару чи особи, яка виробляє товар ?

У результаті проведення судової експертизи молодшим науковим співробітником лабораторії судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності Юдіною Г.О., яка має вищу юридичну освіту та вищу спеціальну освіту у галузі інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта 5 класу (Свідоцтво № 990) за спеціальністю 13.1. «Дослідження, пов'язані з літературними і художніми творами. 13.1.1. «Дослідження, пов'язані з літературними і художніми творами та інші». 13.2. «Дослідження, пов'язані з виконанням фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення». 13.4. «Дослідження, пов'язані з промисловими зразками». 13.6. «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями»і стаж роботи з 2007 року було підготовлено Висновок № 4492/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності по справі № 54/7 за позовом ТОВ «Нертус»до ТОВ «Агро-Дельта Груп»та Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, який був складений 24.11,2010 р.

Відповідно до даного Висновку:

«1.Товари 5 класу МКТП (Міжнародна класифікація товарів і послуг) - «гербіциди», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 є спорідненими з товаром класу 1 МКТП - «мідний купорос», що відноситься до хімічних продуктів, призначених для використовування в сільському господарстві, садівництві та лісівництві та товарами 5 класу МКТП, а саме: «пестициди»; «фунгіциди»; «протрави для насіння та зерна», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838. Товари 5 класу МКТП - «гербіциди», щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 є тими самими що і товари 5 класу МКТП - «гербіциди», щодо яких, зокрема, зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838.

1)          Знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 та знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за свідоцтвом України № 76838 є схожими настільки, що їх можна сплутати при використанні стосовно товарів 5 класу МКТП - «гербіциди».

2)          Позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє та/або реалізовує товари 5 класу МКТП - «гербіциди».

Позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, не є таким, що може ввести в оману щодо товару».

Із вищенаведеного Висновку № 4492/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності випливає, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 не відповідає умовам надання правової охорони.

В поясненнях щодо висновку судової експертизи, отриманого 09.02.2011 р. відділом діловодства суду, позивач вважає, що даний висновок є обґрунтованим, вірним по суті, тому позивач просить прийняти до розгляду дані пояснення та задовольнити позов в повному обсязі.

У поясненнях на Висновок № 4492/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності відповідач 2 зазначає, що судовим експертом було встановлено, що спірний знак за Свідоцтвом України № 97329 не відповідає умовам надання правової охорони.

Відповідач 2, підтримуючи призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі, виходив з того, що позивач як власник протипоставленого знаку за Свідоцтвом України № 76838 та відповідач 1 як власник спірного знаку за Свідоцтвом України № 97329 мають надати докази щодо використання позначень "ЕФІРОН" та "ЕФІРАН" за вищевказаними свідоцтвами у своїй господарській діяльності, але враховуючи те, що вищезазначені докази позивачем та відповідачем не були надані, оцінка Висновку № 4492/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, як доказу у справі № 54/7, залишає на розсуд суду.

У поясненнях відповідача 1 щодо Висновку № 4492/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності зазначено, що на час проведення експертизи по заявці на знак для товарів і послуг № т200710656, на підставі якої було видане Свідоцтво № 97329 знак для товарів і послуг "ЕФІРАН", знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" вже був зареєстрований і знаходився в інформаційній базі Укрпатенту. Відповідно експерт, який проводив експертизу заявки на знак для товарів і послуг № ш200710656, повинен був знайти зареєстрований знак для товарів і послуг "ЕФІРОН", зробити висновки, аналогічні висновкам, викладеним у Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 54/7, та надіслати відповідачу 1 попередній висновок закладу експертизи про можливість відказу у реєстрації знаку для товарів і послуг "ЕФІРАН".

Але відповідач 1 не отримував від Укрпатенту попереднього висновку закладу експертизи про можливість відказу у реєстрації знаку для товарів і послуг "ЕФІРАН", під час проведення кваліфікаційної експертизи було отримано тільки рішення відповідача 2 про реєстрацію знаку для товарів і послуг "ЕФІРАН".

Відповідач 1 у своїх поясненнях зазначає, що до подачі заявки на знак для товарів і послуг № т200710656 здійснив значну і серйозну підготовки для використання знаку для товарів і послуг "ЕФІРАН". Це він підтверджує такими документами: угода про співробітництво № 28/03/07, договір на виготовлення друкованої продукції від 05 квітня 2007 р., податкова накладна № 000679 від 05.04.2007 р., акт № ПС-143 здачі-прийняття робіт, 2-сторонній інформаційний буклет "ЕФІРАН", угода про здійснення науково-дослідної роботи на 2007 р. № 32-Р від 12.04.2007 р., звіт про результати випробувань гербіциду "ЕФІРАН", в.р.к. на озимій пшениці та ярому ячмені, які було виконано відповідно до Угоди про здійснення науково-дослідної роботи на 2007 р. № 32-Р від 12.04.2007 р., договір № 3994 на виконання науково-технічної роботи від 07.06.2007 р., звіт про науково-дослідну роботу "Дослідження токсичних властивостей препарату "ЕФІРАН", яку було виконано відповідно до договору № 3994 на виконання науково-технічної роботи від 07.06.2007р.

Стосовно Висновку № 4492/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності щодо того, що "ЕФІРАН" та "ЕФІРОН" є схожими настільки, що їх можна сплутати, та те, що позначення "ЕФІРАН" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє та/або реалізовує товари 5 класу МКТП, відповідач 1 вважає, що основним споживачем такої продукції як гербіциди є не будь-яка особа, що мешкає на території України, а обмежене коло сільськогосподарських підприємств та фахівців у галузі сільського господарства.

Таким чином, відповідач 1 у своїх поясненнях робить висновок, що позначення "ЕФІРАН" не вводить споживачів в оману щодо особи, яка виробляє або пропонує товар до продажу та просить відмовити у задоволенні позовних вимог позивача про визнання недійсним Свідоцтва України № 97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН".

Суд приймає висновок судової експертизи в якості належного доказу по справі в порядку ст. ст. 42, 43 ГПК України.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 1 ГПК України «підприємства, установи, організації, інші юридичні особи ... мають право звертатися до господарського суду ... за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням».

Наявність у позивача виключних прав власника Свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 76838 "ЕФІРОН", надає йому право захищати своє виключне право будь-яким способом, передбаченим законодавством, в тому числі шляхом визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг інших осіб, що, на думку позивача, порушують його виключне право.

Питання про те, чи порушує наявність у інших осіб свідоцтв на знаки для товарів і послуг, виключне право позивача на використання його позначення, є предметом розгляду справи по суті і не може бути з'ясовано судом до вивчення всіх обставин справи.

Право на звернення власника знаку для товарів і послуг до суду можливо реалізувати не лише після встановлення факту порушення права, а й з метою запобігання такому порушенню, що прямо передбачене ст. 1 ГПК України.

Той факт, чи використовує інша особа (в даному випадку - Товариство з обмеженою відповідальністю «Агро-Дельта Груп») своє позначення станом на день розгляду справи, Не впливає на вирішення спору по суті, оскільки за наявності права на використання позначення, наданого чинним свідоцтвом, відповідач має право в будь-який момент розпочати або поновити використання позначення в будь-якій формі або передати майнові права на його використання третім особам. За таких обставин, предметом розгляду справи є відповідність оскаржуваного позначення за Свідоцтвом № 97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" законодавству незалежно від конкретного факту його використання.с

Щодо заявлення позовних вимог до Департаменту, то він як реєструючий орган є відповідачем по всіх спорах, де предметом є визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, і факт порушення Департаментом прав позивача або відсутність такого порушення може бути з'ясована виключно під час розгляду справи по суті.

Щодо задоволення позовних вимог по суті, суд зазначає наступне.

Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до п. З ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не можуть бути зареєстровані як позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Також згідно положень п. З Рекомендацій Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" від 29.03.2005 р. № 04-5/76, з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

- є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зокрема, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

В даному випадку у суду є всі підстави для висновку про те, що позначення, зареєстроване на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Дельта Груп»згідно Свідоцтва № 97329 на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН", є схожим до ступеня змішування з позначенням, зареєстрованим на ім'я позивача згідно Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 76838 "ЕФІРОН".

Суд вважає, що Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 4492/10-12 від 24.11.2010 року є обгрунтованим, вірним по суті та таким, що відповідає матеріалам справи.

1)          Щодо спорідненості товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг ЕФІРАН за Свідоцтвом України № 97329 та зареєстровано знак для товарів і послуг ЕФІРОН за Свідоцтвом України № 76838.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання, подання і розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (Правил), при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Разом з тим у висновку зазначається, що в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відсутнє поняття однорідних товарів, натомість до уваги приймається спорідненість товарів, як перешкода для реєстрації тотожних або схожих позначень. Відповідно, при проведенні експертного дослідження визначалась спорідненість товарів.

Так, експертом при проведенні дослідження з'ясовано, що пестициди - це хімічні речовини, які вживаються для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. В свою чергу пестициди поділяються, зокрема, на такі основні класи: гербіциди, фунгіциди та протрави для насіння. Тобто, пестициди є поняттям більш широким по відношенню до поняття гербіциди та включає в себе останнє. Крім того, з огляду на те, що знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" призначений для маркування товарів ще й 1 класу МКТП, крім 5, зокрема, для хімічних продуктів, призначених для використовування в сільському господарстві, садівництві та лісівництві, експертом також зазначено, що до таких продуктів відноситься, зокрема, мідний купорос. Таким чином, пестициди; фунгіциди; протрави для насіння та зерна, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" є спорідненими з товарами 5 класу МКТП - гербіциди, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН", оскільки належать до однієї групи хімічних речовин - пестицидів, товар 1 класу МКТП - мідний купорос, є спорідненим з товарами 5 класу МКТП - гербіциди, оскільки може використовуватись як пестицид, а з цього випливає, що сфера застосування, мета призначення, коло споживачів та канали збуту у вищезазначених товарів однакові. Товари 5 класу МКТП - гербіциди, щодо яких зареєстровано обидва позначення є тими самими.

На підставі вищенаведеного експерт дійшов обгрунтованого висновку про те, що товари 5 класу МКТП - "гербіциди", щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329, є спорідненими з товаром 1 класу МКТП - "мідний купорос", що відноситься до хімічних продуктів, призначених для використання в сільському господарстві, садівництві та лісівництві та товарами 5 класу МКТП, а саме: "пестициди"; "фунгіциди"; "протрави для насіння та зерна", щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838.

Товари 5 класу МКТП - "гербіциди", щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 є тими самими, що і товари 5 класу МКТП - "гербіциди", щодо яких, зокрема, зареєстровано знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838.

2)          Щодо схожості до ступеню змішування знаків для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 та "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838.

При вирішенні питання щодо схожості словесних позначень враховуються звукові (фонетичні), графічні (візуальні) та смислові (семантичні) ознаки.

За результатом порівняння графічних ознак позначень "ЕФІРОН" та "ЕФІРАН", зокрема за такими критеріями, як то: загальне зорове враження, вид шрифту, графічне написання з урахуванням характеру букв, розташування букв по відношенню одна до одної, алфавіт, буквами якого написано слово та колір (поєднання кольорів), було встановлено, що позначення є суттєво схожими.

При дослідження звукової схожості вищезгаданих позначень було встановлено, що позначення збігаються за більшістю фонетичних ознак, а саме: мають однакову кількість букв, звуків, складів, в обох позначеннях наголос припадає на третій закритий наголошений склад, у обох позначеннях наявна збіжна частина "ефір". Різниця полягає лише у наявності однієї розбіжної частини та розбіжного складу, тому експерт дійшов висновку про суттєву схожість порівнюваних позначень за фонетичними ознаками.

Щодо смислової схожості позначень, то вона визначається, зокрема, на підставі подібності закладених в позначеннях понять, ідей, збігу одного з елементів позначень, на який падає логічний наголос і який має самостійне значення, протилежності закладених в позначеннях понять, ідей. Враховуючи вищенаведене, а також враховуючи наявність спільної частини "ефір", що має однакове значення та присутня у складі обох позначень, експертом було встановлено, що порівнювані позначення є семантично схожими.

Таким чином, за результатом дослідження графічних, фонетичних та семантичних ознак порівнюваних позначень, експерт дійшов загального висновку про те, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" зц Свідоцтвом України № 97329 та знак для товарів і послуг "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 є схожими настільки, що їх можна сплутати при використанні стосовно товарів 5 класу МКТП - "гербіциди".

3)          Щодо можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє та/або реалізовує товари 5 класу МКТП - "гербіциди" при використанні позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329.

При дослідженні даного питання експертом було зазначено, з посиланням на Посібник Лєвічевої О.Д. "Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знаки для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару": "можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може також виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, маркованих позначеннями (знаками), схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше (промислові зразки, авторське право, прізвища, імена відомих осіб тощо)".

Як уже зазначалось вище, досліджувані позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати при використанні щодо товарів 5 класу МКТП - "гербіциди", що дає підстави для висновку про те, що позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом

України № 97329, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє та/або реалізовує товари 5 класу МКТП - "гербіциди".

Разом з тим, експертом зазначено, що позначення "ЕФІРАН" з урахуванням товарів, для яких воно використовується, не можна розглядати як таке, що може породити у споживачів асоціації щодо якості товару, які не відповідають дійсності, не вказує безпосередньо на вид товару, та не є таким, що вводить в оману стосовно географічного місця виробництва товарів, а отже, позначення "ЕФІРАН" не є таким, що може ввести в оману щодо товару.

Так, згідно п. 4.3.1.9. Правил, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Для визначення оманливості позначення відносно товару чи послуги необхідно встановити:

1.5.          чи не містить позначення описові елементи щодо властивостей, якісних характеристик товару або характеру послуги;

1.6.          очевидну неправильність такого опису властивостей товару або характеру послуги;

1.7.          однозначну неправильність сприйняття споживачем позначення або його елементів;

1.8.          ступінь впливу такого опису на прийняття рішення про купівлю товару чи користування послугою.

Таким чином, дана частина експертного дослідження стосується оманливості позначення в контексті положень абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якого, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послугу. Тобто, в даному разі, йдеться про абсолютні підстави для відмови в наданні позначенню правової охорони.

Водночас підставою позову в справі є невідповідність позначення "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 умовам надання правової охорони з огляду на його схожість з раніше зареєстрованим на ім'я Позивача позначенням "ЕФІРОН" за Свідоцтвом України № 76838 для таких самих і споріднених товарів, тобто, відносній підставі надання правової охорони (абз. 1 п. З ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Та обставина, що позначення ЕФІРАН не є таким, що може ввести в оману щодо товару жодним чином не змінює невідповідності даного позначення умовам надання правової охорони згідно абз. 1 п. З ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Таким чином, Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №4492/10-12 від 24.11.2010 року містить докладний опис проведених досліджень, повні відповіді на поставлені судом питання та є обгрунтованим та переконливим, оскільки експерт не лише зробив висновки, але й підтвердив їх аналізом тих фактів, що були встановлені в ході дослідження без порушень правил логічного мислення, форма суджень експерта не викликає будь-яких сумнівів чи зауважень, а висновки є узгодженими з іншими матеріалами справи.

Отже, приймаючи до уваги вищенаведене, суд вважає, що знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" за Свідоцтвом України № 97329 не відповідає умовам надання правової охорони, що також підтверджується Висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 4492/10-12 від 24.11.2010 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог позивача.

Згідно ст. 44 ГПК України, судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України сплачені позивачем судові витрати, а саме державне мито, витрати на ІТЗ та сплата витрат на проведення судової експертизи підлягають відшкодуванню позивачу за рахунок відповідача.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 32, 33, 44, 47, 49, 82-89, 93 ГПК України, ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд, -

ВИРІШИВ:

1)          Позовні вимоги задовольнити.

2)          Визнати недійсним Свідоцтво на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" № 97329, видане на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дельта Груп", повністю.

3)          Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (МСП 03680, Київ-35, вул. Урицького, 45) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" № 97329.

4)          Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (МСП 03680, Київ-35, вул. Урицького, 45) опублікувати відомості про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг "ЕФІРАН" № 97329 в офіційному бюлетені «Промислова власність».

5)          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Дел^га Груп", (03039, м. Київ, просп. Червонозоряний, 119, офіс 523, код СДРПОУ 34714684, р/р 26003052702262 в ПФ "Приватбанк" в м. Київ, МФО 300711, а у випадку відсутності коштів - з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Нертус" (61047, м. Харків, вул. С. Грицевця, 39, кв. 106, код ЄДРПОУ 31942246) 85 (вісімдесят п'ять) грн. державного мита, 236 (двісті тридцять шість) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 8 062 (вісім тисяч шістдесят дві) грн. 08 коп. витрат за проведення судової експертизи.

6)          Після набрання рішенням законної сили видати накази.

7)          Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.

Суддя                                                                                Л. В. Прокопенко

Дата підписання 07.03.2011 р.