Рішення № 14624042, 23.03.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 54/9523.03.11 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОПЛАСТ" до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКО"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "КПД"

про заборону вчинення дій, вилучення продукції, матеріалів і знаряддя

За зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КПД"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОПЛАСТ"

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки

України

про визнання патенту на корисну модель № 25253 недійсним

Суддя Палій В.В.

Представники сторін:

від ТОВ «Екопласт» Бойко Г.О.- предст. (дов.від 04.11.2010р.)           

від ТОВ «ЕКО» Шевчук В.А.- предст. (дов.від 26.10.2010р.)

від ТОВ «КПД» Семеній Ю.М.- предст. (дов. від 21.03.2011р.)

від Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки

України Картушин Д.М.- предст. (дов. від 11.01.2010р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОПЛАСТ" звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко" (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "КПД" (відповідач-2) про заборону вчинення дій, вилучення продукції, матеріалів і знаряддя. Позовні вимоги мотивовані тим, що у виробі «Рукав для запікання», виробництва ТОВ «КПД», який реалізується у торгівельній мережі ТОВ «ЕКО», використано кожну ознаку корисної моделі, включену до незалежного пункту формули за патентом України №25253 від 25.07.2007р. на корисну модель «Виріб для теплової обробки харчових продуктів», що є порушенням прав інтелектуальної власності ТОВ "ЕКОПЛАСТ".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.06.2010 р. суддею Демченко Т.С. було порушено провадження у справі № 54/95, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 07.07.2010 р.

07.07.2010 р. через відділ діловодства Господарського суду м. Києва надійшла зустрічна позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "КПД" до Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕКОПЛАСТ" та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним патенту України № 25253 на корисну модель "Виріб для теплової обробки харчових продуктів". Зустрічний позов мотивовано відсутністю новизни корисної моделі за патентом України №25253, оскільки до 1999року, тобто, до подання ТОВ "ЕКОПЛАСТ" заявки на видачу патенту, подібна продукція Компанії «Stella-Pack S.A.»вироблялась та реалізовувалась на території України.

Ухвалою суду від 07.07.2010р. прийнято зустрічну позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 08.09.2010р.

30.08.2010р. судом отримано від ТОВ «КПД»відзив на первісний позов, відповідно до якого відповідач за первісним позовом проти первісного позову заперечує, посилаючись на те, що корисна модель, яка охороняється патентом України №25253 від 25.07.2007р. не є новою, оскільки продукція, що відповідає формулі корисної моделі, ще до подання заявки ТОВ "ЕКОПЛАСТ" на реєстрацію виготовлялась Компанією «Stella-Pack S.A.»та реалізовувалась у світі, у тому числі, на території України. Відповідно, з боку ТОВ «КПД»немає порушень прав інтелектуальної власності ТОВ "ЕКОПЛАСТ".

07.09.2010р. судом одержано від ТОВ "ЕКОПЛАСТ" відзив на зустрічний позов, відповідно до якого відповідач за зустрічним позовом просить суд відмовити у задоволенні зустрічного позову, оскільки лист Компанії «Stella-Pack S.A.»не є доказом, достатнім для підтвердження тієї обставини, що така Компанія реалізовувала на території України продукцію, яка відповідає кожній ознаці формули корисної моделі ТОВ "ЕКОПЛАСТ"; докази, надані ТОВ «КПД»для спростування критерію новизни корисної моделі за патентом, не є належними та допустимими; інформація, що міститься у листі Компанії «Stella-Pack S.A.»не є правдивою та не відповідає дійсності.

30.09.2010р. судом одержано від ТОВ "ЕКОПЛАСТ" клопотання про дослідження доказів в мережі Інтернет, а саме, сайту Компанії «Stella-Pack S.A.»на підтвердження того, що така Компанія створена лише у 2000році.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва №32 від 11.10.2010р. справа №54/95 передана для подальшого розгляду судді Палію В.В., у зв’язку з перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному та з метою уникнення затягування розгляду справи №54/95.

За наведених обставин, справа №54/95 прийнята суддею Палієм В.В. до свого провадження, розгляд справи призначено на 09.11.2010р.

29.10.2010р. судом одержано від відповідача-1 за первісним позовом клопотання про відкладення розгляду справи, у зв’язку із знаходженням представника відповідача-1 за первісним позовом в іншому судовому засіданні.

У судовому засіданні 09.11.2010р. представник відповідача-2 за первісним позовом звернувся до суду з клопотанням про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. У клопотанні визначено перелік питань, які відповідач-2 просить суд поставити на вирішення експертизи та визначено експерта, якому відповідач-2 просить суд доручити проведення експертизи.

Представник відповідача-2 за зустрічним позовом надав суду відзив на зустрічну позовну заяву, у якому заперечив проти позовних вимог з підстав, які наведені у відзиві, а також зазначив, що позивачем за зустрічним позовом не визначено зміст позовних вимог до Державного департаменту інтелектуальної власності.

Розгляд клопотання представника відповідача-2 за первісним позовом про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності перенесено судом на наступне судове засідання.

У зв’язку з неявкою у судове засідання представника відповідача-1 за первісним позовом, та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 09.11.2010р. відкладено.

У судовому засіданні 16.11.2010р. представник позивача за зустрічним позовом надав суду заяву про уточнення зустрічних позовних вимог, у якій просить суд зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості щодо визнання патенту на корисну модель №25253 "Виріб для теплової обробки харчових продуктів" недійсним.

Уточнені позовні вимоги прийнято судом до розгляду.

Представник ТОВ «ЕКО» надав суду відзив на первісні позовні вимоги, у якому проти позовних вимог заперечив, посилаючись на те, що позивач за первісним позовом має право вимагати лише припинення дій, а саме, реалізації товару, який має ознаки корисної моделі за патентом України №25253, який був виготовлений відповідачем-2 за первісним позовом; майно не може бути витребувано судом у добросовісного набувача і відповідач-1 має право використовувати придбаний товар –продукцію «Рукав для запікання»у власних цілях. У відзиві міститься клопотання про залучення ТОВ «Смайл Сервіс», у якого ТОВ «ЕКО»придбало товар, до участі у справі на стороні відповідача-1.

Оскільки ТОВ «ЕКО»не зазначено у якому процесуальному статусі підлягає залученню до участі у справі ТОВ «Смайл Сервіс», суд відмовив у задоволенні вказаного клопотання.

Представники ТОВ "ЕКОПЛАСТ" та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України надали суду власні переліки питань, які вважають за доцільне поставити на вирішення експертизи. До заяви ТОВ "ЕКОПЛАСТ" додано продукцію – «Рукав для запікання»виробника –ТОВ «КПД».

В усних поясненнях представник ТОВ «КПД»зазначив про неможливість надати в підтвердження обставин, наведених у зустрічному позові, докази того, що продукція, яку виробляє Компанія «Stella-Pack S.A.», поставляється на територію України з 1999року, оскільки від Компанії «Stella-Pack S.A.»позивачем за зустрічним позовом було одержано лише лист від 09.06.2010р., у якому міститься посилання на поставку рукавів для запікання на територію України з 1999року. При цьому, ТОВ «КПД»надано суду продукцію «Рукав для запікання», яку виробляє Компанія «Stella-Pack S.A.»для ТОВ «Стелла Пак Україна».

Суд відмовив у задоволенні клопотання ТОВ «Екопласт»вих. від 08.09.2010р. про дослідження доказів в мережі Інтернет, а саме, сайту Компанії «Stella-Pack S.A.»на підтвердження того, що така Компанія створена лише у 2000році, оскільки в силу ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. При цьому, в обов’язки суду не входить збирання доказів замість сторін на підтвердження їх вимог або заперечень. За наведених обставин, саме позивач за зустрічним позовом повинен надати докази в підтвердження обставин, які викладені у зустрічному позові, зокрема, в підтвердження виробництва продукції Компанії «Stella-Pack S.A.»з 1998р. та поставки продукції Компанії «Stella-Pack S.A.»на територію України з 1999року.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі. Оскільки для роз’яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання відповідача-2 за первісним позовом та призначив у справі №54/95 судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

При цьому, оскільки позивачем за зустрічним позовом не надано суду доказів того, що продукція «Рукав для запікання»виробництва Компанії «Stella-Pack S.A.» вироблялась з 1998р. та поставляється на територію України з 1999року, на вирішення судової експертизи судом не ставилось питання щодо наявності у матеріалах справи №54/95 відомостей, які спростовують новизну корисної моделі за патентом України №25253 (за відсутності у матеріалах доказів виробництва та поставки продукції Компанії «Stella-Pack S.A.»до подачі відповідачем за зустрічним позовом заявки на реєстрацію корисної моделі).

У зв’язку з наведеним, ухвалою від 16.11.2010р. провадження у справі №54/95 зупинено.

21.02.2011р. судом одержано висновок №11129/10-12 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 17.02.2011р. з матеріалами справи №54/95.

У зв’язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі №54/95, ухвалою від 28.02.2011р. провадження у справі поновлено, а справа призначена до судового розгляду на 15.03.2011р.

У судовому засіданні 15.03.2011р. представник ТОВ «КПД»просить суд припинити провадження у справі за відсутності предмету спору за первісним позовом, оскільки з 01.02.2010р. ТОВ «КПД»припинив виробництво продукції «Рукав для запекания», тобто, на дату подання первісного позову відповідач-2 за первісним позовом не виробляв спірну продукцію. Обладнання –перемотувальна машина, яка використовувалась для виробництва спірної продукції, була повернута орендодавцю - ТОВ з іноземними інвестиціями «ВОРТЕКС» на підставі Акту приймання-передачі майна із оренди 28.02.2010р. Відповідно, вилучення такого обладнання є неправомірним. Крім того, дане обладнання має кілька призначень та може використовуватись не лише для виготовлення спірної продукції.

Представник ТОВ «ЕКО» надав суду письмові пояснення, у яких просить суд, у випадку задоволення первісного позову, покласти всі судові витрати на ТОВ «КПД», оскільки ТОВ «ЕКО»не було відомо про наявність порушень прав інтелектуальної власності у придбаному виробі і станом на 15.03.2011р. у мережі магазинів ТОВ «ЕКО-МАРКЕТ»відсутні вироби «Рукав для запекания»виробництва ТОВ «КПД».

Представник позивача за первісним позовом в усних поясненнях підтримав висновок №11129/10-12 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 17.02.2011р.

Представники відповідачів за первісним позовом проти експертного висновку не заперечили.

Представник позивача за первісним позовом в усних поясненнях зазначив, що у роздрібній мережі станом на час вирішення спору у суді здійснюється продаж виробів «Рукав для запекания»виробництва ТОВ «КПД».

У судовому засіданні 15.03.2011р. судом оголошено перерву до 22.03.2011р., для надання можливості позивачу за первісним позовом надати додаткові докази по справі.

21.03.2011р. судом одержано заяву від ТОВ "ЕКОПЛАСТ" про долучення до матеріалів справи фіскального чеку на підтвердження придбання виробу «Рукав для запекания»виробництва ТОВ «КПД»у роздрібній мережі 16.03.2011р. із датою виготовлення 03/2010р.

22.03.2011р. представник ТОВ «КПД»надав суду письмові пояснення по справі, у яких зазначив про наявність підстав для визнання патенту України №25253 недійсним, оскільки патент України №25253 на дату подання відповідної заявки не був новим. Так, ще до 26.02.2007р. сукупність суттєвих ознак відповідного об’єкта вже була загальнодоступна з патенту України №13654 на промисловий зразок, відомості про видачу якого були опубліковані 15.02.2007р.

У судовому засіданні 22.03.2011р. клопотання ТОВ "ЕКОПЛАСТ" про долучення до матеріалів справи фіскального чеку на підтвердження придбання виробу «Рукав для запекания» виробництва ТОВ «КПД»у роздрібній мережі 16.03.2011р. судом задоволено.

У судовому засіданні представник ТОВ "ЕКОПЛАСТ" надав суду придбані вироби «Рукав для запекания»виробництва ТОВ «КПД»у роздрібній мережі із датою виготовлення 03/2010р.

Представник ТОВ «КПД» надав суду письмові заперечення проти висновку №11129/10-12 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 17.02.2011р. У запереченні представник ТОВ «КПД»просить суд викликати судового експерта Марчевську Т.Г., якою проведено судову експертизу у справі, для дачі роз’яснень із визначених питань.

У судовому засіданні 22.03.2011р. судом оголошено перерву до 23.03.2011р., з метою ознайомлення із додатковими наданими доказами по справі.

У судовому засіданні 23.03.2011р. судом не задоволено клопотання представника ТОВ «КПД»про виклик судового експерта Марчевської Т.Г. у судове засідання, у зв’язку з недоцільністю та встановленими обставинами, які викладені у мотивувальній частині рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «ЕКОПЛАСТ»є власником патенту України №25253 на корисну модель «Виріб для теплової обробки харчових продуктів», який зареєстровано у Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2007р. Дата подання заявки - 26.02.2007р.

Корисна модель відноситься до пристроїв для теплової обробки харчових продуктів, зокрема, для запікання м’ясних, рибних та овочевих продуктів. Може використовуватись в домашніх умовах або на підприємствах харчування.

Формула корисної моделі:

1. Виріб для теплової обробки харчових продуктів, що виконаний у вигляді пакета, який відрізняється тим, що по його довжині, ближче до краю, виконані крізні отвори для виходу пари, які мають невеликий розмір, а всередині виробу або ззовні додатково вміщена стрічка для зав’язування, яка має довжину виробу і закріплена до дна виробу з можливістю відривання, причому, виріб та стрічка для зав’язування виконані з термостійкої плівки;

2. Виріб за п. 1, який відрізняється тим, що виріб виконаний у вигляді рукава, довжина якого значно більша за його висоту, а сторони з’єднані між собою тільки по довжині.

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПД»здійснює виробництво продукції «Рукав для запікання», реалізація якої здійснюється у роздрібній мережі, а саме, у мережі магазинів роздрібної торгівлі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО». Зазначене підтверджується зразком придбаної продукції виробника ТОВ «КПД»згідно з фіскальним чеком від 01.03.2010р. магазину «ЕКО МАРКЕТ»ТОВ «ЕКО».

Позивач за первісним позовом вважає, що ТОВ «КПД» порушує права інтелектуальної власності ТОВ «ЕКОПЛАСТ», оскільки здійснює виготовлення продукту «Рукав для запікання»із застосуванням запатентованої корисної моделі за патентом України №25253, а ТОВ «ЕКО»здійснює незаконну реалізацію такої продукції.

За наведених обставин, ТОВ «ЕКОПЛАСТ»просить суд заборонити відповідачам за первісним позовом використання корисної моделі за патентом України №25253 від 25.07.2007р., а саме, виготовляти продукт із застосуванням запатентованої корисної моделі; копіювати (відтворювати зовнішній вигляд) запатентованої корисної моделі; відтворювати як повністю, так і частково ознаки, включені до формули корисної моделі, і ознаки, еквівалентні ним; застосовувати такі продукти із комерційною метою; пропонувати їх для продажу, в тому числі, через мережу Інтернет; здійснювати продаж, імпорт (ввезення); здійснювати інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів у зазначених цілях. Також, позивач за первісним позовом просить суд вилучити з цивільного обороту продукцію «Рукав для запікання», виготовлену та введену у цивільний оборот ТОВ «КПД»з порушенням прав інтелектуальної власності, за місцем знаходження ТОВ «КПД»та ТОВ «ЕКО» та знищити таку продукцію; вилучити із цивільного обороту матеріали та знаряддя, які використовувалися переважно для виготовлення продукції «Рукав для запікання»з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучити та знищити такі матеріали та знаряддя за місцем знаходження ТОВ «КПД». Позивач за первісним позовом просить суд покласти судові витрати на відповідачів за первісним позовом.

ТОВ «ЕКО»у відзиві на первісний позов просить суд у первісному позові відмовити повністю, посилаючись на те, що відповідачем-1 здійснюється лише реалізація товару через мережу магазинів, а не виготовлення такого продукту або копіювання чи відтворення запатентованої корисної моделі. Позивач за первісним позовом надав лише докази реалізації відповідачем-1 товару, а не докази того, що відповідач-1 має намір в майбутньому здійснювати дії щодо товару. Тобто, позивач за первісним позовом має лише право вимагати припинення дій, а саме, реалізації товару, який має ознаки корисної моделі за патентом України №25253 та був виготовлений відповідачем-2 за первісним позовом. Відповідач-1 є добросовісним набувачем продукції, тому вилучення та знищення товару порушить законні права відповідача-1, як добросовісного набувача товару. Крім того, оскільки будь-який товар продається в упаковці, яка не захищає від заміни вмісту в упаковці, невідомо, чи направив позивач за первісним позовом експерту продукцію, яка була безпосередньо придбана у магазині відповідача-1 за первісним позовом, чи власний матеріал.

ТОВ «КПД»у відзиві просить суд у задоволенні первісних позовних вимог відмовити повністю, оскільки корисну модель, яка охороняється патентом України №25253, не можна вважати новою і тому вона не відповідає умовам патентоздатності, відповідно, з боку ТОВ «КПД»немає порушень прав інтелектуальної власності ТОВ «ЕКОПЛАСТ».

У зустрічному позові та заяві про уточнення зустрічних позовних вимог ТОВ «КПД»просить суд визнати патент на корисну модель №25253 від 25.07.2007р. недійсним, оскільки корисну модель, яка охороняється патентом України №25253, не можна вважати новою і тому вона не відповідає умовам патентоздатності. Так, ще до подання заявки ТОВ "ЕКОПЛАСТ" на реєстрацію корисної моделі, продукція «Рукав для запікання»виготовлялась Компанією «Stella-Pack S.A.»та реалізовувалась у світі, у тому числі, на території України. Також, позивач за зустрічним позовом просить суд зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності МОН України внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості щодо визнання патенту України на корисну модель №25253 "Виріб для теплової обробки харчових продуктів" недійсним.

У відзиві на зустрічний позов ТОВ «ЕКОПЛАСТ»просить суд у задоволенні зустрічних позовних вимог відмовити повністю, оскільки лист Компанії «Stella-Pack S.A.»не є доказом, достатнім для підтвердження тієї обставини, що така Компанія реалізовувала на території України продукцію, яка відповідає кожній ознаці формули корисної моделі ТОВ "ЕКОПЛАСТ"; докази, надані ТОВ «КПД»для спростування критерію новизни корисної моделі за патентом, не є належними та допустимими; інформація, що міститься у листі Компанії «Stella-Pack S.A.»не є правдивою та не відповідає дійсності.

У відзиві на зустрічний позов Державний департамент інтелектуальної власності МОН України просить суд відмовити у задоволенні зустрічних позовних вимог, оскільки патент України №25253 було видано відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи і корисні моделі, а Держдепартамент, приймаючи рішення про видачу патенту, не порушив жодної з вимог законодавства України, діяв у відповідності із Законом, Правилами, і принципами, встановленими у ст. 19 Конституції України. Під час проведення експертизи заявки заявлений патент не перевірявся на відповідність умовам патентоспроможності.

З метою повного, всебічного, об’єктивного вирішення спору у справі №54/95 судом було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському НДІ судових експертиз.

На вирішення експерта було поставлено наступне питання:

-          чи використано у виробі «Рукав для запекания»виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «КПД»кожну ознаку корисної моделі за патентом України №25253 від 25.07.2007р. «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»або ознаку, еквіваленту їй?

21.02.2011р. судом одержано висновок №11129/10-12 від 17.02.2011р. судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, відповідно до якого у наданому на експертизу виробі «Рукав для запекания»виробництва ТОВ «КПД»одна ознака «стрічка закріплена до дна виробу з можливістю відривання»з сукупності ознак незалежного пункту формули корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»за патентом України №25253 від 25.07.2007р. замінена на еквівалентну ознаку «стрічка приліплена по всій довжині рукава з можливістю витягування», а всі інші ознаки із зазначеної сукупності ознак незалежного пункту та всі ознаки сукупності ознак залежного пункту формули цієї корисної моделі використані у зазначеному виробі.

Проаналізувавши матеріли справи та пояснення представників сторін, суд прийшов до висновку про обґрунтованість у частині, відповідно, часткове задоволення первісного позову та необґрунтованість зустрічного позову, з огляду на наступне.

Оскільки від результатів розгляду зустрічного позову про визнання недійсним патенту України №25253 від 25.07.2007р. на корисну модель залежить вирішення первісного позову про заборону вчинення дій, вилучення продукції, матеріалів і знаряддя (який обґрунтований тим, що у виробі «Рукав для запікання», виробництва ТОВ «КПД», використано кожну ознаку корисної моделі, включену до незалежного пункту формули за патентом України №25253 від 25.07.2007р., що є порушенням прав інтелектуальної власності ТОВ "ЕКОПЛАСТ"), суд розглядає, насамперед, питання про те, чи відповідає корисна модель «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»за патентом України №25253 від 25.07.2007р. умовам патентоздатності.

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці.

в) порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону;

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно із ст. 7 названого Закону винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.

Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо.

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Згідно із Рекомендаціями Вищого господарського суду України від 29.03.2005р. № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Отже господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом.

Відповідно до п. 6.1 вказаних Рекомендацій Вищого господарського суду України, у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані, зокрема, про наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням).

У зустрічному позові позивач за зустрічним позовом посилається на те, що продукція, яка відповідає формулі корисної моделі, ще до подання заявки ТОВ «ЕКОПЛАСТ»на реєстрацію корисної моделі, тобто до 26.02.2007р., вироблялась Компанією «Stella-Pack S.A.»(Польща) та реалізовувалась на території України. На підтвердження наведеного позивачем за зустрічним позовом надано суду лист Компанії «Stella-Pack S.A.»(Польща) від 09.06.2010р., у якому зазначається, що Компанія «Stella-Pack S.A.»(Польща) займається виробництвом рукавів для запікання із 1998р., які поставляються на територію України, починаючи із 1999р. Одними із різновидів рукавів для запікання є рукав з (тракторним) швом, рукав із стрічкою - зав’язкою, рукав із отвором для виходу пари.

Проте, позивачем за зустрічним позовом не надано суду належних та допустимих доказів на підтвердження викладених у листі Компанії «Stella-Pack S.A.»(Польща) обставин, а саме, доказів того, що рукави для запікання, зокрема, наданий представником позивача за зустрічним позовом у якості доказу «Рукав для запікання»з відрізним паском, виробництва Компанії «Stella-Pack S.A.»для ТОВ «Стелла Пак Україна», виробляються у Польщі із 1998року. За відсутності наведених доказів, суд не знайшов підстав для протиставлення зазначеної продукції виробництва Компанії «Stella-Pack S.A.»корисній моделі, яка запатентована ТОВ «ЕКОПЛАСТ», відповідно на вирішення судового експерта не ставилось питання щодо того, чи спростовують новизну корисної моделі за патентом України №25253 відомості, які містяться у матеріалах справи (за відсутності доказів того, що протиставлений об’єкт дійсно вироблявся, починаючи із 1998року, тобто, до дати подання ТОВ «ЕКОПЛАСТ»заявки на видачу патенту).

Щодо додаткового посилання ТОВ «КПД»у поясненні від 22.03.2011р. на патент України №13654 на промисловий зразок із зазначенням, що корисна модель за патентом України №25253 не є новою (оскільки ще до 26.02.2007р. сукупність суттєвих ознак відповідного об’єкта вже була загальнодоступна з патенту України №13654 на промисловий зразок, відомості про видачу якого були опубліковані 15.02.2007р.), суд зазначає наступне.

Згідно з частиною третьою статті 22 ГПК сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Несвоєчасне подання стороною у справі доказів з неповажних причин, спрямоване на затягування судового процесу, може розцінюватися господарським судом як зловживання процесуальними правами.

Позивачем за зустрічним позовом не наведено поважних причин за яких відомості про патент України №13654 на промисловий зразок, які, на думку позивача за зустрічним позовом спростовують новизну корисної моделі за патентом України №25253 та дослідження яких потребує спеціальних знань, не були надані суду до призначення судової експертизи у справі №54/95.

За наведених обставин, суд приходить до висновку, що посилання позивача за зустрічним позовом після одержання висновку призначеної судом експертизи на додатковий об’єкт - патент України №13654 на промисловий зразок, який, у свою чергу потребує експертного дослідження, спрямоване на затягування судового процесу та розцінюється судом як зловживання процесуальними правами. Крім того, суд зазначає, що клопотання про призначення нової експертизи у справі №54/95 від представника ТОВ «КПД»не надходило.

При цьому суд зазначає про обмежений двомісячний строк вирішення спору (згідно ст. 69 ГПК України) та відсутність процесуальної можливості призначати щоразу нову експертизу для дослідження додатково наданих об’єктів, які потребують експертного дослідження, що не були своєчасно подані без зазначення поважних причин.

За наведених обставин, суд приходить до висновку, що у матеріалах справи №54/95 відсутні належні та допустимі докази того, що корисна модель за патентом України №25253 не відповідає умовам патентоздатності, а саме, не є новою. Відповідно, суд не вбачає підстав для визнання недійсним патенту України №25253 від 25.07.2007р. на корисну модель та відмовляє у задоволенні зазначеної зустрічної позовної вимоги. Відповідно, не підлягає задоволенню похідна зустрічна позовна вимога про зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України внести до Державного реєстру патентів України на корисні моделі відомості щодо визнання патенту України на корисну модель №25253 "Виріб для теплової обробки харчових продуктів" недійсним.

Щодо первісних позовних вимог ТОВ «ЕКОПЛАСТ», як власника патенту України №25253 від 25.07.2007р. на корисну модель «Виріб для теплової обробки харчових продуктів», суд зазначає наступне.

Ст. 462 ЦК України визначено, що набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. За приписами ст. 464 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на винахід належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом.

У відповідності до ст. 465 ЦК України та ч. 1 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Таким чином, права позивача за первісним позовом, що випливають з патенту України № 25253, діють з 25.07.2007р.

Згідно ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на корисну модель є: право на використання корисної моделі; виключне право дозволяти використання корисної моделі; виключне право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. У відповідності до ч. 2 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Згідно із ст. 28 названого Закону використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог:

продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим;

існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

В такому разі обов'язок доведення того, що процес виготовлення продукту, ідентичного тому, що виготовляється із застосуванням процесу, який охороняється патентом, відрізняється від останнього, покладається на особу, щодо якої є достатні підстави вважати, що вона порушує права власника патенту.

Відповідно до п. 6.2 вищевказаних Рекомендацій Вищого господарського суду України № 04-5/76, якщо в процесі вирішення спору між сторонами виникнуть розбіжності стосовно можливого виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), господарський суд залежно від обставин справи має запропонувати судовому експерту роз'яснити питання, чи використано при виготовленні цього продукту кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Так, з метою повного, всебічного, об’єктивного вирішення спору у справі №54/95 судом було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському НДІ судових експертиз.

На вирішення експерта було поставлено наступне питання:

-          чи використано у виробі «Рукав для запекания»виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «КПД»кожну ознаку корисної моделі за патентом України №25253 від 25.07.2007р. «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»або ознаку, еквіваленту їй?

Згідно висновку №11129/10-12 від 17.02.2011р. судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, у наданому на експертизу виробі «Рукав для запекания»виробництва ТОВ «КПД»одна ознака «стрічка закріплена до дна виробу з можливістю відривання»з сукупності ознак незалежного пункту формули корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»за патентом України №25253 від 25.07.2007р. замінена на еквівалентну ознаку «стрічка приліплена по всій довжині рукава з можливістю витягування», а всі інші ознаки із зазначеної сукупності ознак незалежного пункту та всі ознаки сукупності ознак залежного пункту формули цієї корисної моделі використані у зазначеному виробі.

Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі №54/95.

ТОВ «КПД»заперечив проти висновку експертизи, проте, суд відхиляє такі заперечення, з огляду на наступне.

Експертиза у справі №54/95 проведена судовим експертом, яка має вищу технічну освіту, кваліфікацію судового експерта (включена до Державного реєстру атестованих судових експертів), має стаж роботи з досліджень об’єктів інтелектуальної власності з 1980р., стаж експертної роботи із 2008року, а наведені у письмовому запереченні зауваження, є власною позицією сторони, представник якої не має спеціальних знань та не має кваліфікації судового експерта. Крім того, наведені зауваження не спростовують вцілому повноту, ясність та правильність експертного висновку.

Посилання ТОВ «ЕКО»на те, що оскільки будь-який товар продається в упаковці, яка не захищає від заміни вмісту в упаковці, тому невідомо, чи направив позивач за первісним позовом експерту продукцію, яка була безпосередньо придбана у магазині відповідача-1 за первісним позовом, чи власний матеріал, суд відхиляє, оскільки доказів того, що в упаковці товару «Рукав для запікання»повинен міститись інший екземпляр продукції, ніж та, яка надана суду ТОВ «ЕКОПЛАСТ», матеріали справи не містять.

Таким чином, матеріали справи містять належні та допустимі докази на підтвердження того, що продукція «Рукав для запікання»виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю «КПД»із застосуванням запатентованої ТОВ «ЕКОПЛАСТ»корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів», без згоди власника патенту України №25253, що є порушенням прав інтелектуальної власності ТОВ «ЕКОПЛАСТ».

Посилання ТОВ «КПД»на те, що з лютого місяця 2010р. ТОВ «КПД»припинив виробництво продукції «Рукав для запекания» та після припинення виробництва відповідачем-2 за первісним позовом лише реалізовувались залишки продукції в торгівельній мережі, відповідно, провадження у справі за первісним позовом підлягає припиненню за відсутності предмету спору, суд відхиляє, оскільки, як встановлено судом, порушення прав ТОВ «ЕКОПЛАСТ», як власника патенту України №25253 від 25.07.2007р. на корисну модель «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»мало місце, відповідно, порушене право позивача за первісним позовом підлягає судовому захисту. Крім того, припинення виробництва продукції «Рукав для запекания»не дає підстав стверджувати, що таке виробництво, без прийняття рішення по суті даного спору, не буде у подальшому відновлено ТОВ «КПД».

Крім того, суд враховує, що позивач за первісним позовом надав суду докази придбання 16.03.2011р. продукції «Рукав для запекания»виробництва ТОВ «КПД», на якій зазначено дату виготовлення 03/2010, тобто, твердження ТОВ «КПД»про припинення виробництва продукції з лютого 2010р. не відповідає дійсності.

За наведених обставин, позивач за первісним позовом має право вимагати у судовому порядку заборонити неправомірне використання запатентованої корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів».

У первісному позові позивач за первісним позовом просить суд, зокрема, заборонити відповідачам за первісним позовом використання корисної моделі за патентом України №25253 від 25.07.2007р., а саме, виготовляти продукт із застосуванням запатентованої корисної моделі; копіювати (відтворювати зовнішній вигляд) запатентованої корисної моделі; відтворювати як повністю, так і частково ознаки, включені до формули корисної моделі, і ознаки, еквівалентні ним; застосовувати такі продукти із комерційною метою; пропонувати їх для продажу, в тому числі, через мережу Інтернет; здійснювати продаж, імпорт (ввезення); здійснювати інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів у зазначених цілях.

Так, суд зазначає, що позивачем за первісним позовом надано суду докази здійснення ТОВ «ЕКО»реалізації продукції «Рукав для запікання»виробництва ТОВ «КПД», проте, не надано доказів здійснення іншого використання запатентованої корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів». Таким чином, порушене право ТОВ «ЕКОПЛАСТ»підлягає захисту в частині заборони ТОВ «ЕКО»здійснювати використання корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»за патентом України №25253, безпосередньо шляхом пропонування до продажу, продажу, зберігання продукції «Рукав для запікання»виробництва ТОВ «КПД», застосування продукції з комерційною метою. При цьому, позивачем за первісним позовом не доведено, що ТОВ «ЕКО»здійснює продаж продукції через мережу Інтернет, імпорт (ввезення) такої продукції та інше введення в цивільний оборот, відповідно, у зазначеній частині суд також вважає первісні позовні вимоги необґрунтованими.

Суд задовольняє первісні позовні вимоги, які пред’явлені до ТОВ «КПД»частково, а саме, в частині заборони порушення прав ТОВ «ЕКОПЛАСТ»тими способами, які доведені позивачем за первісним позовом.

Так, суд задовольняє первісні позовні вимоги в частині заборони ТОВ «КПД»використання корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»за патентом України №25253, шляхом: виготовлення продукту «Рукав для запікання» із застосуванням запатентованої корисної моделі; відтворення в продукції «Рукав для запікання»кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»за патентом України №25253, або ознак, еквівалентних їм; застосовування продукції «Рукав для запікання»з комерційною метою; пропонування її до продажу; здійснення продажу такої продукції; зберігання вказаної продукції у зазначених цілях. При цьому, позивачем за первісним позовом не доведено, що ТОВ «КПД»здійснює копіювання запатентованої корисної моделі (повне відтворення зовнішнього вигляду), продаж продукції через мережу Інтернет, імпорт (ввезення) такої продукції та інше введення в цивільний оборот, відповідно, у зазначеній частині суд також вважає первісні позовні вимоги необґрунтованими. При цьому, суд звертає увагу, що згідно положень закону часткове відтворення ознак, які включені до формули корисної моделі, або ознак, які еквівалентні їм (що просить суд заборонити здійснювати відповідачам позивач за первісним позовом) не є виготовленням продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі, тобто, використанням корисної моделі, яка запатентована позивачем за первісним позовом.

Також, суд задовольняє первісну позовну вимогу про вилучення з цивільного обороту продукції «Рукав для запікання», яка виготовлена та введена у цивільний оборот ТОВ «КПД»з порушенням прав інтелектуальної власності ТОВ «ЕКОПЛАСТ», за місцем знаходження ТОВ «КПД»та ТОВ «ЕКО»та знищення такої продукції.

При цьому, суд відхиляє посилання ТОВ «ЕКО»на те, що зазначене товариство є добросовісним набувачем продукції «Рукав для запікання», відповідно, суд не може витребувати майно у добросовісного набувача і відповідач-1 за первісним позовом має право використовувати продукцію у власних цілях, з огляду на наступне. Ст. 388 ЦК України визначає підстави, за яких майно не може бути витребувано у добросовісного набувача власником такого майна. У даному випадку, мова іде про введення продукції у цивільний оборот, продаж продукції з порушенням прав інтелектуальної власності іншої особи, порушене право якої підлягає захисту, шляхом вилучення такої продукції з цивільного обороту, з метою припинення подальшого порушення прав інтелектуальної власності. Відповідно, у даному випадку, посилання на норми закону, які захищають інтереси добросовісного набувача майна, суд вважає некоректним.

Щодо первісної позовної вимоги про вилучення із цивільного обороту матеріалів та знаряддя, які використовувалися переважно для виготовлення продукції «Рукав для запікання»з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знаряддя за місцем знаходження ТОВ «КПД», то суд зазначає, що позовні вимоги не можуть мати альтернативний характер. Крім того, наведений спосіб захисту не відповідає порушеному праву (оскільки вилученню з цивільного обороту підлягає саме продукція, яка виготовлена із застосуванням запатентованої корисної моделі, а не матеріали та знаряддя, за допомогою яких може бути виготовлена не лише наведена продукція, але і інша продукція, у тому числі і та, у якій не використано кожну ознаку, яка включена до незалежного пункту формули корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»за патентом України №25253, або ознака, еквівалентна їй). Фактично, задоволення зазначеної позовної вимоги може призвести до неправомірного зупинення виробництва іншої продукції, яке здійснюється ТОВ «КПД». Крім того, належних та допустимих доказів на підтвердження того, що такі матеріали та знаряддя є власністю ТОВ «КПД»матеріали справи не містять.

Таким чином, первісні позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими у частині та підлягають задоволенню частково.

Судові витрати на первісним позовом у відповідності до ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача-2 за первісним позовом, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно від результатів вирішення спору. Суд враховує, що відповідач-1 за первісним позовом не знав і не повинен про те, що продукція «Рукав для запікання»виготовлена із застосуванням запатентованої корисної моделі.

Судові витрати за зустрічним позовом у відповідності до ст. 49 ГПК України покладаються на позивача за зустрічним позовом.

Керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1.          Первісні позовні вимоги задовольнити частково.

2.          Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКО»(м. Київ, просп. Науки, 8, код ЄДРПОУ 32104254) здійснювати використання корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»за патентом України №25253 від 25.07.2007р., шляхом пропонування до продажу, продажу, зберігання продукції «Рукав для запікання»виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю «КПД», застосування такої продукції з комерційною метою.

3.          Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «КПД»(Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 27, код ЄДРПОУ 31911363) здійснювати використання корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»за патентом України №25253 від 25.07.2007р., шляхом: виготовлення продукту «Рукав для запікання»із застосуванням запатентованої корисної моделі; відтворення в продукції «Рукав для запікання»кожної ознаки, включеної до незалежного пункту формули корисної моделі «Виріб для теплової обробки харчових продуктів»за патентом України №25253 від 25.07.2007р., або ознак, еквівалентних їм; застосовування продукції «Рукав для запікання»з комерційною метою; пропонування її до продажу; здійснення продажу такої продукції; зберігання вказаної продукції у зазначених цілях.

4.          Вилучити з цивільного обороту продукцію «Рукав для запікання», яка виготовлена та введена у цивільний оборот Товариством з обмеженою відповідальністю «КПД»(Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 27, код ЄДРПОУ 31911363) з порушенням прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОПЛАСТ»(Хмельницька область, Хмельницький район, с. Пашківці, код ЄДРПОУ 31521894), за місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «КПД»(Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 27, код ЄДРПОУ 31911363) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО» (м. Київ, просп. Науки, 8, код ЄДРПОУ 32104254) та знищити вилучену продукцію.

5.          У іншій частині - у задоволенні первісних позовних вимог відмовити.

6.          У задоволенні зустрічних позовних вимог відмовити повністю.

7.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «КПД»(Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Теплична, 27, код ЄДРПОУ 31911363) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОПЛАСТ»(Хмельницька область, Хмельницький район, с. Пашківці, код ЄДРПОУ 31521894) 85,00грн. - державного мита, 236,00грн. –витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

8.          Після набрання рішенням законної сили видати накази.

9.          Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКОПЛАСТ»(Хмельницька область, Хмельницький район, с. Пашківці, код ЄДРПОУ 31521894) з Державного бюджету України 10 (десять) грн. 00коп. зайво сплаченої суми державного мита. Видати довідку.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його оголошення.

Суддя В.В. Палій