Рішення № 136895506, 06.04.2026, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20584/19-ц

пр. 2-1220/26

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2026 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Козлова Р.Ю.,

при секретарі судового засідання - Іваненку С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "УАН КАРД" до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсним та скасування рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.02.2019 року за реєстраційним номером 14644/ЗМ/19 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "onecard" за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 року, про зобов`язати вчинити дії та про заборону вчинення дій,

ВСТАНОВИВ:

Позивач ТОВ "УАН КАРД" у квітні 2019 року звернулося до суду із вказаним позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ОСОБА_1 , в якому просив:

- визнати недійсним та скасувати рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.02.2019 року за реєстраційним номером 14644/ЗМ/19 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "onecard" за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 року;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України провести повторну кваліфікаційну експертизу позначення «onecard» за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 р. та відхилити реєстрацію знака для товарів та послуг «onecard» за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 р. для заявленого переліку товарів та послуг 16, 35, 36, 39, 41 МКТП;

- заборонити ОСОБА_1 використовувати розрізняльну частину комерційного (фірмового) найменування «УАН КАРД» та/або позначення, схожі з розрізняльного частиною комерційного (фірмового) найменування «УАН КАРД» настільки, що їх можна сплутати, та подавати на реєстрацію в якості об`єктів права інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, знаками для товарів та послуг.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що 21.03.2018 року було здійснено державну реєстрацію ТОВ «УАН КАРД». Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), повне та скорочене найменування Товариства в ЄДР українською та англійською мовою, зокрема, повне найменування англійською мовою LIMITED LIABILITY COMPANY «ONE CARD», скорочене - «ONE CARD» LLC. Стверджується, що у своїй діяльності з моменту державної реєстрації позивач активно використовує позначення «ONECARD» та комерційне (фірмове) найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» (скорочено ТОВ «УАН КАРД») і що це комерційне найменування набуло розрізняльної здатності серед споживачів на території України.

Позивачу стало відомо, що 07.08.2018 ОСОБА_1 було подано заявку № m 2018 18462 на реєстрацію позначення «onecard» в якості знаку для товарів та послуг щодо товарів та послуг класів 16, 35, 36, 39, 41 МКТП. На переконання позивача, заявлений перелік товарів та послуг за вказаними класами МКТП покриває сферу господарської діяльності позивача, в якій ним використовується комерційне (фірмове) найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» (скорочено ТОВ «УАН КАРД»). Тому 07.02.2019 він подав заперечення проти реєстрації знаку для товарів і послуг для позначення за заявкою № m 2018 18462. Однак, незважаючи на це, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікувало інформацію про винесення рішення про реєстрацію знаку для товарів та послуг за заявкою № m2018 18462.

Позивач вбачає порушення його прав інтелектуальної власності у діях відповідачів щодо реєстрації знаку для товарів та послуг за заявкою № m2018 18462, оскільки, на його думку, позначення «onecard» за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги; позначення «onecard» за заявкою №?m2018 18462 від 07.08.2018 є схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» (скорочено «ТОВ «УАН КАРД») настільки, що їх можна сплутати; рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 11.02.2019 № 14644/ЗМ/19 про реєстрацію знаку для товарів та послуг за заявкою №?m2018 18462 від 07.08.2018 прийняте з порушенням прав позивача щодо процедури розгляду заперечень проти реєстрації знаку.

Вказані підстави позову обгрунтовані, зокрема, тим, що 21.03.2018 здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» із зареєстрованим найменуванням англійською мовою «ONE CARD» LLC. Керівником позивача 13.02.2018 зареєстровано доменне ім`я onecard.gift, на якому розміщено інтернет-сайт Товариства. Позивач працює як мультибрендовий подарунковий сервіс, діяльність якого направлена на виготовлення, розповсюдження та продаж універсальних подарункових сертифікатів у вигляді пластикових карток. На такі сертифікати ним наноситься позначення «ONECARD», виконане в унікальному фірмовому стилі. Вважає, що розрізняльна частина його найменування співпадає з розрізняльною частиною його комерційного (фірмового) найменування, слугує засобом індивідуалізації позивача та є схожим із заявленим позначенням за заявкою №?m2018 18462 настільки, що їх можна сплутати. Процедуру реєстрації знаку для товарів та послуг за заявкою №?m2018 18462 вважав порушеною через не здійснення Мінекономрозвитку розгляду заперечень, поданих представником позивача 07.02.2019 до прийняття відповідного рішення від 11.02.2019 про реєстрацію знаку для товарів та послуг за цією заявою.

В підтвердження своїх аргументів та доводів позивач, зокрема, надав підготовлені на його замовлення висновки експертів № 01-02/19 від 27.08.2019, № 156 від 22.08.2019, № 02-03/19 від 22.08.2019. Відповідно до цих висновків позначення «onecard» за заявкою №?m2018 18462 від 07.08.2018 є схожим настільки, що його можна сплутати з комерційним (фірмовим) найменуванням Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» станом на 07.08.2018 щодо споріднених товарів та послуг певних класів МКТП та є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги.

Відповідач Міністерство економічного розвитку і торгівлі України подало відзив на позовну заяву, у якому заперечило проти пред`явленого позову. Зазначило, що процедура реєстрації знаку для товарів та послуг за заявкою №?m2018 18462 була проведена у повній відповідності до вимог Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», а вимога про зобов`язання Мінекономрозвитку провести повторну кваліфікаційну експертизу вказаної заявки та відхилити реєстрацію знаку за вказаною заявкою є втручанням у його дискреційні повноваження.

Також зазначило, що позивач не довів, що позначення за заявкою №?m2018 18462 не відповідає умовам правової охорони, оскільки позивач не довів, що позначення «УАН КАРД» є комерційним (фірмовим) найменуванням та є відомим в Україні. Водночас, твердження позивача щодо ймовірного введення в оману споживачів щодо виробника товарів та послуг є лише його суб`єктивними міркуваннями.

Відповідач ОСОБА_1 в особі його представника подав відзив на позовну заяву, в якому також заперечив проти пред`явленого позову. Зокрема, зазначив, що Мінекономрозвитку обгрунтовано відмовилось розглядати заперечення позивача проти реєстрації вказаного знаку з огляду на пропуск останнім строку для подання таких заперечень і тому порушення процедури реєстрації знаку для товарів та послуг за заявкою №?m2018 18462 немає.

Також вказав, що позивач не надав належних та достовірних доказів виробництва товарів та надання послуг, зазначених у класах 16, 35, 36, 39, 41 МКТП в період до дати подання заявки №?m2018 18462 (07.08.2018), а надані ним документи не підтверджують факт виробництва таких товарів та надання таких послуг в період до 07.08.2018. Зазначив, що позивачем не було доведено ні використання у своїй господарській (комерційній) діяльності саме комерційного (фірмового) найменування ТОВ «УАН КАРД», ні факту відомості такого найменування станом на 07.08.2018, ні спорідненості товарів та послуг, що реалізовувались позивачем в період до 07.08.2018 з товарами та послугами, щодо яких подана заявка №?m2018 18462.

На підтвердження своїх аргументів та доводів відповідач ОСОБА_1 , зокрема, надав підготовлений на його замовлення висновок експерта № 135/19 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 11.11.2019 року. Відповідно до цього висновку позначення «onecard» за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 не було тотожним або схожим із комерційним (фірмовим) найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» настільки, що їх можна сплутати, станом на 07.08.2018р. Позначення «onecard» за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 не було таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, станом на 07.08.2018р.

Ухвалою Печерського районного суду від 28 лютого 2020 року було задоволення клопотання представників позивача та відповідача ОСОБА_1 та призначено судову експертизу з питань інтелектуальної власності, виконання якої доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. На вирішення експерта (експертів) поставлено питання:

- Чи було позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, станом на 07.08.2018 р?

- Чи було позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 тотожним або схожим із фірмовими найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» настільки, що їх можна сплутати, станом на 07.08.2018 р.?

- Чи було позначення "onecard" за заявкою № m 201818462 від 07.08.2018 р. тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД», настільки, що їх можна сплутати, станом на 07.08.2018 р.

У розпорядження експертної установи надано матеріали цивільної справи №757/20584/19-ц в семи томах. Оплату за проведення експертизи покладено на позивача та відповідача ОСОБА_1 у рівних частинах. Попереджено експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України. Провадження по справі на час проведення експертизи зупинено до отримання висновку експерта.

У вересні 2020 року на адресу Печерського районного суд м. Києва повернулись матеріали справи з висновком експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз від 18.08.2020 № 2863 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до цього висновку експертів ЛНДІСЕ позначення «onecard» за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 станом на 07.08.2018 не було таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги; позначення «onecard» за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 є схожим із комерційним (фірмовим) найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» та його скороченою формою «ТОВ «УАН КАРД», але їх не можна сплутати для неоднорідних товарів та послуг.

У зв`язку з надходженням вказаного висновку ухвалою від 04.12.2020 було поновлено провадження у справі.

За клопотанням позивача, протокольними ухвалами суду залучено до участі у справі в якості відповідача Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» та прийнято заяву позивача про зміну предмету позову в частині покладення саме на ДП «Український інститут інтелектуальної власності», а не Мінекономрозвитку, зобов`язання провести повторну кваліфікаційну експертизу позначення «onecard» за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 р. та відхилити реєстрацію знака для товарів та послуг «onecard» за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 р. для заявленого переліку товарів та послуг 16, 35, 36, 39, 41 МКТП.

Ухвалою Печерського районного суд м. Києва від 22.01.2021 закрито підготовче провадження у справі та призначено розгляд справи по суті.

Ухвалою Печерського районного суд м. Києва від 14.07.2021, після заслуховування вступних промов учасників справи та пояснень судових експертів ЛНДІСЕ Харабуги Ю.С. та Калініченка М.М., задоволено клопотання представника позивача про призначення повторної експертизи у справі. Призначено повторну судову експертизу з питань інтелектуальної власності, виконання якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На вирішення експерта (експертів) поставлені питання:

Чи було позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, станом на 07.08.2018 р?

Чи було позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 тотожним або схожим із фірмовими найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» настільки, що їх можна сплутати, станом на 07.08.2018 р.?

Чи було позначення "onecard" за заявкою № m 201818462 від 07.08.2018 р. тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД», настільки, що їх можна сплутати, станом на 07.08.2018 р.

У розпорядження експертної установи надано матеріали цивільної справи №757/20584/19-ц в восьми томах. Оплату за проведення експертизи покладено на позивача та відповідача ОСОБА_1 у рівних частинах. Попереджено експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України. Провадження по справі на час проведення експертизи зупинено до отримання висновку експерта.

Апеляційна скарга представника відповідача Дрозда В. В. на вказану ухвалу Печерського районного суд м. Києва від 14.07.2021 про призначення повторної судової експертизи була залишена без задоволення постановою Київського апеляційного суду від 10.04.2023.

У вересні 2023 року на адресу Печерського районного суд м. Києва повернулись матеріали справи без виконання ухвали про призначення повторної судової експертизи у зв`язку із не оплатою позивачем ТОВ «УАН КАРД» своєї частки за проведення судової експертизи до КНДІСЕ, через що організувати проведення експертизи не вбачається за можливе.

Представник позивача звернувся до суду з клопотанням про повторне направлення матеріалів справи до експертної установи на виконання ухвали суду про призначення експертизи, оскільки вартість експертизи позивачем станом на 24 листопада 2023 року оплачена.

Ухвалою Печерського районного суд м. Києва від 14 грудня 2023 року вказане клопотання задоволено. Направлено до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз матеріали цивільної справи № 757/20584/19-ц (09 томів) та ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 14 липня 2021 року про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності, для її виконання після оплати вартості експертного дослідження позивачем Товариством з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД».

У жовтні 2024 року на адресу Печерського районного суд м. Києва повернулись матеріали справи з висновком експерта № 18511/23-53 від 25.06.2024 року за результатами проведення повторної судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до цього висновку експерта КНДІСЕ:

- позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 не було тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» настільки, що їх можна сплутати, станом на 07.08.2018 р.;

- позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 не було тотожним або схожим із фірмовим найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» настільки, що їх можна сплутати, станом на 07.08.2018 р.;

- позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 не було таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, станом на 07.08.2018 р.

У зв`язку з надходженням вказаного висновку ухвалою суду від 09.12.2024 було поновлено провадження у справі, призначено справу до розгляду по суті.

Протокольною ухвалою суду від 29.05.2025 залучено Державну організацію «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКНОІВІ) до справи як процесуального правонаступника ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) та Мінекономіки.

УКРНОІВІ також подало відзив на позовну заяву, у якому не погодилось з твердженнями та вимогами позивача. Зазначило, що воно не є належним відповідачем по справі, оскільки не є правонаступником Мінекономіки та Укрпатенту. Під час прийняття рішення за заявкою № m201818462, Укрпатентом (як закладом експертизи) та Мінекономіки не було порушено жодної з вимог законодавства України. Позовна вимога про відхилення реєстрації знака за заявкою № m201818462 є формою втручання в дискреційні повноваження УКРНОІВІ. Позивач не довів, що позначення «УАН КАРД» є комерційним (фірмовим) найменуванням, є відомим в Україні та схожим із позначенням за заявкою № m201818462 настільки, що їх можна сплутати. Твердження позивача про можливе введення в оману споживачів також вважає недоведеними. Вказує, що висновок експерта № 18511/23-53 від 25.06.2024 підтвердив необґрунтованість позовних вимог та підтвердив відповідність позначення за заявкою № m201818462 умовам надання правової охорони.

Заслухавши за клопотанням представника позивача пояснення судового експерта КНДІСЕ, ОСОБА_2 , а також дослідивши матеріали справи, суд протокольною ухвалою від 06.04.2026 відмовив у задоволенні клопотання представника позивача про призначення ще однієї повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності з огляду на надмірну тривалість розгляду справи та наявність у матеріалах справи шести висновків експертів, два з яких - за результатами проведення експертиз, призначених судом за клопотанням, зокрема, позивача. Суд вважає за можливе винести рішення на основі наявних у матеріалах справи висновків експертів, жоден з яких згідно ст. 110 ЦПК України не має наперед установленоі? сили та переваги над іншими джерелами доказів.

У ході судових дебатів представник позивача підтримала позовні вимоги та просила їх задовольнити, представники відповідачів заперечили проти їх задоволення.

Відтак, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та оцінивши письмові докази по справі у їх сукупності, суд дійшов наступного висновку.

Відносини, що виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулює Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 № 3689-ХІІ (далі - Закон № 3689-ХІІ). При цьому до спірних правовідносин підлягають застосуванню його норми в редакції, що діяла з 21.05.2015 по 11.12.2019.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII (в редакції, що діяла в період спірних правовідносин) не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки на видачу свідоцтва на знак, щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Таким чином, Закон № 3689-XII установлює сукупність умов, за наявності яких може бути застосовано абзац четвертий пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII та відмовлено у реєстрації знаку для товарів і послуг, а саме:

1) належність фірмового найменування іншій особі;

2) набуття прав на фірмове найменування іншою особою до дати подання заявки на знак для товарів і послуг;

3) тотожність або схожість знаку для товарів і послуг із фірмовим найменуванням настільки, що їх можна сплутати;

4) відомість фірмового найменування на території України, до дати подання заявки на видачу свідоцтва на знак;

5) наявність таких же або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно зі статтею 90 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму.

Також, зазначеною статтею ЦК України передбачено, що юридична особа, що є підприємницьким товариством, може мати комерційне (фірмове) найменування.

Таким чином, ЦК України розмежовує поняття найменування юридичної особи та комерційне (фірмове) найменування. При цьому, на відміну від комерційного (фірмового) найменування ЦК України зобов`язує юридичну особу мати своє найменування.

Стосовно комерційного (фірмового) найменування, то ЦК України лише надає особі право мати комерційне (фірмове) найменування, а тому особа сама визначає, що є його комерційним (фірмовим) найменуванням.

Зазначений правовий висновок відповідає і позиції Вищого господарського суду України, що відображена у постанові Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності», пунктом 78 якої передбачено, що комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); друге із згаданих найменувань не є об`єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов`язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

Найменуванням юридичної особи є назва, яка індивідуалізує юридичну особу в сукупності його прав і обов`язків як самостійного суб`єкта права. Таке найменування є для юридичної особи тим самим, що для фізичної особи її ім`я. Його виникнення слід пов`язувати з датою державної реєстрації юридичної особи.

Фірмовим (комерційним) найменуванням є назва, якою юридична особа або громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, позначають себе на ринку, і яка використовується для їх ідентифікації в господарських (комерційних) відносинах.

Чинне законодавство України не містить ні вимог щодо тотожності комерційного найменування найменуванню юридичної особи (стаття 90 ЦК України), ані вимог щодо певного змісту комерційного найменування (зокрема, щодо зазначення організаційно-правової форми підприємства).

Аналогічна точка зору відображена, наприклад, у постанові Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 20 вересня 2023 року по справі № 750/13341/19.

Відповідно до наданих позивачем виписки Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців від 22.03.2018 та роздруківки з цього реєстру від 06.02.2019, протоколу № 1 загальних зборів учасників від 19.03.2018 та затвердженого цим протоколом статуту найменуванням позивача як юридичної особи українською мовою є «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД», скорочене - «ТОВ «УАН КАРД», англійською мовою - Limited Liability Company «ONE CARD», скорочене - LLC «ONE CARD».

Водночас, відповідно до наказу директора позивача № 0130/18 від 30.03.2018 комерційним (фірмовим) найменуванням Товариства визначено: повне - «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД», скорочене - «ТОВ «УАН КАРД».

Отже, англомовний варіант назви юридичної особи позивача не є його комерційним (фірмовим) найменуванням. Таким є лише україномовна назва позивача, що визначено ним самим у відповідному наказі. За таких умов суд не може брати до уваги всі посилання позивача, пов`язані з використанням ним у господарській діяльності його англомовного найменування як юридичної особи, яке не є його комерційним (фірмовим) найменуванням.

Оцінюючи тотожність чи схожість вказаного комерційного (фірмового) найменування позивача із знаком для товарів та послуг «onecard», суд виходить з того, що відповідно до висновку експерта №18511/23-53 від 25.06.2024, підготовленого за результатами повторної експертизи, позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 не було тотожним або схожим з комерційним (фірмовим) найменуванням «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» настільки, що їх можна сплутати, станом на 07.08.2018 р.; позначення "onecard" за заявкою № m2018 18462 від 07.08.2018 не було тотожним або схожим із фірмовим найменуванням Товариства з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» настільки, що їх можна сплутати, станом на 07.08.2018 р.

Такий висновок обгрунтовано, зокрема, тим, що словесне позначення «onecard» за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 та допоміжна обов`язкова (вирізняльна) частина комерційного (фірмового) найменування (скорочене комерційне (фірмове) найменування) «УАН КАРД», є схожими за фонетичними ознаками; словесне позначення «onecard» за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 та повне комерційне (фірмове) найменування - «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД», в цілому не є схожими за фонетичними ознаками; позначення, які є об`єктами дослідження, є несхожими за графічними (візуальними) ознаками та несхожими за семантичними (смисловими) ознаками (с. 57 висновку).

Наведені у вказаному висновку аргументи та доводи експерта, у тому числі результати дослідження звукових (фонетичних), графічних (візуальних) та смислових (семантичних) ознак, суд вважає переконливими. Зокрема, бере до уваги наведені у висновку відмінні графічні (візуальні) ознаки: різна кількість слів, використання кириличного алфавіту у комерційному (фірмовому) найменуванні позивача та латиниці у позначенні «onecard», використання різних літер за характером написання. Також зважає на вказане експертом різне семантичне значення слова «onecard» та словосполучення «УАН КАРД» з урахуванням посилань на методичні рекомендації, відповідно до яких за різного семантичне значення позначення не можуть бути визнані схожими настільки, що їх можна сплутати навіть у разі збігу окремих слів.

При цьому висновки експертів № 01-02/19 від 27.08.2019, № 156 від 22.08.2019, № 02-03/19, надані позивачем, у яких сформульовані інакші висновки щодо тотожності чи схожості вказаного комерційного (фірмового) найменування позивача із знаком для товарів та послуг за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018, суд оцінює критично з огляду на те, що вони базуються виключно на матеріалах, наданих позивачем, а не матеріалах справи загалом. Тому, як і висновок експерта № m 2018 18462 від 07.08.2018, наданий відповідачем ОСОБА_1 , викликають сумніви щодо об`єктивності, обгрунтованості та правильності, через що й було призначено судову експертизу у цій справі. Водночас, висновок експертів ЛНДІСЕ від 18.08.2020 № 2863 раніше вже було визнано судом необгрунтованим, що стало підставою для призначення повторної судової експертизи, за результатами якої складено висновок експерта №18511/23-53 від 25.06.2024.

Натомість висновок №18511/23-53 від 25.06.2024 виглядає найбільш об`єктивним та обгрунтованим і в сукупності з повними, чіткими та вичерпними відповідями експерта КНДІСЕ Климової Н. Б. на запитання представників сторін, надані в судовому засіданні, не викликає у суду сумнівів у його правильності.

Щодо наявності таких же або споріднених з ними товарів і послуг, то відповідно до висновку експерта №18511/23-53 від 25.06.2024 лише частина товарів та послуг, вказаних у класах 16, 35 та 36 МКТП є спорідненими із послугами ТОВ «УАН КАРД»: «46.90. Неспеціалізована оптова торгівля»(як основний вид економічної діяльності) подарунковими сертифікатами. А саме, товари «друкована продукція» (16 клас МКТП), «рекламування, вивчення ринку, дослідження ринкове, інтерактивне рекламування через комп`ютерну мережу; комерційне інформування і консультування споживачів, надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів, пошукова оптимізація для сприяння продажам; сприяння продажам (посередництво)» (35 клас МКТП), «фінансові операції», «знижки на товар або послуги» (36 клас МКТП).

Інші товари 16 класів МКТП та послуги 35, 36, 39. 41 класів МКТП, для яких було подано на реєстрацію матеріали заявки N? m2018 18462 щодо позначення «onecard», не є ні тими самими, ні спорідненими з послугами 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, який як основний вид економічної діяльності було зареєстровано ТОВ «УАН КАРД», «УАН КАРД» (с. 51 висновку).

Оцінюючи відомість комерційного (фірмового) найменування позивача на території України, суд виходить з того, що ТОВ «УАН КАРД» було зареєстровано 21.03.2018, а власну господарську діяльність з реалізації подарункових сертифікатів розпочало 18.06.2018 року. Тобто, період початку використання ТОВ «УАН КАРД» свого комерційного (фірмового) найменування до дати подання заявки № m2018 18462 від 07.08.2018 є нетривалим, що не може свідчити про наявність ознак відомості цього комерційного (фірмового) найменування в Україні станом на 07.08.2018. Це також відзначено у висновку експерта №18511/23-53 від 25.06.2024 при відповіді на інше з питань експертизи (с. 74).

Також суд враховує, що в матеріалах справи відсутні докази відомості сайту onecard.gift станом на 07.08.2018 (надані позивачем статті щодо цього сайту датовані січнем та березнем 2019 року) та передачі прав на це доменне ім`я від ОСОБА_3 до ТОВ «УАН КАРД». Більше того, немає доказів того, що станом на 07.08.2018 такий сайт взагалі було створено та розміщено в мережі Інтернет. Натомість у висновок експерта № m 2018 18462 від 07.08.2018 зазначено про зворотнє. Інші докази доведення до загального відома як відкритої, публічно оголошеної інформації про комерційне (фірмове) найменування позивача і його пов`язаність з відповідними товарами і послугами такої особи, які є результатом її господарської діяльності, теж не надані.

Таким чином, суд приходить до висновку, що позивач мав комерційні (фірмові) найменування «Товариство з обмеженою відповідальністю «УАН КАРД» та «ТОВ «УАН КАРД», права на які були набуті ним до дати подання заявки (а саме, 30.03.2018) та використовувались щодо частини товарів та послуг, щодо яких подано заявку, але ці комерційні (фірмові) найменування не є тотожними або схожими із знаком для товарів і послуг «onecard» за заявою N? m2018 18462 від 07.08.2018 настільки, що їх можна сплутати, та не були відомі на території України до дати подання вказаної заявки. Тому підстав для застосування до спірних правовідносин абзацу четвертого пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII (в редакції, що діяла в період спірних правовідносин) не вбачається.

Відповідно до абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII (в редакції, що діяла в період спірних правовідносин) не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У відповідності до п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 № 11, що діяли в період спірних правовідносин, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до висновку експерта №18511/23-53 від 25.06.2024, який суд вважає правильним та обгрунтованим з огляду на наведені в ньому посилання на відповідні методичні рекомендації, до позначень, що можуть ввести в оману стосовно особи, яка виробляє товар або надає послугу, мають бути віднесені досліджувані позначення, які є тотожними або схожими до ступеню сплутування з комерційними позначеннями інших осіб, використання яких було розпочато раніше і мало такий характер, який зробив їх достатньо відомими споживачам для того, щоб викликати асоціації з особою певного виробника, яким не є власник або користувач досліджуваного позначення.

На підставі аналізу наявних у матеріалах справи доказів суд також погоджується з висновком експерта щодо того, що період початку використання у договорах ТОВ «УАН КАРД», як сторони для надання послуг з 18.06.2018 до 07.08.2018, та у період від 23.07.2018до 07.08.2018 є нетривалим та несуттєво передує даті подання заявки № m2018 18462 від 07.08.2018 на знак для товарів та послуг. Наведена інформація про використання «УАН КАРД» є недостатньо показовою з точки зору тривалості використання найменування «УАН КАРД», а особливо, не може свідчити про наявність ознак відомості фірмового найменування «УАН КАРД» в Україні станом на 07.08.2018, а отже, не вказує на можливість виникнення асоціативного зв`язку між послугою та особою, яка надає такі послуги станом на 07.08.2018.

При цьому суд також враховує пояснення експерта КНДІСЕ Климової Н. Б. та відповідні положення підготовленого нею висновку щодо неможливості врахування для цієї відповідної експертизи у сфері інтелектуальної власності договорів, укладених позивачем з метою забезпечення його власної господарської діяльності (зокрема, щодо отримання послуг з ведення бухгалтерського обліку підприємства), щодо незначної кількості договорів, укладених до 07.08.2018 та ще меншої кількості первинних документів, які підтверджують реалізацію відповідних товарів до вказаної дати, і щодо того, що інші договори, які містяться в матеріалах справи, були за датою укладення створені пізніше 07.08.2018 і тому не можуть братись до уваги.

Відтак, суд погоджується з вказаним висновком експерта про те, що позначення «onecard» за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 не було таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги. Тому підстав для застосування до спірних правовідносин положень абзацу 5 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII немає.

Щодо аргументів і доводів позивача відносно порушення Мінекономрозвитку процедури розгляду його заперечень проти реєстрації знаку для товарів та послуг» за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018, то суд звертає увагу на наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 10 Закону № 3689-XII (в редакції, що діяла в період спірних правовідносин) будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом. За подання заперечення сплачується збір. Заперечення розглядається, якщо воно одержане закладом експертизи не пізніше ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою.

Як зазначалось вище, позивачем оскаржується рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.02.2019 року за реєстраційним номером 14644/ЗМ/19 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "onecard" за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 року. Тобто, рішення за заявкою було прийнято 11.02.2019.

Водночас, заперечення патентного повіреного Остапчук В.Г., діючої від імені та в інтересах ТОВ «УАН КАРД», проти реєстрації знаку для товарів і послуг за заявкою № m201818462 були подані 07.02.2019. Тобто, менш ніж за 5 днів до дати прийняття Установою рішення за заявкою.

У зв`язку з цим ДП «Укрпатент» листом від 21.02.2019 (вих. № 18881/ЗМ/19) правомірно повідомило адресата про те, що зазначене вище заперечення не може бути враховане, оскільки були порушені вимоги щодо строків подання заперечення, викладені у пункті 8 статті 10 Закону № 3689-XII.

Суд також відхиляє доводи позивача щодо неналежного урядування з боку Мінекономрозвитку, звертаючи увагу на те, що спірна заявка була подана ще 07.08.2018 року, заявником було сплачено тариф ДП «Укрпатент» за прискорення розгляду його заявки, а висновок про відповідність заявки вимогам формальної експертизи було прийнято ще 11.12.2018. За таких обставин позивач мав достатньо часу для подання заперечень проти заявки № m 2018 18462 від 07.08.2018 року, і ні принцип належного урядування, ні принцип юридичної визначеності у даному випадку порушені не були.

До того ж, не прийняття Мінекономіки розгляду заперечень позивача, поданих з пропуском установленого законом строку, само по собі не може бути підставою для скасування оскаржуваного рішення. Тим більше за умови, коли аргументи та доводи позивача щодо наявності підстав для відмови у реєстрації знаку для товарів та послуг за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 року, вказані у запереченнях та у позовній заяві, не знайшли свого підтвердження.

Відповідно до ст.77 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.»

Відповідно до ст.79 ЦПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Відповідно до ст. 80 ЦПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Відповідно до ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 89 Цивільного процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Відповідно до ст. 263 ЦПК України, законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню цивільного судочинства, визначеному цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Таким чином, системно проаналізувавши вище викладені норми та обставини, дослідивши всі матеріали справи, суд не вбачає підстав для задоволення позову.

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат, суд виходить із такого.

За змістом ст.ст. 133, 139 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема витрат, пов`язаних із проведенням експертизи та витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно з ч. 2 ст. 137 ЦПК України за результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Відповідно до ч. 2 ст. 141 ЦПК України судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі відмови в позові - на позивача.

У відповідності до ч. 8 ст. 141 ЦПК України розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

За вищевказаних обставин, здійснені позивачем витрати на сплату судового збору, витрати, пов`язані з проведенням експертиз та витрати на професійну правничу допомогу не підлягають відшкодуванню.

Натомість на позивача мають бути покладені витрати відповідача ОСОБА_1 , пов`язані з проведенням експертиз та витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до договору № 30/19 від 19.09.2019, укладеного ОСОБА_1 з ТОВ «Центр сдуових експертиз «Альтернатива», рахунку № 01/118/19-19092019 та квитанції про оплату від 20.09.2019, акту наданих послуг № 01/118/19-19092019 від 22.11.2019 ОСОБА_1 поніс витрати на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності у вказаній установі у розмірі 25 000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 було сплачено 16 344 грн. витрат на проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, дорученої ЛНДІСЕ, згідно з рахунком № 20-04.2020 від 27.04.2020, та 51 380,70 грн. витрат на проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, дорученої КНДІСЕ, згідно з рахунком № 1972 від 08.06.2023, що підтверджується відповідними документами, наявними в матеріалах справи.

Зазначені витрати на проведення експертиз у сумі 92 724,70 грн. підлягають стягненню з позивача на користь відповідача ОСОБА_1 .

Також відповідачем ОСОБА_1 було заявлено до відшкодування витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до договору про надання правової допомоги від 15.08.2019, укладеного ОСОБА_1 з Адвокатським об`єднанням «Летрадо» та виписки з банківського рахунку від 19.09.2019, Дроздом В. В. по цій справі № 757/20584/19 були понесені витрати на професійну правничу допомогу, детальний перелік якої наведено у п. 5.1. вказаного договору, у розмірі 56 000 грн. Факт надання такої правової допомоги адвокатом вказаного Адвокатського об`єднання, Даниленком Євгенієм Михайловичем, підтверджується також наявними в матеріалах справи ордерами, виданими АО «Летрадо» вказану адвокату, відомості про якого наявні в Єдиному реєстрі адвокатів України, відповідними письмовими документами по суті справи, підписаних цим адвокатом та протоколами судових засідань, які засвідчують його участь у судових засіданнях по справі.

Відтак, враховуючи викладене та відсутність заперечень позивача щодо стягнення з нього витрат на професійну правничу допомогу, понесених відповідачем ОСОБА_1 або щодо розміру таких витрат, їх співмірності та обгрунтованості, керуючись принципами диспозитивності та змагальності сторін, суд вважає за можливе стягнути з ТОВ «УАН КАРД» на користь ОСОБА_1 витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 56 000 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 6, 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 4, 5, 12, 13,76-81, 89, 102-106, 133, 141, 259, 263-265, 273, 354, 355 ЦПК України, суд,

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "УАН КАРД" до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, ОСОБА_1 , Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про визнання недійсним та скасування рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 11.02.2019 року за реєстраційним номером 14644/ЗМ/19 про реєстрацію знаку для товарів та послуг "onecard" за заявкою № m 2018 18462 від 07.08.2018 року, про зобов`язати вчинити дії та про заборону вчинення дій - залишити без задоволення.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "УАН КАРД" (ЄДРПОУ 42009976) на користь ОСОБА_1 92 724,70 грн. в рахунок відшкодування витрат на проведення експертиз та 56 000 грн. в рахунок витрат на професійну правничу допомогу.

Повне рішення суду складено 17 квітня 2026 року.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга подається до Київського апеляційного суду.

Суддя