Постанова № 13651405, 19.01.2011, Касаційний господарський суд Верховного Суду (до 15.12.2027 - Вищий господарський суд України)

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2011 р. № 12/136-9/28

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого:

Суддів:Мирошниченка С.В.,

Барицької Т.Л.,

Жукової Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційні скарги 1) COPEMAPTEK C.A.;

2) Закритого акціонерного товариства "Ландрін"

на постановуКиївського апеляційного господарського суду від 01.11.2010 р.

на рішеннягосподарського суду міста Києва від 17.09.2010 р.

у справі№ 12/136-9/28 господарського суду міста Києва

за позовомCOPEMAPTEK C.A.;

доЗакритого акціонерного товариства "Ландрін";

Товариства з обмеженою відповідальністю "Баклажан";

Товариства з обмеженою відповідальністю "М 15"

третя особаДержавний департамент інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України

про

та за зустрічним позовом

до

про

та за позовом

до

проПрипинення порушення прав інтелектуальної власності на торгівельну марку за міжнародною реєстрацією №798984 та заборону вчинення дій

ЗАТ "Ландрін" (далі - Товариство)

Компанії COPEMAPTEK C.A.(далі - Компанія),

Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки країни (далі Департамент)

Визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку

Товариства з обмеженою відповідальністю "М 15"

Компанії COPEMAPTEK C.A.(далі Компанія),

Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України(далі - Департамент)

Визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку за участю представників сторін: позивачаДубинський М.І., Семеній Ю.М., відповідача-1

відповідача-2

відповідача-3Кочерга Д.О.,

Не зявилися,

Кочерга Д.О., Карасьов Р.М.,

третьої особи Запорожець Л.Г., В С Т А Н О В И В:

Компанія СОРЕМАРТЕК С.А. як власник торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 798984 звернулася до господарського суду м.Києва з позовом про зобов'язання ЗАТ "Ландрін" припинити використання торговельної марки в кондитерських виробах та на їх упаковці, а також просила заборонити подальше використання цієї торговельної марки в кондитерських виробах та на їх упаковці.

ЗАТ "Ландрін" подало зустрічний позов про визнання недійсною повністю на території України міжнародної реєстрації № 798984 знака, що належить Компанії, з моменту подання заявки на його реєстрацію та про зобов'язання Департаменту направити відповідне повідомлення до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі Міжнародне бюро).

Рішенням господарського суду м. Києва від 03.02.2009 первісний позов задоволено повністю, в задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2009, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 27.10.2009 р., рішення господарського суду м. Києва від 03.02.2009 скасовано, провадження у справі за первісним позовом припинено, а позовні вимоги Товариства задоволено повністю.

Постановою Верховного Суду України від 26.01.2010 р. постанову Вищого господарського суду України від 27.10.2009 р., постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.06.2009 р. та рішення господарського суду м. Києва від 03.02.2009 р. скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

У постанові Верховного Суду України звертається увага на необхідність з'ясування наявності чи відсутності права Компанії на звернення до суду з указаним позовом і в залежності від встановленого суд зобовязано вирішити питання про можливість припинення провадження в справі в цій частині. Крім того, суду надана вказівка перевірити на захист якого саме порушеного права позивача спрямований вказаний позов та чи відповідає він обраному способу захисту прав та інтересів, передбаченому ст.16 ЦК України. Верховний Суд України в обгрунтування постанови також посилається на те, що судами не з'ясовано питання дотримання ЗАТ “Ландрін” строку позовної давності для звернення до суду з позовом.

06.04.2010 р. позивач подав до суду клопотання б/н від 06.04.2010р. про залучення іншого відповідача та уточнення позовних вимог, в якому він просить суд: залучити до участі у справі як іншого відповідача ТОВ "Баклажан"(01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд.10, ЄДРПОУ 32308027). Уточнює позовні вимоги наступним чином: заборонити ЗАТ "Ландрін" використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з торгівельною маркою за Міжнародною Реєстрацією № 798984, а саме: здійснювати зберігання з метою пропонування продажу, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) товару кондитерських виробів (вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем") із нанесенням позначення, схожого настільки, що його можна спутати з торговельною маркою за Міжнародною Реєстрацією № 798984; заборонити ТОВ "Баклажан" використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за Міжнародною реєстрацією №798984, шляхом зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем "Landrin".

При новому розгляді справи, 01.09.2010р. ТОВ “М 15” звернулось до суду з позовом, у якому просило визнати недійсною на території України міжнародну реєстрацію № 798984 на торговельну марку, що належить СОРЕМАРТЕК С. А. з моменту подання заявки і зобовязати Департамент направити до Міжнародного бюро повідомлення про визнання недійсною на території України міжнародну реєстрацію №798984 на торговельну марку, що належить СОРЕМАРТЕК С. А. з моменту подання заявки.

Рішенням господарського суду м. Києва у справі № 12/136-9/28 від 17.09.2010р. (судді: Шевченко Е.О., Бондаренко Г.П., Мандриченко О.В.) позов Компанії задоволено частково. Заборонено ТОВ “Баклажан” використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №798984, шляхом зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем. Заборонено ТОВ “М 15” використовувати на території України позначення, схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №798984, шляхом зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування для продажу, продажу кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем. У задоволенні решти вимог за первісним позовом відмовлено. У задоволенні зустрічного позову відмовлено. У задоволенні позову ТОВ “М 15” відмовлено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2010 р. (судді: Новіков М.М., Мартюк А.І., Зубець Л.П.) рішення господарського суду м. Києва від 17.09.2010 р. скасовано. Прийнято нове рішення. В задоволенні первісного позову відмовлено. Зустрічний позов задоволено. Позов ТОВ “М 15” задоволено. Визнано недійсною повністю на території України міжнародну реєстрацію № 798984 на торговельну марку, що належить СОРЕМАРТЕК С. А. (SOREMARTEC S.A.) з моменту подання заявки. Зобовязано Департамент направити до Міжнародного бюро повідомлення про визнання недійсною на території України міжнародної реєстрації № 798984 на торговельну марку, що належить СОРЕМАРТЕК С. А. з моменту подання заявки.

Компанія COPEMAPTEK C.A. та ЗАТ "Ландрін" звернулися до Вищого господарського суду України із касаційними скаргами. Компанія COPEMAPTEK C.A. у касаційній скарзі просила скасувати постанову апеляційного господарського суду повністю, а рішення господарського суду першої інстанції змінити, задовольнивши первісний позов у повному обсязі. ЗАТ "Ландрін" у касаційній скарзі просило змінити оскаржувану постанову у частині відмови у задоволенні позовних вимог до ЗАТ "Ландрін" за первісним позовом та припинити провадження у справі в цій частині.

У касаційних скаргах у якості підстав для скасування оскаржуваної постанови зазначено про порушення апеляційним господарським судом норм права.

Представник компанії COPEMAPTEK C.A. подав до суду клопотання, у якому просив допустити у судове засідання осіб, які бажають бути присутніми у судовому засіданні під час здійснення касаційного перегляду даної справи та надав список таких осіб. Дане клопотання судом задоволено як обгрунтоване.

19.01.2010 р. представник COPEMAPTEK C.A. надав відзив на касаційну скаргу ЗАТ "Ландрін", у якому просив відмовити у задоволенні касаційної скарги ЗАТ "Ландрін".

В свою чергу, ЗАТ "Ландрін" 19.01.2010 р. подало заперечення на касаційну скаргу COPEMAPTEK C.A., у якому просило відмовити у її задоволенні як такої, що необгрунтована та не відповідає вимогам норм чинного законодавства.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи, оцінивши доводи касаційних скарг, перевіривши правильність застосування господарськими судами норм права, колегія суддів Вищого господарського суду України прийшла до висновку, що касаційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи із наступного.

Суд касаційної інстанції дійшов висновку про те, що апеляційний господарський суд в порядку ст. ст. 43, 47, 33, 34, 43, 101 ГПК України всебічно, повно і об'єктивно розглянув в судовому процесі всі обставини справи в їх сукупності; дослідив та належним чином оцінив подані сторонами в обґрунтування своїх вимог і заперечень докази; належним чином проаналізував відносини сторін. На підставі встановлених фактичних обставин апеляційний господарський суд з'ясував дійсні права і обов'язки сторін, правильно застосував матеріальний закон, що регулює спірні правовідносини.

Крім того, колегія суддів Вищого господарського суду України прийшла до висновку, що апеляційний господарський суд виконав всі вказівки Верховного Суду України, викладені у постанові Верховного Суду України від 26.01.2010 р.

Зокрема, суд апеляційної інстанції зясував, що Компанія (юридична особа за законодавством Бельгії) є власником торговельної марки за міжнародною реєстрацією від 20.02.2003 № 798984 для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), а саме: кондитерські вироби (печиво, тістечка, цукерки тощо), шоколадні вироби, морозиво. Дія зазначеної міжнародної реєстрації поширюється на територію України з дати реєстрації, тобто з 20.02.2003 р.

ЗАТ “Ландрін” (юридична особа за законодавством Російської Федерації) здійснює виробництво кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем, що не заперечується сторонами у справі та іншими учасниками судового процесу.

Матеріали справи містять докази того, що продаж кондитерських виробів - вафельних цукерок з кокосовою начинкою та мигдалем на території України здійснювали ТОВ “М 15” та ТОВ “Баклажан” (юридичні особи за законодавством України).

Здійснюючи апеляційний перегляд та приймаючи нове рішення у справі, апеляційний господарський суд взяв до уваги наступні норми матеріального права.

Відповідно до ст. 431 Цивільного Кодексу України порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Статтею 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”№ 3689-ХІІ (надалі - № 3689-ХІІ) визначено, що знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Статтею 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. встановлено, що: - умови подання заявки та реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу її національним законодавством; - знак, заявлений громадянином країни Союзу в будь-якій іншій країні Союзу, не може бути відхилений чи визнаний недійсним на підставі того, що він не був заявлений, зареєстрований чи відновлений в країні походження; - знак, який належним чином зареєстрований в будь-якій країні Союзу, розглядається як незалежний від знаків, зареєстрованих в інших країнах Союзу, включаючи країну походження.

Відповідно до ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з пп. 1, 2, 4 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки; свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, повязану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (п.5 ст. 16 Закону № 3689-ХІІ).

Відповідно до підпункту "а" пункту 1 ст. 19 Закону № 3689-ХІІ свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

На підставі п. 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Згідно з п. 1 ст. 5 Закону № 3689-ХІІ (в редакції станом на 20.02.2003) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзацом 2 п. 2 ст. 6 Закону № 3689-ХІІ (станом на 20.02.2003) передбачалося, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які не мають розрізняльної здатності.

При цьому, відсутність розрізняльної здатності у позначення, заявленого на реєстрацію, означає, що це позначення звичайно не має розрізняльної здатності та не набуло такої внаслідок його використання.

Згідно п.п. 4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116, до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться, зокрема, реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів.

Суд апеляційної інстанції зазначив, що розгляд зображувального позначення, яке зареєстроване за міжнародною реєстрацією №798984, дозволяє встановити, що воно являє собою реалістичне зображення кондитерських виробів (зокрема цукерок), що мають вигляд кулі з посипкою. В графі під кодом (511) зазначено, що знак Соремартек С.А. зареєстрований для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме для кондитерських виробів.

Знак за міжнародною реєстрацією № 798984 є об'ємним позначенням у вигляді об'єкту круглої форми з нерівною зовнішньою поверхнею. Правову охорону знаку надано в поєднанні кольорів: білого, відтінків білого (кремового), рожевого та бежевого.

Суд апеляційної інстанції звернув увагу, що Компанія не надала суду доказів використання в Україні до 20.02.2003 позначення, зображення якого (з урахуванням кольору) було б тотожним зображенню знака за міжнародною реєстрацією № 798984. Компанія до цього часу використовує спірне позначення (у білому кольорі) для цукерок; Компанією не подано доказів використання нею цього позначення для інших (ніж цукерки) кондитерських та шоколадних виробів або для морозива.

Товариство не має на території України філії, представництва або іншого відособленого підрозділу, що підтверджується випискою з ЄДРПОУ, довідкою відповідача та не спростовано позивачем. Товариство не здійснює на території України виробництва чи продажу спірної кондитерської продукції.

Компанія подала суду докази використання відповідного позначення лише в білому кольорі, тоді як неподання нею доказів використання в Україні до 20.02.2003 та після цього позначення, зображення якого (з урахуванням зареєстрованого поєднання кольорів) було б тотожним зображенню знака за міжнародною реєстрацією № 798984, виключає можливість набуття оспорюваним позначенням розрізняльної здатності внаслідок використання.

Таким чином, за висновком апеляційного господарського суду, товарний знак за міжнародною реєстрацією №798984 не має розрізняльної здатності оскільки є реалістичним зображенням товару (кондитерські вироби).

Загальновідомо, що товарний знак - це позначення, яким маркуються товари для відрізнення товарів різних виробників. Що ж стосується форми товару, то вона може захищатись патентами на промислові зразки, які є іншими, відмінними від товарних знаків об'єктами права інтелектуальної власності. Тобто, товарний знак не може одночасно бути формою чи зображенням форми товару, для якого він зареєстрований.

Отже, за висновками суду апеляційної інстанції, оскільки зображувальний товарний знак Компанії відтворює реальне зображення товару, для якого він зареєстрований, з чим погоджується його власник, то такий знак не відповідає умовам наданні правової охорони, а відтак, міжнародна реєстрація №798984 має бути визнана недійсною на території України.

Крім того, на території України, в тому числі, як республіки колишнього СРСР, на протязі щонайменше декількох десятиріч до дати подання міжнародної заявки на знак за №798984 (20.02.2003) використовувались різними виробниками у виробництві кондитерських та шоколадних виробів, печива, тістечок та морозива: округла форма, обсипка поверхні виробу дрібним інгредієнтом, поєднання різних кольорів (зокрема, білого, кремового, рожевого, бежевого тощо), що підтверджується наявними в матеріалах справи рецептами виробів, зображеннями готових виробів, довідками виробників.

Суд першої інстанції при прийнятті рішення виходив з обґрунтованості висновку судової експертизи обєктів інтелектуальної власності судової експертизи від 0312.2008р. № 480, за яким знак за міжнародною реєстрацією № 798984 є реалістичним зображенням товару, а саме цукерок у кокосовій стружці, проте, являє собою зображення тривимірного обєкту, який характеризується оригінальним зовнішнім виглядом (“завдяки особливому поєднанню форми, кольору, контуру та характеру виконання”) та, відповідно, мав розрізняльну здатність на дату подання заявки 20.02.2003р.

З таким висновком, апеляційний господарський суд не погодився та вважає, що висновок судової експертизи від 03.12.2008 № 480 є неповним, зокрема, не містить аналізу ознак спірного знака на обґрунтування висновку експерта щодо його оригінальності; як не містить й відомостей щодо розрізняльної здатності знака за міжнародною реєстрацією № 798984 стосовно товарів (із зареєстрованого переліку) інших, ніж цукерки, не враховує реєстрацію спірного знака в поєднанні кольорів; суперечливий і такий, що спростовується іншими матеріалами справи.

Натомість, суд апеляційної інстанції взяв за основу судового рішення висновок судової експертизи від 20.05.2009 № 2490 як найбільш повний, належним чином мотивований та такий, що узгоджується з іншими наявними у матеріалах справи доказами стосовно: фактичного зображення оспорюваного знака; його індивідуальних ознак (форма, кольорове вирішення тощо); фактичного використання зареєстрованого знака для позначення товарів, для яких його зареєстровано (відсутність відомостей щодо використання знака саме у зареєстрованому вигляді (у кольорі, відмінному від білого); відсутності (зокрема, на момент відповідної реєстрації) розрізняльної здатності у зареєстрованого позначення стосовно товарів 30 класу МКТП, для яких його зареєстровано (неможливість відрізнити печиво, тістечка, морозиво, кондитерські та шоколадні вироби, виконані в округлій формі з використанням дрібної обсипки (обсипки з дрібного інгредієнту; нерівної зовнішньої поверхні) однієї особи від таких же товарів, вироблених іншою особою).

За висновками апеляційного господарського суду, позначення за міжнародною реєстрацією № 798984 не має розрізняльної здатності для товарів, для яких його зареєстровано, оскільки сприймається як реалістичне зображення будь-якого товару з охоронюваного переліку: кондитерського чи шоколадного виробу (печива, тістечка, цукерки тощо), або морозива круглої форми з обсипкою, і те, що воно не набуло розрізняльної здатності внаслідок використання, та вважає, що міжнародну реєстрацію № 798984 на торговельну марку слід визнати недійсною через невідповідність зареєстрованого позначення Компанії умовам надання правової охорони України.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що ЗАТ “Ландрін” здійснює виробництво цукерок на території Російський Федерації, ним укладено декілька договорів з українськими компаніями стосовно продажу їм цукерок.

Вбачаючи порушення з їх боку своїх прав та охоронюваних законом інтересів, Компанія звернулася до ЗАТ “Ландрін” з позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності, що свідчить про наявність спору між сторонами та наявність у ЗАТ “Ландрін” права на подання зустрічного позову.

Апеляційний господарський суд прийшов до висновку, що позови ЗАТ “Ландрін” та третьої особи, яка заявила самостійні вимоги на предмет спору за зустрічним позовом ТОВ “М 15” є обгрунтованими та підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст. 13, 14 Закону № 3689-ХІІ державна реєстрація знака здійснюється у спосіб публікації відомостей про видачу свідоцтва, внесення відомостей до реєстру та видачі самого свідоцтва.

Згідно із ч. 2 (4) ст. 3 Мадридської угоди міжнародне бюро реєструє знаки в міжнародному реєстрі. Відомості про зареєстровані знаки публікуються в періодичному журналі, що видається Міжнародним бюро.

Оскільки всупереч вимог п. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Департамент не відмовив у наданні правової охорони знаку №798984 відповідно до ст. 5 (1)(2) Мадридської угоди, то міжнародна реєстрація може бути визнана недійсною тільки в судовому порядку.

Згідно з п.18 Інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятої Асамблеєю і Комітетом директорів спеціального союзу по міжнародній реєстрації знаків (Мадридський Союз) 01.04.1992 р., відповідач-2 за зустрічним позовом має направляти до Міжнародного бюро повідомлення про визнання реєстрації недійсною в Україні за рішенням суду. На підставі зазначеного повідомлення до Міжнародного реєстру вноситься запис про визнання реєстрації недійсною в Україні.

У даному випадку захист порушених прав та охоронюваного законом інтересу ЗАТ “Ландрін” та ТОВ "М 15" можливий лише у спосіб визнання недійсною міжнародної реєстрації № 798984 на території України у повному обсязі та покладення на Департамент зобов'язання направити до Міжнародного бюро повідомлення про визнання вказаної реєстрації недійсною.

Враховуючи те, що Компанія просила заборонити імпорт та використання на території України позначення, схожого настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за міжнародною реєстрацією №798984 в кондитерських виробах виробництва "Ландрін", а також те, що вказані вимоги пред'являються до ТОВ "М 15", яке здійснювало продаж кондитерської продукції виробництва компанії "Ландрін" на території України, то рішення по справі може вплинути на права та обов'язки ТОВ "М 15", як імпортера та продавця вказаної кондитерської продукції на території України.

Апеляційний господарський суд прийшов до висновку, що така заборона порушує права та охоронювані законом інтереси ТОВ "М 15", яке не має можливості реалізувати свої права за контрактом №UС/2010-1 від 11.01.2010 та здійснювати імпорт та продаж вказаної кондитерської продукції, що також є економічно невигідним для ТОВ "М 15" та українських споживачів, які обмежені в виборі кондитерської продукції на українському ринку.

Зазначене також свідчить і про відповідність обраного ЗАТ “Ландрін” та ТОВ “М 15” способу судового захисту п.п. “а”п. 1 ст. 19 Закону № 3689-ХІІ та ст. 16 ЦК України.

Суд апеляційної інстанції також зазначив, що твердження суду першої інстанції про початок перебігу строку позовної давності для ЗАТ “Ландрін” та ТОВ "М 15" з 20.02.2003 не відповідає наявним матеріалам справи, є помилковим та свідчить про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального права.

Після реєстрації торговельної марки виникають лише права у власника торговельної марки. Право ж вимагати визнання такої реєстрації недійсною виникає у третіх осіб після того, коли вони дізналися як про факт реєстрації, так і про те, що така реєстрація порушує їх права чи охоронювані законом інтереси.

Відповідно до ч. 6 прикінцевих та перехідних положень ЦК України, правила Цивільного кодексу України про позовну давність застосовуються до позовів, строк пред'явлення яких, встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності цим Кодексом.

До зазначених правовідносин суд апеляційної інстанції застосував норми ЦК України стосовно строків позовної давності.

Згідно ст. 257, 261 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у 3 роки. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Міжнародні договори, дія яких поширюються на територію України та діюче законодавство України не містять положень, які ототожнювали б дату набрання міжнародною реєстрацією торговельної марки чинності з датою початку перебігу строку позовної давності.

Стосовно ЗАТ “Ландрін” та ТОВ "М 15" початок перебігу строку позовної давності визначено не з моменту реєстрації оскаржуваної торговельної марки, а з моменту коли ЗАТ “Ландрін”та ТОВ "М 15" дізналися, що вказана торговельна марка може порушувати їх права.

В матеріалах справи наявний наказ № 8 від 13.09.2007 стосовно зупинення випуску цукерок "Ландрін класік" у певній упаковці у зв'язку з претензіями компанії СОРЕМАРТЕК С.А. (лист компанії №790112 від 12.09.2007).

За висновками суду апеляційної інстанції, про неможливість початку перебігу позовної давності для ЗАТ "Ландрін" з 20.02.2003 і про те, що строк позовної даності за будь-яких умов для ЗАТ "Ландрін" міг розпочатися не раніше 12.09.2007 свідчить те, що:

- компанія ЗАТ "Ландрін" створена 01.04.2005, що підтверджується, зокрема, свідоцтвом про державну реєстрацію ЗАТ "Ландрін";

- ЗАТ "Ландрін" взагалі не здійснює будь-якої господарської діяльності на території України (у тому числі не здійснює ні виготовлення продукції (цукерок), ані їх продажу);

- офіційним виданням Міжнародного бюро є друковане видання "Gazzette", яке виходить обмеженим тиражем та розповсюджується лише по передплаті. Це видання не виходить ні російською, ані українською мовами;

- в Україні та в Росії вказана інформація офіційно не оприлюднюється;

- Компанія є лише власником торговельної марки та сама не здійснює виробництва і розповсюдження вказаної продукції. Інформації про Компанію та про наявність оспорюваної торговельної марки упаковка відповідного товару не містить;

- інформаційні бази, розміщені в мережі Інтернет, не є офіційними. Окремо слід зазначити, що пошук оскаржуваної торговельної марки потребує введення критеріїв, котрі в даному випадку не були загальнодоступними, а сам пошук був би ускладнений в силу самого характеру торговельної марки: відсутності словесного позначення та невідомості її власника;

- будь-яких спірних ситуацій між сторонами до вересня 2007 р. не було.

Відтак, апеляційний господарський суд прийшов до вірного висновку, що початок перебігу строку позовної давності для ЗАТ "Ландрін" слід відраховувати від дати листа №790112, а саме від 12.09.2007 р., посилання на який-міститься в наказі № 8 від 13.09.2007 р.

В матеріалах справи відсутні докази, які б чітко визначали момент коли ТОВ "М 15" дізналось про оскаржувану торговельну марку чи про те, що вказана торговельна марка порушує права та охоронювані законом інтереси компанії ТОВ "М 15".

ТОВ “М 15” не здійснювало виготовлення кондитерської продукції, а лише здійснювала продаж кондитерської продукції виробництва ЗАТ “Ландрін”. Будь-яких спірних ситуацій між сторонами не було, Компанія претензій до ТОВ “М 15" не висувала.

На думку суду апеляційної інстанції, початок строку позовної давності для компанії ТОВ "М 15" розпочався як і для ЗАТ "Ландрін" з 12.09.2007 р., тому подавши позовну заяву 01.09.2010 р. ТОВ "М 15" не пропустило строк позовної давності.

Водночас, при подачі заяви про застосування строку позовної давності Компанія не надала відповідних доказів, які підтверджували, що перебіг строку позовної давності розпочався з 20.02.2003 р., що є порушенням вимог ст. 33 ГПК України.

Судом, при здійсненні апеляційного перегляду, встановлено, що ЗАТ “Ландрін” здійснює продаж своєї кондитерської продукції українським товариствам, які ввозять її на територію України для подальшого розповсюдження через торгові мережі.

Таким чином, у ЗАТ “Ландрін” є право та охоронюваний законом інтерес стосовно подачі зустрічної позовної заяви про визнання недійсною міжнародної реєстрації, яка перешкоджає розповсюдженню продукції ЗАТ “Ландрін” на території України.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини справи, на які і посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Водночас, необхідність задоволення зустрічного позову унеможливлює задоволення первісного позову СОРЕМАРТЕК С.А.

З огляду на викладене, апеляційний господарський суд скасував рішення господарського суду м. Києва від 17.09.2010р. у справі № 12/136-9/28 та прийняв нове рішення про задоволення зустрічного позову та позову третьої особи, яка заявила самостійні вимоги на предмет спору за зустрічним позовом та про відмову в первісному позові.

Колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновками суду апеляційної інстанції та вважає оскаржувану постанову законною і обгрунтованою.

Згідно ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція перевіряє на підставі вже встановлених судами першої та апеляційної інстанцій фактичних обставин справі лише застосування ними норм матеріального та процесуального права. Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішення або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково їх перевіряти.

Твердження скаржників про порушення і неправильне застосування апеляційним господарським судом норм права при прийнятті оскаржуваної постанови не знайшли свого підтвердження, в звязку з чим підстав для зміни чи скасування законної та обґрунтованої постанови колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст. ст. 1115, 1116, 1117, 1119 ГПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційні скарги COPEMAPTEK C.A та закритого акціонерного товариства "Ландрін" залишити без задоволення.

Постанову Київського апеляційного господарського суду від 01.11.2010 року у справі №12/136-9/28 залишити без змін.

Головуючий С. Мирошниченко

СуддіТ. Барицька

Л. Жукова