Рішення № 12202898, 03.11.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/27603.11.10 За позовом Компанії "ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі" До           1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

2. Закритого акціонерного товариства "ЕРА”

Про           дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №23369 від 15.03.2002р.

на знак для товарів і послуг "ЕRА"

Суддя Палій В.В.

Представники:

Від позивача Понедільченко О.О.- предст. (дов. від 23.06.2010р.), Жухевич О.В. –предст. (дов. від 23.06.2010р.)

Від відповідачів 1. Лучка І.Ю. –предст. (дов. від 23.06.2010р.)

                     2. не з’явився

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Закритого акціонерного товариства "ЕРА” про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №23369 від 15.03.2002р. на знак для товарів і послуг "ЕRА", власником якого є Закрите акціонерне товариство "ЕРА”, у зв’язку з тим, що вищевказана торговельна марка щодо товарів 16 класу не використовується в Україні протягом останніх трьох років.

Ухвалою від 25.08.2010р. судом порушено провадження у справі №20/276, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 21.09.2010р.

У судовому засіданні 21.09.2010р. представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що Держдепартамент інтелектуальної власності МОН України не зобов’язаний здійснювати контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, відтак, обов’язок доведення факту використання зареєстрованого знаку повністю покладається на власника свідоцтва. Крім того, представник відповідача-1 надав суду виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва №23369 від 15.03.2002р.

Представник відповідача-2 у судове засідання 21.09.2010р. не з’явився, проте 21.09.2010р. судом одержано від відповідача-2 клопотання про відкладення розгляду справи, для надання можливості відповідачу-2 підготувати документи на вимогу ухвали суду.

Судом клопотання відповідача-2 задоволено.

У зв’язку із задоволенням клопотання відповідача-2 та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 21.09.2010р. відкладено на 05.10.2010р.

05.10.2010р. судом одержано відзив відповідача-2 на позовну заяву, в якому останній заперечує проти задоволення позовних вимог, обґрунтовуючи наведене тим, що відповідач-2 здійснює використання знаку для товарів і послуг "ЕRА", а саме: у відповідача існують договірні відносини з третіми особами на виготовлення та передачу гофропродукції із зображенням знаку "ЕRА" (документи на підтвердження зазначеного додано до відзиву).

У судовому засіданні 05.10.2010р. представник відповідача-2 подав суду для долучення до матеріалів справи гофропродукцію (картонні коробки для пляшкового опаковання) на підтвердження факту використання знаку для товарів і послуг "ЕRА".

Представник позивача у судовому засіданні надав пояснення на відзив відповідача-1, в яких позивач звертає увагу суду на те, що в разі невикористання знака, створюються перешкоди в реєстрації схожих знаків особами, що мають дійсний намір використовувати такий же або схожий знак, а відповідно до ч.4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»будь-яка особа має право ініціювати припинення дії свідоцтва на знак, що не використовується, в судовому порядку; відповідач-2, не скористався своїм правом на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знаку шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей, з одночасним внесенням їх до реєстру; позивач вважає, що довідка ДП «Моніторинг ЗМІ України»підтверджує, що знак "ЕRА" не використовувався в рекламі для будь-яких товарів протягом останніх трьох років, а отже, може вважатися належним доказом по даній справі; Держдепартамент є належним відповідачем у справі, оскільки до останнього заявлено позовні вимоги про вчинення дій, повноваження на вчинення яких відноситься до виключної компетенції Держдепартаменту відповідно до п.4 Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженим Постановою КМУ від 20.06.20001р. №997.

У судовому засіданні 05.10.2010р. судом оголошено перерву до 13.10.2010р., з метою надання можливості представнику позивача ознайомитися з поданими відповідачем-2 матеріалами.

У судовому засіданні 13.10.2010р. представник відповідача-2 подав суду для долучення до матеріалів справи документи на підтвердження використання відповідачем-2 знаку для товарів і послуг "ЕRА" за останні три роки.

Представник позивача надав письмові пояснення на відзив відповідача-2, в яких зазначає, що відповідачем-2 надано докази нанесення знаку для товарів і послуг "ЕRА" лише на примірники гофропродукції (картонні коробки для пляшкового опаковання), проте, на них не вказано дати їх виробництва, на підставі якої можна було б дійти висновку, що цю продукцію було вироблено протягом останніх трьох років до дати подання позову, а тому позивач вважає, що докази, надані представником відповідача-2, не мають значення для даної справи, оскільки не підтверджують використання знаку для товарів і послуг "ЕRА"; позивач вважає твердження відповідача-2 про те, що гофропродукція з зображенням знаку "ЕRА" використовується не лише в Україні, а й за кордоном, не має значення для вирішення спору, у зв’язку з тим, що підставою заявлених позовних вимог є невикористання відповідачем-2 знаку "ЕRА" саме в Україні; щодо твердження відповідача-2 про перекладення позивачем факту доведення використання торговельної марки на відповідача-2, позивач зазначає, що одним з принципів господарського судочинства є змагальність, суть якого полягає в доведенні та обґрунтуванні кожною зі сторін своїх вимог та заперечень, шляхом подання до суду відповідних доказів, а відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», власник свідоцтва (у справі - відповідач-2) також повинен довести обставини використання торговельної марки.

З метою надання можливості представнику позивача ознайомитися з поданими відповідачем-2 матеріалами, та з метою витребування додаткових документів по справі, розгляд справи 13.10.2010р. відкладено.

27.10.2010р. судом одержано письмові пояснення від відповідача-2 щодо використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №23369 для наведених у свідоцтві товарів, до яких на підтвердження використання знаку для товарів та послуг «ERA»додано відповіді контрагентів на запити відповідача-2 щодо поставки пакувальної тари, маркованої знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №23369.

У судовому засіданні 27.10.2010р. судом оголошено перерву до 03.11.2010р.

У судовому засіданні 03.11.2010р. після закінчення розгляду справи судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення. Представники позивача та відповідача-1 повідомлені про дату складення повного рішення – 04.11.2010р.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, оглянувши оригінали документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товариство "ЕРА” (далі-відповідач-2) є власником свідоцтва України №23369 на знак для товарів і послуг "ERA", зокрема, щодо товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме: “картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове або картонне; пластмасові плівки обгорткові". Дата реєстрації –15.03.2002р. (дата подання заявки –17.04.1998р.). Дата закінчення строку дії свідоцтва -17.04.2018р.

Отже, відповідач-2 набув права інтелектуальної власності на торговельну марку "ЕRА".

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями відповідачу-2 належить право на використання торговельної марки "ЕRА" та інші права, надані законом.

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»визначено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

·          обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

· можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Позивач у позові посилається на невикористання відповідачем-2 торговельної марки "ЕRА" протягом останніх трьох років, у зв’язку з чим позивач просить суд достроково частково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №23369 в частині товарів 16 класу МКТП.

Позивач, в обґрунтування порушеного права зазначив, що відповідачем-1 12.01.2009р. було зареєстровано заявку позивача №m200900156 на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг “ ЕRА” для товарів 16 класу МКТП. Позивачем отримано повідомлення відповідача-1, в якому зазначено про можливу відмову у реєстрації знаку для частини товарів 16 класу, а саме: картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове або картонне; пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів), оскільки заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком "ЕRА" раніше зареєстрованим в Україні на ім"я Закритого акціонерного товариства "ЕРА", м. Хмельницький, свідоцтво №23369 від 15.03.2002р., яке, відповідно, належить відповідачу-2.

В підтвердження того, що відповідачем-2 протягом останніх трьох років не використовується торговельна марка " ЕRА", позивачем додано до позовної заяви наступні документи:

- лист Державного департаменту інтелектуальної власності - Український інститут промислової власності (Укрпатент) №1650/11 від 18.06.2010р., в якому зазначено, що станом на 18.06.2010р. до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг по свідоцтву №23369;

- довідка Моніторингу телебачення України №20 від 10.06.2010р., згідно якої за даними моніторингу, проведеного на телебаченні, радіо, у друкованих засобах масової інформації в період з 01.01.2007р. по 10.06.2010р. товари під торговельною маркою "ЕRА" не рекламувалась;

- лист ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості", в якому повідомляється, що сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою "ЕRА" (картон, паперові або картонні коробки, паперові пакети для пакування, папір для пакування, паперові або картонні обгортки, пляшкове паперове або картонне опаковання та обгорткові пластмасові плівки) ЗАТ "ЕРА" у державному Реєстрі УкрСЕПРО не зареєстровано.

Внаслідок наведеного, позивач вважає порушеними свої права та охоронювані законом інтереси, оскільки через реєстрацію свідоцтва України № 23369 на знак для товарів і послуг "ЕRА" для товарів 16 класу МКТП, позивач не має можливості зареєструвати торговельну марку "ЕRА" для товарів 16 класу МКТП.

Відповідач-1 у відзиві заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що Держдепартамент інтелектуальної власності МОН України не зобов’язаний здійснювати контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, відтак, обов’язок доведення факту використання зареєстрованого знаку повністю покладається на власника свідоцтва. Крім того, представник відповідача-1 надав суду виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва №23369 від 15.03.2002р.

У відзиві на позовну заяву відповідач-2 заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що відповідач-2 здійснює використання знаку для товарів і послуг "ЕRА", а саме: у відповідача існують договірні відносини з третіми особами на виготовлення та передачу гофропродукції (картонних коробок для пляшкового опаковання) із зображенням знаку "ЕRА".

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані позивачем та відповідачем-2 докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є з’ясування того, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельної марки за свідоцтвом України №23369 для товарів 16 класу МКТП, протягом останніх трьох років та чи відсутні поважні причини такого невикористання.

Станом на дату публікації відомостей про видачу свідоцтва №23369 (15.03.2002р.) використанням знака для товарів і послуг в Україні визнавалося застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот. (п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р. з наступними змінами і доповненнями).

На дату подання позовної заяви, як і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.), згідно ст. 16 якого використанням знака визнається:

·          нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

·          застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

·          застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Належними у справі доказами доводиться, що торговельна марка "ERA" за свідоцтвом України №23369 використовувалась відповідачем-2 протягом визначених у позові останніх трьох років лише для таких товарів 16 класу МКТП, як пляшкове опаковання картонне.

Зазначене підтверджується наданими відповідачем-2 договорами з контрагентами, зокрема, ДП «Українська горілчана компанія roff», ТОВ «Українські макарони», ЗАТ «Хмельницька маслосирбаза», видатковими накладними, на підтвердження поставки ящиків з гофрованого картону, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 10.08.2009р. на об’єкт експертизи –ящики з гофрованого картону для пакування продуктів харчування в якості вторинної упаковки; листами - підтвердженнями контрагентів відповідача-2 про поставку відповідачем-2 пакувальної тари з 2002р. із зображеннями на ній товарного знаку за свідоцтвом України №23369.

Доказів здійснення використання торговельної марки "ERA" за свідоцтвом України №23369 для маркування інших товарів 16 класу МКТП протягом останніх трьох років, відповідач-2 суду не надав, матеріали справи таких доказів не містять.

Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні відповідачем-2 торговельна марка "ERA" для товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) " картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове; пластмасові плівки обгорткові" не використовувалась протягом останніх трьох років.

Наступним питанням, яке підлягає з’ясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи наявні у відповідача-2 поважні причини невикористання торговельної марки "ERA" за свідоцтвом України №23369.

Ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено невичерпний перелік обставин, які можуть вважатися поважними причинами невикористання торговельної марки. Ними є:

·           обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

·           можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Доказів на підтвердження поважних причин невикористання торговельної марки "ERA" за свідоцтвом України №23369 для таких товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) як "картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове; пластмасові плівки обгорткові" відповідач-2 суду не надав.

Як вбачається з матеріалів справи, на порушення ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, за якою кожна сторона повинна довести ті обставини на які посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, відповідач-2 не подав належних та допустимих доказів на підтвердження факту використання знаку торговельної марки "ERA" для таких товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) як "картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове; пластмасові плівки обгорткові"; не надав доказів на підтвердження поважності причин невикористання знаку торговельної марки "ERA" для вказаних товарів 16 класу МКТП.

Таким чином суд вважає, що відповідачем-2 не доведено належними засобами доказування використання знака для товарів і послуг "ERA" за свідоцтвом України №23369 для товарів 16 класу МКТП на території України, крім товару «пляшкове опаковання картонне», а також відповідачем-2 не надано відомостей щодо поважних причин невикористання знака.

З урахування наведеного, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими у частині та такими, що підлягають задоволенню частково.

При цьому суд зазначає, що позивачем належним чином доведено існування порушеного права та охоронюваного законом інтересу, оскільки позивач здійснює заходи для реєстрації торговельної марки "ERA", для товарів 16 класу МКТП. Під час реєстрації позивачем позначення "ERA" в Україні для товарів 16 класу МКТП відповідач-1 попередньо повідомляв про можливу відмову у реєстрації знака стосовно частини товарів 16 класу, оскільки в Україні на ім’я відповідача-2 вже зареєстровано позначення "ERA" (свідоцтво №23369), відповідно для частини товарів 16 класу заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком "ERA" (свідоцтво №23369). Таким чином, саме для забезпечення реєстрації торговельної марки в Україні для всіх необхідних позивачу товарів 16 класу МКТП, позивач звернувся до суду з позовом про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №23369 від 15.03.2002р. на знак для товарів і послуг "ERA" для товарів 16 класу МКТП.

Судові витрати покладаються на відповідача-2, оскільки Держдепартамент інтелектуальної власності МОН України не уповноважений на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

На підставі викладеного, ст. ст. 49, 68, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Достроково частково припинити дію свідоцтва України №23369 від 15.03.2002р. на торговельну марку "ERA" в частині товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: “картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове; пластмасові плівки обгорткові", зареєстроване на ім'я Закритого акціонерного товариства "ЕРА" (м. Хмельницький, пр-т. Миру, 59, код ЄДРПОУ 14146457).

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікації в офіційному бюлетені «Промислова власність»про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України №23369 від 15.03.2002р. на торговельну марку "ERA" в частині товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: “картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове; пластмасові плівки обгорткові", зареєстроване на ім'я Закритого акціонерного товариства "ЕРА" (м. Хмельницький, пр-т. Миру, 59, код ЄДРПОУ 14146457).

4. Стягнути з Закритого акціонерного товариства "ЕРА" (м. Хмельницький, пр-т. Миру, 59, код ЄДРПОУ 14146457) на користь Компанії "ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі" (1 Кампус Драйв, Парсіппані, Нью-Джерсі 07054, Сполучені Штати Америки) 85,00 грн. –державного мита та 236,00 грн. –витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

6. В іншій частині позовних вимог –відмовити.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його підписання.

Суддя                                                                                 В. В. Палій          

Повне рішення складено 04.11.2010р.