Рішення № 11496984, 22.09.2010, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

22.09.10 р. Справа № 44/341пн

Господарський суд Донецької області у складі судді Іванченкової О.М., при секретарі Бондар В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю „Научно-внедренческий центр „Политехник”, м.Донецьк, ЄДРПОУ 13499395,

до відповідача 1, Відкритого акціонерного товариства „Ясинуватський машинобудівельний завод”, м.Ясинувата Донецької області, ЄДРПОУ 00211197,

відповідача 2, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, м.Київ,

про визнання недійсним патенту про винахід, -

за участю уповноважених представників:

від позивача: Афендіков М.Г. за довіреністю;

від відповідача 1: Матрос Л.В. за довіреністю;

від відповідача 2: не зявився, -

ВСТАНОВИВ:

Справа розглядається відповідно до Постанови Вищого господарського суду України від 17.04.2007р. та розпорядження заступника голови господарського суду Донецької області від 30.07.2010р.

Товариство з обмеженою відповідальністю „Научно-внедренческий центр „Политехник”, Позивач, звернулось до суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства „Ясинуватський машинобудівний завод”, Відповідач 1, про визнання недійсним патенту №56291 від 15.05.03 року на винахід „Прохідницько-видобувний комбайн”.

Позовні вимоги Позивача ґрунтуються на невідповідності винаходу за Патентом критеріям новизни та наявності винахідницького рівня, оскільки винахід за Патентом станом на 2003 рік був частиною рівня техніки, а відмітна частина Патенту, що відрізняє зазначений винахід від найближчих аналогів є загальновідомою у світі та неодноразово була оприлюдненою в наукових роботах та публікаціях, починаючи з 1974 року. Означене Позивач вважає порушенням приписів статті 6, 7 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, а також порушенням пунктів 6.5, 6.5.2.1, 6.5.2.3, 6.5.2.5 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти та науки України від 15.03.02 року № 197, п.п.7.1.1, 7.1.4, 7.3.1 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №22 від 22.01.2001р.

Нормативно свої вимоги Позивач обґрунтовує положеннями Господарського процесуального кодексу України, Закону України „Про охорону прав на винахід і корисні моделі”, Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №197 від 15.03.2002р., Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №22 від 22.01.2001р.

16.10.2006р. за ініціативою суду в порядку статті 24 Господарського процесуального кодексу України до участі у справі залучений другий Відповідач Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, який безпосередньо видавав Патент, оцінюючи при цьому відповідність винаходу критеріям новизни, наявності винахідницького рівня та промислової придатності.

24.11.2006р. за результатами дослідження матеріалів справи, оцінки поданих доказів та пояснень сторін господарським судом у складі судді Мєзєнцева Є.І. прийнято рішення, яким у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю „Научно-внедренческий центр „Политехник” до Відкритого акціонерного товариства „Ясинуватський машинобудівний завод” та до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України про визнання недійсним патенту №56291 від 15.05.2003 року на винахід „Прохідницько-видобувний комбайн” відмовлено.

Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 22.01.2007р. (судді: Діброва Г.І., Дзюба О.М., Стойка О.В.) вказане рішення місцевого господарського суду залишено без змін.

17.04.2007р. постановою Вищого господарського суду України рішення від 24.11.2006р. та постанова Донецького апеляційного господарського суду від 22.01.2007р. по справі №44/341пн скасовані, а справа передана на новий розгляд до господарського суду Донецької області.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 11.05.2007р. справа №44/341пн прийнята до провадження у складі судді Азарової З.П. та призначено її розгляд.

Розпорядженням заступника голови господарського суду Донецької області від 30.07.2010р. справа №44/341пн за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Научно-внедренческий центр „Политехник” до Відкритого акціонерного товариства „Ясинуватський машинобудівельний завод”, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України про визнання недійсним патенту №56291 на винахід передана для розгляду судді Іванченковій О.М.

Під час повторного розгляду справи Позивачем позовні вимоги підтримано у повному обсязі.

Представником Відповідача 1 позовні вимоги не визнано у повному обсязі з підстав, викладених у представлених суду документах.

Представник Відповідача 2 до жодного з судових засідань не зявився, не зважаючи на належне повідомлення судом про час та місце судового засідання. При цьому через канцелярію господарського суду Донецької області 10.08.2010р. надав заперечення проти позовної заяви, відповідно до яких останній просить застосувати строки позовної давності та відмовити у задоволенні позовних вимог.

Суд вважає за можливе розглянути спір відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України за наявними в справі матеріалами, виходячи з того, що ненадані суду документи не можуть істотно вплинути на юридичну кваліфікацію спірних правовідносин.

Врахував правові позиції сторін, дослідивши матеріали справи та оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи за наступного.

Згідно приписів ст. 35 Господарського процесуального кодексу України, факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи є преюдиціальними та не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст.111-12 Господарського процесуального кодексу України вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції є обов'язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду справи.

Статтею 43 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Судовими інстанціями у справі встановлено, що:

- ТОВ “НВЦ “Политехник” звернулося до господарського суду з позовом про визнання недійсним патенту від 15.05.2003 № 56291 на винахід “Прохідницько-видобувний комбайн” (далі - Патент). Позовні вимоги ґрунтуються на невідповідності винаходу за Патентом критеріям новизни та наявності винахідницького рівня, оскільки винахід за Патентом станом на 2003 рік був частиною рівня техніки, а відмітна частина патенту, що відрізняє зазначений винахід від найближчих аналогів є загальновідомою в світі та неодноразово була оприлюднена в наукових роботах і публікаціях, починаючи з 1974 року. Наведене Позивач вважає порушенням приписів статті 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, пунктів 6.5, 6.5.2.1, 6.5.2.2 згаданих Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель;

- ТОВ “НВЦ “Политехник” заявлено клопотання про проведення судової патентознавчої експертизи з питань можливості включення ознаки “знімна державка кожного променя” тільки у відмітну частину формули винаходу без включення її в обмежувальну частину формули та з питань можливості включення широковідомих конструктивних рішень (трипроменевого буру та підрізних різців) до відмітної частини формули винаходу без врахування цих ознак в обмежувальній частині формули;

- за усною заявою директора названого Центру, зробленою в місцевому господарському суді, існуванням Патенту порушуються його особисті права як науковця, оскільки численні наукові праці та публікації ОСОБА_1 стосуються саме таких прохідницько-видобувних комбайнів, аналог яких відображено в Патенті;

- 15.05.2003р. Департамент видав Машзаводові патент, яким визначено права на винахід “Прохідницько-видобувний комбайн”, відмітною частиною якого зазначено, що цей винахід відрізняється від аналогів тим, що бур виконаний трипроменевим з комбінованою установкою на загальній знімній державці кожного променя підрізних і сколювальних різців, причому підрізні різці змонтовані з можливістю випереджального різання відносно сколювальних різців;

- підставою, що вказує на порушення Патентом прав та інтересів ТОВ “НВЦ “Политехник” останнє визначило постанову слідчого прокуратури Донецької області від 25.07.2006р. про порушення щодо невстановлених посадових осіб названого товариства кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтями 177 і 358 Кримінального кодексу України використання підроблених документів та незаконне використання прав на обєкти промислової власності. Приводом та підставою для порушення кримінальної справи слідчий зазначив те, що невстановлені посадові особи ТОВ “НВЦ “Политехник” підробили посвідчення якості на запчастини виробника Машзаводу та незаконно використовували заводські креслення промислових зразків гірничошахтного устаткування, які згідно з патентом від 14.01.2005 № 7027 є власністю Машзаводу. Однак, зі змісту зазначеної постанови вбачається, що не Машзавод порушує права ТОВ “НВЦ “Политехник”, а навпаки, останнє використовує права Машзаводу; до того ж патент від 14.01.2005 № 7027 не стосується предмета спору в даній справі. На підставі викладеного її не взято до уваги.

Судами не взято до уваги й постанову про відмову в порушенні кримінальної справи від 08.11.2006р. стосовно посадових осіб ТОВ “НВЦ “Политехник”, оскільки цей документ не свідчить про порушення прав названого товариства як юридичної особи.

Причиною спору, як зазначає касаційна інстанція, в даній справі стало питання про наявність або відсутність підстав для визнання Патенту недійсним, і в безпосередньому звязку з цим про наявність або відсутність порушення через видачу Патенту прав та охоронюваних інтересів ТОВ “НВЦ “Политехник”.

Відповідно до частини першої статті 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ, зокрема, за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

У прийнятті оскаржуваних рішення та постанови з даної справи попередні судові інстанції виходили з того, що видача Патенту не порушувала прав і охоронюваних законом інтересів ТОВ “НВЦ “Политехник”, що, власне, й стало підставою для відмови в задоволенні позову.

Відповідно до статті 1 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (в редакції Закону України від 01.06.2000) патент (зокрема, на винахід) це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід.

Згідно з статтею 28 цього Закону:

- патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів (абзац перший частини другої);

- патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Статтею 34 Закону передбачено, що будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За твердженнями Товариства з обмеженою відповідальністю „Научно-внедренческий центр „Политехник” (пояснення до позовної заяви, представлені суду 03.07.2007р.), внаслідок прийняття спірного патенту останній повністю позбавлений можливості використовувати загальновідомі досягнення техніки, які до його прийняття вільно використовувались як Позивачем, так і іншими особами на законних підставах.

Матеріали справи містять (мовою оригіналу): грузовую таможенную декларацию №60100/4/015400 от 25.07.94г. и отгрузочную спецификацию к договору № 94-36 от 03.05.94г.; товаро-транспортную накладную 01ААА №972164 от 01.03.1999г. и отгрузочную спецификацию № 6 к договору № 98-01 от 28.05.98г.; грузовую таможенную декларацию №70000/9/104103 от 24.12.99г. и отгрузочную спецификацию №45 к договору №99-30 от 01.09.99г.; грузовую таможенную декларацию №70000/7/200035 от 03.07.97г. и отгрузочную спецификацию к договору №97-4 от 27.01.97г.; грузовую таможенную декларацию №70000/7/200023 от 20.06.97г. и отгрузочную спецификацию к договору №97-20 от 14.04.97г.; грузовую таможенную декларацию №60100/7/000055 и отгрузочную спецификацию к договору №96-21 от 01.07.96г.; грузовую таможенную декларацию №60100/7/003359 от 27.04.97г. и отгрузочную спецификацию к договору №97-4 от 29.01.97г.

Із зазначених документів вбачається використання Позивачем у господарській діяльності, у тому числі з метою отримання прибутку, як окремих запасних частин комбайну, так і крупних вузлів редуктора приводів виконуючих органів, редуктора бермових фрез, відрізних приладів, редуктора масло насосів, редуктора ходової частини, редуктора конвесрів), а також комбайну в цілому задовго до видачі Відповідачу 1 спірного патенту.

Окрім того, за визначеннями Позивача, що не спростовані у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, останнім використовуються конструктивні рішення, опубліковані в книзі „Експлуатація прохідницького комбайну ПК-8М” за ред.Лоханкіна та ін. (Надра, 1978р.) до прийняття спірного патенту 15.05.2003р.

Слід також зазначити, що обладнання, на яке видано патент, використовувалось до його видачі не лише Позивачем, але й іншими особами.

Це підтверджується наступними документами:

1.Договором №10-02 від 14.05.02р. на поставку редуктора комбайну ПК8-МА, укладеним між Позивачем та ВАТ „Машинобудівний завод Титан” та договором №00-38 від 01.11.00 р. на поставку запасних частин до комбайну. 2.Договором №99-14 від 15.04.99 р. на поставку запасних частин до комбайну, укладеним між Позивачем та ТОВ „ТФК-Ссрвіс” та специфікацією до нього. 3.Договором №99-01 від 25.01.99р. на поставку запасних частин до комбайну, укладеним між Позивачем та ПП ВКФ „ПМ-Трейд” та специфікацією до нього. 4.Договором №00-30 від 01.11.00р. на поставку запасних частин до комбайну, укладеним між Позивачем та ТОВ „Промсервіс” та специфікацією до нього. З вищевказаного вбачається, що не тільки Позивач, але й інші особи використовували у господарській діяльності загальновідомі досягнення техніки, на які 15.05.2003р. був виданий спірний патент, що безумовно порушило права та законні інтереси Позивача (як і його контрагентів) на подальше використання в господарському обігу конструктивних рішень, викладених у численних друкованих виданнях.

Використання зазначених досягнень техніки до 2003р. підтверджується також договором №00-3 від 03.03.2000р. специфікацією №1 до даного договору, вантажною специфікацією №23 від 15.08.2000р., договором №99-30 від 01.09.1999р., вантажною митною декларацією №70000/0/103435 від 18.08.2000р., вантажною специфікацією №45 до договору №99-30 від 01.09.1999р.

Зокрема, за названими договорами Позивач продав ВО „Беларуськалій” запасні частини до гірничо-шахтного обладнання - головний редуктор, планетарний редуктор, редуктор бермових фрез, проміжний редуктор бермових фрез, редуктор маслонасосів, ходову частину, ріжучий орган, редуктор конвеєра тощо.

Отже, беззаперечним та таким, що підтверджується належними доказами, є факт того, що Позивач використовував у власній господарській діяльності обладнання, на яке пізніше було видано патент.

Згідно із ст.656 Цивільного кодексу України, предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.

Отже, вищеперелічені договори, специфікації тощо свідчать про те, що Позивач вільно користувався загальновідомими досягненнями техніки, які були потім запатентовані, а також використовував їх та отримував від цього прибуток.

За таких обставин є очевидним, що позбавлення Позивача можливості вільно використовувати загальновідомі досягнення техніки негативно впливають на ефективність його господарської діяльності.

Таким чином, незаконне прийняття Відповідачем 2 спірного патенту та закріплення всіх прав на Прохідницько-видобувний комбайн за Відповідачем 1, враховуючи приписи чинного законодавства у частині обмеження прав використання запатентованого спірного винаходу, стало причиною порушення прав та охоронюваних законом інтересів Позивача як субєкта господарської діяльності.

Більш того, як вбачається з матеріалів справи, Відповідач 1 звернувся з позовною заявою до ТОВ „Научно-внедренческий центр „Политехник” про усунення порушень прав на винахід і відшкодування збитків, в якій просить суд заборонити Позивачу використовувати запатентовані винаходи „Прохідницько-внедренческий комбайн”, „Вантажно-транспортний орган гірничопрохідницького комбайна”, запасні частини й деталі до винаходу; стягнути збитки в сумі 3245 720,85 грн.; зобов'язати опублікувати в засобах масової інформації відомості про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Вимоги Відкритого акціонерного товариства „Ясинуватський машинобудівний завод”, пред'явлені у вищевказаній позовній заяві, засновані саме на прийнятті спірного патенту.

Таким чином, внаслідок видачі Відповідачу 1 патенту, Позивач не лише позбавлений можливості використовувати загальновідомі досягнення техніки, які поряд з іншими особами використовувались тривалий час, але й зазнає інших порушень власних прав та охоронюваних законом інтересів.

Таким чином, факт порушення прав та законних інтересів ТОВ „Научно-внедренческий центр „Политехник” внаслідок прийняття спірного патенту є очевидним та підтверджується належними доказами, які перелічені вище та копії яких додаються.

Рішенням Конституційного Суду України від 01.12.2004р. у справі №1/10-2004 визначено, що поняття „охоронюваний законом інтерес”, яке вживається в законах України у логічно-смисловому звязку з поняттям „права”, треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом обєктивного і прямо не опосередкований у субєктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним обєктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Діючим законодавством України не заборонено юридичним особам використовувати у власній господарській діяльності загальновідомі здобуття науки і техніки, однак внаслідок прийняття спірного патенту Позивач позбавлений можливості користуватися певними матеріальними благами загальновідомими досягненнями науки і техніки, які, згідно із ст.177 Цивільного кодексу України, є обєктами цивільних прав, та, відповідно до ст.1 Господарського процесуального кодексу України, є самостійним об'єктом судового захисту.

Таким чином, Позивач цілком обґрунтовано скористався наданим ст.1 Господарського процесуального кодексу України правом на звернення до суду за захистом свого порушеного права.

Це право, тим більше, зумовлюється тим, що, користуючись існуванням спірного патенту, Відповідач 1 вживає заходів, направлених на порушення прав та законних інтересів Позивача, що, як зазначалось вище, виявилось у пред'явленні позовних вимог про стягнення з останнього збитків в сумі 3245720,85 грн., які Відкрите акціонерне товариство „Ясинуватський машинобудівельний завод” пов'язує з використанням ТОВ „Научно-внедренческий центр „Политехник” деталей та запасних частин до Прохідницько-видобувного комбайну.

Статтею 28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” встановлено, що використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

виготовлення продукту із застосуванням запатентованного винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

застосування процесу, що охороняється патентом або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те. що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Так, відповідно до ст.6 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу корисної моделі) та відповідних креслень.

Статтею 7 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” встановлено, що винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Відповідно до п.6.5. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №197 від 15.03.2002р., відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності встановлюється при перевірці відповідності винаходу умовам промислової придатності, новизни та винахідницького рівня, а також проводиться додаткова перевірка відповідності винаходу умовам надання правової охорони, відповідно до частин 1-3 статті 6 Закону.

Згідно із п.6.5.2.1. зазначених Правил, винахід визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати подання заявки до Держдепартаменту, або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При визначенні рівня техніки загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Пунктами 6.5.2.З., 6.5.2.5. Правил встановлено, що перевірку новизни здійснюють щодо всієї сукупності ознак, наведених у формулі винаходу. Якщо заявлений винахід відноситься до застосування продукту чи способу за новим призначенням, то він визнається таким, що не відповідає умові новизни, якщо виявлено джерело, з якого відомо застосування того самого продукту чи способу за вказаним у заявці призначенням.

Відповідно до п.п.7.1.1., 7.1.4. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №22 від 22.01.2001 р., формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом. Формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватись на описі й характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі).

Згідно із п.7.3.1. вказаних Правил, пункт формули винаходу (корисної моделі) складається, як правило, з обмежувальної частини, яка_включає_ознаки винаходу (корисної моделі), які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує призначення об'єкта, та відмінної частини, яка включає ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога.

У формулі патенту №56291 зазначені обмежувальна частина (яка включає ознаки прохіднидько-видобувного комбайну, що містить гусеничну ходову частину, роторний виконавчий орган, конвеєр, відгороджуючий щит, бермові фрези, відрізні коронки та підбивальні щитки) та відмітна частина, що включає такі ознаки: бур виконано трипроменевим з комбінованою установкою на загальній знімній державці кожного променя підрізних і сколювальних різців, причому підрізні різці змонтовані з можливістю випереджального різання відносно сколю вальних різців.

Матеріали справи містять висновок №339 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності по справі №44/341пн, складений 20.09.2007р. Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України, відповідно до якого встановлено наступне:

- назва досліджуваного винаходу за патентом UA 56291 C2 „Прохідницько-видобуваний комбайн” не відповідає його технічній суті, так як авторами запропоновано удосконалення тільки одного вузла комбайна, а саме дано нове технічне рішення тільки тієї його частини, яка містить назву „бур”;

- індекс рубрики Міжнародної патентної класифікації винахідниками та експертами Інституту промислової власності визначений вірно, він підтверджує, що авторами запропоновано удосконалення тільки одного вузла комбайна, а саме, який містить назву „бур”;

- усі зазначені ознаки формули винаходу „Прохідницько-видобуваний комбайн” за патентом України №56291 відповідають множині ознак, що характеризує винахід як „пристрій”, сукупність ознак вказує не лише на наявність елементів, а й на звязки між ними і/або їхнє взаємне розташування;

- відносно ознак комбайна ШБМ-2 технічне рішення „Прохідницько-видобуваний комбайн”, захищене патентом України №56291, не є частиною рівня техніки;

- відносно ознак комбайна ПК-8М технічне рішення „Прохідницько-видобуваний комбайн”, захищене патентом України №56291, не є частиною рівня техніки;

- дослідження з урахуванням протиставлених Позивачем обєктів прохідницьких комбайнів ШБМ-2 та ПК-8М показало, що відносно зазначених обєктів технічне рішення „Прохідницько-видобуваний комбайн”, захищене патентом України №56291, не є частиною рівня техніки;

- надані на дослідження матеріали містять відомості, за якими можна вважати, що ознаки технічного рішення „Прохідницько-видобуваний комбайн”, захищеного патентом України №56291, на момент подачі заявки до Установи, а саме на 31.07.2000р., випливають з рівня техніки;

- надані на дослідження матеріали містять відомості, за якими можна вважати, що технічне рішення „Прохідницько-видобуваний комбайн”, захищене патентом України №56291, може бути використане в промисловості.

На підставі даного Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності дійшов наступного висновку дослідження щодо питання:

1.Чи містять матеріали справи відомості, за якими можна вважати, що технічне рішення „Прохідницько-видобуваний комбайн”, захищене патентом України №56291, на дату подання заявки, 31.07.2000р. не є частиною рівня техніки?

За висновками зазначеної установи матеріали справи містять відомості, за якими можна вважати, що технічне рішення „Прохідницько-видобувний комбайн”, захищене патентом України №56291, не є часиною рівня техніки.

2.Чи містять матеріли справи відомості, за якими можна вважати, що ознаки технічного рішення „Прохідницько-видобуваний комбайн”, захищеного патентом України №56291, на дату подання заявки 31.07.2000р., випливають з рівня техніки?

За висновками інституту матеріли справи містять такі відомості.

3.Чи містять матеріали справи відомості, за якими можна вважати, що технічне рішення „Прохіницько-видобуваний комбайн”, захищене патентом України №56291, на дату подання заявки 31.07.2000р., може бути використано у промисловості?

За визначеннями інституту матеріали справи також містять такі відомості.

Отже, найменування патенту №56291 від 15.05.2003р. „Прохідницько-видобувний комбайн” не відповідають суті винаходу, так як у відповідності до вимог (Правил складання і подання заявки на винахід та корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти та науки України від 22.01.2002р.) у випадку, коли всі відмінні риси відповідають тільки одному вузлу, патент необхідно отримувати тільки на цей вузол. У досліджуваному випадку відмінні риси стосуються тільки „бура”.

При порівнянні признаків комбайнів ШБМ та ПК8М з ознаками патенту випливає, що патент не містить новизни та технічне рішення патенту є відомим рівнем техніки на момент подачі замовлення (31.07.2000р.), оскільки у відповідності з вищенаведеними правилами (п.6.3.3.5) стоверення засобу, який складається з відомчих частин, вибір яких і звязок між якими здійснено за відомими правилами, рекомендаціями і технічний результат, який при цьому досягають, обумовлений лише відомими властивостями зазначених частин і звязків між ними.

Одночасно, під час розгляду справи є наявним висновок №21/09-ОД повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 17.03.2009р. Товариства з обмеженою відповідальністю „Експертне бюро з питань інтелектуальної власності”, м.Київ. Експертне дослідження здійснив судовий експерт Дорошенко Олександр Федорович, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, вчений ступень кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 „Дослідження, повязані з охороною прав на винаходи та корисні моделі” (свідоцтво Міністерства юстиції України №933), стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 1997р., стаж судово-експертної роботи з 2001р. Про кримінальну відповідальність за ст.ст.384-385 експерт попереджений. Дані відомості підтверджені підписом експерту та мокрою печаткою зазначеної установи.

За висновками даної експертизи, винахід „Прохідницько-видобувний комбайн” за патентом України №56291 відповідає умові патентоздатності „новизна”, не відповідає умові патентоздатності „винахідницький рівень”, відповідає умові патентоздатності „промислова придатність”.

Отже, з огляду на викладене, за результатами повторного експертного висновку, підтверджено позицію Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України.

Таким чином, відповідно до ст.7 Закону України „Про охорону прав на винаходи та корисні моделі” патент №56291 від 15.05.2003р. не відповідає трьом обовязковим умовам патентоспроможності, а саме другій обовязковій вимозі: винахідницький рівень.

Вказані порушення суперечать вимогам ст.7 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, п.п.6.5.2.1. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України N 197 від 15.03.2002р., п.7.3.1. Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України N 22 від 22.01.2001 р.

Згідно із ст.33 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону; наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці тощо.

Відповідно до ст.35 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

Приймаючи до уваги встановлене під час розгляду справи, заперечення Відповідача 1 та Відповідача 2 судом не прийняті.

Клопотання Відповідача 2 щодо необхідності застосування строків позовної давності не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України посилається на опублікування відомостей про видачу спірного патенту у офіційному бюлетені „Промислова власність” №5 15.05.2003р., що обумовлює сплив строку позовної давності, передбачений ст.257 Цивільного кодексу України, 15.05.2006р.

Однак, в порушення статей 32-38 Господарського процесуального кодексу України цей факт останнім не доведено документально. Витяг з Державного реєстру патентів України на винаходи датований 30.11.2006р. Тому, не можна зробити висновок про сплив строку позовної давності.

З урахуванням фактичних обставин справи, з огляду на викладене, спірний патент виданий всупереч нормам діючого законодавства України, у звязку з чим необґрунтовано встановив за Відповідачем право на винахід, що порушує права інших осіб на використання в процесі виробництва загальновідомих досягнень техніки, а отже підлягає визнанню недійсним.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються судом на Відповідачів.

Дослідивши матеріали справи та приймаючи до уваги вказівки Вищого господарського суду України викладені у Постанові від 16.06.2009р. по справі 44/123пн, керуючись ст.ст.1, 2, 22, 33, 34, 36, 43, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1.Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю „Научно-внедренческий центр „Политехник”, м.Донецьк, до Відкритого акціонерного товариства „Ясинуватський машинобудівний завод”, м.Ясинувата Донецької області, та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, м.Київ, про визнання недійсним патенту №56291 від 15.05.03 року на винахід „Прохідницько-видобувний комбайн” задовольнити.

2.Визнати недійсним патент №56291 від 15.05.03 року на винахід „Прохідницько-видобувний комбайн”.

3.Стягнути з Відкритого акціонерного товариства „Ясинуватський машинобудівний завод”, м.Ясинувата Донецької області, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Научно-внедренческий центр „Политехник”, м.Донецьк, відшкодування сплаченого державного мита в розмірі 42,50 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 59,00 грн.

4.Стягнути з Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, м.Київ, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Научно-внедренческий центр „Политехник”, м.Донецьк, відшкодування сплаченого державного мита в розмірі 42,50 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 59,00 грн.

5.У судовому засіданні 22.09.2010 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

6.Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом десяти днів з дня його оголошення. Зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст.84 Господарського процесуального кодексу України.

7.Рішення може бути оскаржено в касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня набрання ним законної сили.

Суддя

Повний текст підписано 27.09.2010р.