Рішення № 110364001, 27.03.2023, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.03.2023Справа № 910/347/22

Суддя Плотницька Н.Б., розглянувши справу

за позовомКейТі енд Джі Корпорейшн (KT&G Corporation)доДержавної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" Амерікан-Сігаретт Компані (Оверсіз)продострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку та внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні маркиПредставники сторінвід позивача:Жиленкова В.В.від відповідача-1:не з`явились від відповідача-2:не з`явилисьОБСТАВИНИ СПРАВИ:

06.01.2022 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява КейТі енд Джі Корпорейшн (KT&G Corporation) з вимогами до Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" та Амерікан-Сігаретт Компані (Оверсіз) про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку № 155969 від 10.05.2012 та внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку № 155969 від 10.05.2012 та опублікування відомостей про це в офіційному електронному бюлетені.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що торговельна марка "Lilli" для товарів 34 класу МКТП за оскаржуваним свідоцтвом України № 155969 від 10.05.2012 не використовується на території України без поважних причин відповідачем-2 щонайменше протягом 5 років до дати подання до суду даного позову, з огляду на що дія свідоцтва України № 155969 від 10.05.2012 може бути достроково припинена повністю відповідно до приписів ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та ч. 2 ст. 497 Цивільного кодексу України. Водночас позивач вказує на те, що є власником свідоцтва України на lil та LIL (торговельні марки № № 271406, 271419), та заявив на реєстрацію торговельної марки "Lilli" згідно із заявкою № m202116317.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.01.2022 відкрито провадження у справі № 910/347/22 та прийнято позовну заяву до розгляду до свого провадження. Справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 07.07.2022, та зупинено провадження у справі.

12.04.2022 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли документи на виконання вимог ухвали суду.

01.06.2022 суд звернувся із судовим дорученням до Управління федерального правосуддя (OFJ), Bundesrain 20 про вручення за кордоном судових документів для їх подальшого вручення відповідачу-2 - Амерікан-Сігаретт Компані (Оверсіз).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2022 підготовче засідання призначено на 05.12.2022, провадження у справі № 910/347/22 зупинено до належного повідомлення відповідача-2- Амерікан-Сігаретт Компані (Оверсіз) про розгляд справи та надходження відповіді від компетентних органів іноземних держав на судове доручення про вручення виклику до суду чи інших документів.

Підготовче засідання, призначене на 05.12.2022, не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.12.2022 підготовче засідання призначено на 16.01.2023.

В системі "Електронний суд" від представника позивача надійшло, сформоване 12.01.2023, клопотання про заміну відповідача-1 правонаступником.

У підготовчому засіданні 16.01.2023 судом оголошено перерву до 23.01.2023.

23.01.2023 в підготовче засідання з`явилась представник позивача та надала клопотання про заміну відповідача-1, відповідно до якого просить суд заміни неналежного відповідача-1 Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" належним - Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій".

В підготовче засідання 23.01.2023 представники відповідачів не з`явились, хоча про дату, час та місце проведення підготовчого засідання були повідомлені належним чином.

Ухвалою від 23.01.2023 суд постановив замінити неналежного відповідача у справі № 910/347/22 - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" належним - Державною організацією "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" та відкласти розгляд справи на 16.02.2023.

07.02.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про долучення доказів.

У підготовчому засіданні 16.02.2023 судом оголошено перерву.

24.02.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-1 надійшов відзив на позовну заяву.

03.03.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача-1 надійшло клопотання про закриття провадження у справі.

У підготовчому засіданні 09.03.2023 суд протокольною ухвалою постановив закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.

23.03.2023 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли письмові пояснення у справі.

У судовому засіданні 27.03.2023 представник позивача підтримав позовні вимоги.

Представники відповідачів у судове засідання не з`явилися.

Приймаючи до уваги, що представники відповідача-1 та відповідача-2 були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-1 та відповідача-2 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідач-1 у своєму відзиві на позовну заяву зазначив, що на його думку провадження у справі підлягає закриттю, у зв`язку з припиненням дії свідоцтва, що є предметом спору.

Відповідь на відзив позивачем не було надано. Втім, представник позивача заперечував проти закриття провадження у справі, оскільки між сторонами залишились спірні неврегульовані питання.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 27.03.2023 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, 07.07.2021 Компанією КейТі енд Джі Корпорейшн (KT&G Corporation) було подано до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № m202116317 про реєстрацію торговельної марки - "LILLI" для товарів і послуг 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме:

- Сигарети; тютюн; замінники тютюну; сигари; сигарети електронні; нікотинові розчини для використання в електронних сигаретах; розчини для використання в електронних сигаретах; ароматизатори для використання в електронних сигаретах, крім ефірних олій; х`юмідори; сигарні різаки; попільниці для курців; картриджі для електронних сигарет; шийні ланцюжки для електронних сигарет; атомазери для електронних сигарет; курильне приладдя, у тому числі запальнички для курців; чистильні та дезінфікувальні палички для електронних сигарет; чистильні щіточки для електронних сигарет; чистильні диски для електронних сигарет; знаряддя для чищення електронних сигарет; електричне знаряддя для чищення електронних сигарет; USB-адаптор для електронних сигарет; футляри для електронних сигарет; бездимний тютюн; трубки вапорайзерів бездимних сигарет; тримачі електронних пристроїв, призначені для нагріву сигарет або тютюну, тютюнових виробів та замінників тютюну; тютюнові палички для електронних сигарет; сірники.

Разом, з тим, як вказує позивач, Компанія Амерікан-Сігаретт Компані (Оверсіз) Лімітед є власником торговельної марки "LILLI" відповідно до свідоцтва України № 155969 від 10.05.2012 (заявка № m201110289 від 30.06.20211), зареєстрованої для товарів і послуг 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, яка є тотожною з заявленим на реєстрацію позивачем позначенням "LILLI".

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що торговельна марка "LILLI" для товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом № 155969 від 10.05.2012 не використовується на території України без поважних причин відповідачем-2 та іншими особами під його контролем протягом п`яти років до дати подання позову, що дає підстави для дострокового часткового припинення її дії, у зв`язку з чим позивач просить достроково припинити дію оскаржуваного свідоцтва України на підставі пункту 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та частини 2 статті 497 Цивільного кодексу України, а також зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо дострокового припинення дії свідоцтва на торговельну марку № 155969 від 10.05.2012 та опублікування відомостей про це в офіційному електронному бюлетені.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

При вирішенні спору суд застосовував норми матеріального права, що діяли на момент виникнення спірних правовідносин, а саме на момент подання позивачем заявки про реєстрацію торговельної марки 07.07.2021.

Згідно зі статтею 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (частина 2 статті 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 статті 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до частини 3 статті 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до частини 1 статті 155 Господарського кодексу України та частини 1 статті 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (частини 1 статті 157 Господарського кодексу України).

Згідно з абзацом 4 пункту 1 статті 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до статті 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно зі статтею 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до пунктів 1-3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

Отже, з урахуванням положень пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, торговельна марка за яким не використовується в Україні протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Крім того, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином, наведені норми статті 198 Угоди про асоціацію також передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Таким чином, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Отже, дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку № 155969 від 10.05.2012 на торговельну марку "LILLI", щодо товарів 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг можливе за умови, якщо відповідачем-2 не буде доведено фактичну наявність на ринку України товарів щодо 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, маркованих торговельною маркою "LILLI"; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п`ятирічного строку щодо товарів 34 класу за Міжнародної класифікації товарів і послуг; наявність поважних причин такого невикористання.

Відповідно до частини 1 статті 426 Цивільного кодексу України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. При цьому, використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання, - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, покладається на відповідача 2 - власника знаку.

Так, на підтвердження факту використання знаку власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знаку є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Використанням свідоцтва можна також вважати його використання іншими особами з дозволу власника свідоцтва. Так, згідно з пункту 8 статті 16 "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

З листа Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» №Вих-12716/2021 від 26.05.2021 вбачається, що станом на 25.05.2021 до Державного реєстру свідоцтв на торговельні марки не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання торговельної марки за свідоцтвом України № 155969 . Водночас, відповідачем-2 не надано жодних доказів використання Свідоцтва іншими особами під його контролем.

Як вбачається з матеріалів справи, представником позивача здійснено пошук інформації, щодо підтвердження факту використання відповідачем-2 торговельної марки "LILLI" щодо товарів та послуг 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом.

Так, до позовної заяви додано знімки екрану наступного змісту: інформація з пошукової системи «Google» щодо продажу цигарок "LILLI"; інформація з пошукової системи «Google» щодо продажу тютюнових виробів "LILLI"; інформація з пошукової системи «META» щодо продажу цигарок "LILLI"; інформація з сайту imena.ua щодо реєстрації доменного імені " LILLI "; інформація з сайту NIC.UA щодо пошуку вільних доменів з іменем "LILLI".

Крім того, листом від 30.07.2021 № 3982 Товариством з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» було надано відповідь на адвокатський запит позивача від 22.07.2021, в якому повідомлено, що у період з 2015 року до моменту надання відповіді Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» не здійснювало реалізацію тютюнових виробів із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "LILLI".

Також, своїм листом, у відповідь на адвокатський запит представника позивача, Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «БІЛЛА-Україна» повідомило, що у період з 2015 року до моменту надання відповіді реалізація у мережі магазинів «БІЛЛА-Україна» тютюнових виробів із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "LILLI" не здійснювалась.

Листом № 09 від 12.08.2021, у відповідь на адвокатський запит представника позивача від 22.07.2021, Товариство з обмеженою відповідальністю «Новус Україна» повідомило, що не здійснювало продаж зазначених у адвокатському запиті тютюнових виробів із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "LILLI" у період з 2015 року до моменту надання відповіді.

З урахуванням наданих сторонами доказів, суд дійшов висновку, що протягом останніх п`яти років, що передували даті подання позивачем заявки № m202116317 про реєстрацію торговельної марки - "LILLI" для товарів і послуг 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, відповідачем-2 не використовувалась торговельна марка "LILLI" за свідоцтвом України № 155969 для товарів і послуг 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а також відповідачем-2 не здійснювались дії, які визнаються використанням торговельної марки у відповідності до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до статтей 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З урахуванням того, що відповідачем-2, як власником оскаржуваного свідоцтва України № 155969 для товарів і послуг 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, на якого покладено обов`язок доведення обставин, не подано жодних доказів, в тому числі й таких, що підтверджували б факт використання ним, або іншими особами торговельної марки, суд дійшов висновку про невикористання на території України торговельної марки "LILLI" за свідоцтвом України № 155969 для товарів і послуг 34 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. З врахуванням зазначеного, суд вважає обставини, на які посилається позивач доведеними, а позовні вимоги - обґрунтованими в частині дострокового припинення дії свідоцтва України на торговельну марку № 155969 від 10.05.2012 та такими, що підлягають задоволенню.

Також, позивач звернувся до суду з вимогами зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельну марку щодо дострокового повного припинення дії свідоцтва України на торговельну марку № 155969 від 10.05.2012 на підставі рішення суду та опублікувати відомості про це в офіційному електронному бюлетені.

Так, відповідно до пункту 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково. Пунктом 1.3. Положення передбачено, що Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

14.10.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16.06.2020 № 703-ІХ, яким внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Так, пунктом 2 статті 2-1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 12167-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. N 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Під час розгляду справи судом набрало чинності Розпорядження Кабінету Міністрів України № 943-р від 28.10.2022 «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності», яким визначено, що з 08.10.2022 державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

З урахуванням внесення зазначених змін до національного законодавства суд замінив відповідача-1 на належного ухвалою від 30.01.2023 у справі № 910/347/22. Враховуючи заміну відповідача на належного, друга позовна вимога має бути звернена саме до належного відповідача-1 - державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", з огляду на його функціональне правонаступництво.

Відповідач-1 - державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" надав відзив на позовну заяву, в якому проти задоволення позовних вимог не заперечував. Втім, учасник справи зазначив, що дію оскаржуваного свідоцтва України № 155969 було припинено 11.01.2022 у зв`язку з несплатою власником свідоцтва збору за продовження строку його дії. Зазначену обставину підтверджують докази, додані до відзиву, а саме Виписка з Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки № 155969 від 15.02.2023. У зв`язку з цим, відповідач-1 просить закрити провадження у справі.

Представник позивача проти закриття провадження у справі № 910/347/22 заперечував, зокрема подавши письмові пояснення по справі.

Суд, дослідивши матеріали справи, встановив, що провадження у справі № 910/347/22 не підлягає закриттю у зв`язку з наявністю між сторонам неврегульованого спору.

Так, відповідно до обставин, зазначених позивачем та відповідачем-1, дію оскаржуваного свідоцтва України № 155969 було припинено 11.01.2022 у зв`язку з несплатою власником свідоцтва збору за продовження строку його дії, що підтверджується наявною у матеріалах справи Випискою.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки протягом двох років після припинення дії свідоцтва згідно з пунктами 1 і 2 статті 18 цього Закону, крім випадків, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на реєстрацію заявленої торговельної марки.

Враховуючи зазначену обставину, суд дійшов висновку, що виключно відповідач-2 має право на повторну реєстрацію торговельної марки за оскаржуваним свідоцтвом України № 155969 протягом двох років після припинення дії свідоцтва.

Відповідно до частини 2 статті 231 Господарського процесуального кодексу України, суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору, тобто, якщо між сторонами відсутній спір та немає неврегульованих питань.

Пунктами 1 - 3 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачені випадки, коли дія свідоцтва припиняється з ініціативи власника, або з інших підстав, що не пов`язані з умисним невикористанням власником своїм правом на знак. У той же час припинення дії свідоцтва з мотивів, передбачених частиною 4 статті 18 Закону, передбачає невикористання власником знака без поважних причин. Незважаючи на те, що в обох випадках дія знака припиняється на майбутнє, правові наслідки такого припинення різні. Так, відповідно до статті 22 Закону, ніхто інший, крім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію знака протягом трьох років після припинення дії свідоцтва згідно із пунктами 1 - 3 статті 18 цього Закону. Тобто у цьому випадку за позивачем і після припинення дії свідоцтва залишаються певні права на знак, що перешкоджають іншим особам, зокрема і позивачеві, звернутися з про реєстрацію такого позначення. Таким чином, залежно від підстав, з яких припиняється дія свідоцтва, настають і різні правові наслідки такого припинення.

З огляду на аналіз законодавства, суд дійшов висновку про наявність неврегульованих відносин між сторонами після припинення дії оскаржуваного свідоцтва України № 155969 11.01.2022 у зв`язку з несплатою власником свідоцтва збору за продовження строку його дії та про неможливість закриття провадження у справі на підставі частини 2 статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до статті 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно з частиною 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються, зокрема у разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи наведені приписи статті 129 Господарського процесуального кодексу України та задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на власника оскаржуваного свідоцтва - відповідача-2.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію свідоцтва на торговельну марку № 155969 від 10.05.2012 повністю.

3. Зобов`язати державну організацію "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо дострокового повного припинення дії свідоцтва на торговельну марку № 155969 від 10.05.2012 та опублікувати відомості про це в офіційному електронному бюлетені.

4. Стягнути з Амерікан-Сігаретт Компані (Оверсіз) (Зелєрвег 4, Цуг 6300, Швейцарія) (American Cigarette Company (Oversize) (Zellerweg, 4, Zug 6300, Switzerland)) на користь КейТі енд Джі Корпорейшн (KT&G Corporation) (71, Беотккот-гіл, Даедеок-гу, Теджон, Республіка Корея) судовий збір в розмірі 4 962 (чотири тисячі дев`ятсот шістдесят дві) грн.

5. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Відповідно до частини 1 статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (частина 1 статті 256 Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст рішення складено: 21.04.2023

Суддя Н.Плотницька