Рішення № 106706192, 30.09.2022, Господарський суд Кіровоградської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, м. Кропивницький, 25022,

тел. (0522) 32 05 11, факс 24 09 91, код ЄДРПОУ 03499951,

e-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua, web: http://kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Тимошевської В.В. за участі секретаря судового засідання Колісник Т.В. розглянув у відкритому судовому засіданні справу №912/164/20

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (вул. Рекордна, 26-Г, м. Запоріжжя, 69035)

до відповідача: Фізичної особи - підприємця Руссо Тетяни Вікторівни ( АДРЕСА_1 )

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 )

та ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 )

про заборону використання знаків для товарів та послуг

Представники учасників справи:

від позивача - Гриценко Ю.В. (адвокат, ордер ЗП №111055 від 08.02.2021, в режимі відеоконференції);

від відповідача - Шаповалов Д.В. (адвокат, ордер серія ВА №1010366 від 06.01.2021);

від 3-ї особи (Білого Д.Б.) - Захарченко І.В. (адвокат, ордер КР №105874 від 12.11.2020);

від 3-ї особи (Погрібного О.Г.) - Захарченко І.В. (адвокат, посвідчення №88 від 29.09.2008, ордер серія ВА №1033437 від 06.06.2022).

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (далі - ТОВ "Маркхолдер", позивач) звернулось до господарського суду з позовною заявою з вимогами до Фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни (далі - ФОП Руссо Т.В., відповідач) про заборониу ФОП Руссо Т.В. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою: АДРЕСА_4 .

В обґрунтування підстав позову зазначено про незаконне використання ФОП Руссо Т.В. торгового знаку "УКРЗОЛОТО" за місцем здійснення своєї господарської діяльності з продажу ювелірних виробів шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в АДРЕСА_4 , оскільки відповідачем не укладено відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер".

Ухвалою суду від 04.02.2020 (суддя Колодій С.Б.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 912/164/20 за правилами загального позовного провадження, у справі призначено підготовче засідання, сторонам встановлено строк для подання заяв по суті справи.

Відповідачем позовні вимоги заперечено повністю, про що до справи подано відзив на позов, з тих підстав, що позначення "УКРЗОЛОТО" на будинку по АДРЕСА_4 не є позначенням товарів (робіт, послуг), а є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення "УКРЗОЛОТО"", яке використовується ФОП Руссо Т.В. на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами цього твору фізичними особами ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , останнім з яких замовлено та змонтовано позначення "УКРЗОЛОТО" на будинку (том І а.с. 106-128).

В поясненнях позивача від 12.03.2020 (том І а.с. 139-147) з приводу заперечень відповідача вказано на хибність тверджень стосовного того, що вивіска "УКРЗОЛОТО" не є торгівельною маркою, право інтелектуальної власності на захист якої визначено ст. ст. 426, 495 ЦК України, оскільки: позивач являється єдиним та беззаперечним власником свідоцтва № НОМЕР_1 від 25.06.2010; використання знаку для товарів та послуг згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визнається в т.ч. нанесення його на вивіску, пов`язану з ним, з метою пропонування для продажу; відповідач є фізичною особою - підприємцем з основним видом економічної діяльності - роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах. Позивач зазначає, що факт здійснення господарської діяльності з продажу ювелірних виробів, за місцем розташування ювелірної крамниці за адресою: АДРЕСА_4 , а також факт використання знаку "УКРЗОЛОТО", не заперечується відповідачем. Використання зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", як твору образотворчого мистецтва, у вигляді вивіски на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами цього твору, не може здійснюватися під час продажу ювелірних виробів, оскільки таке використання має іншу сферу застосування.

20.02.2020 на електронну адресу суду (поштою 24.02.2020) від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів, разом з доказами його направлення на адресу відповідача (том 1 а.с. 81-86).

04.03.2020 до суду на електронну адресу з (КЕП) (поштою 10.03.2020) позивачем подано клопотання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності (том І а.с. 90, 130-131).

13.03.2020 відповідачем подано власні пропозиції щодо переліку питань експертові (том І а.с. 136-138).

04.03.2022 розпочато підготовче засідання, яке відкладено до 17.03.2020.

В підготовчому засіданні 17.03.2020 оголошено перерву до 19.03.2020.

В підготовчому засіданні 19.03.2020 постановлено ухвалу про призначення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності, провадження у справі зупинено на період проведення судової експертизи.

07.04.2020 до суду надійшла заява від ОСОБА_2 , ОСОБА_1 з додатками про залучення їх до участі у розгляді справи в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача (том 1 а.с. 186-256).

21.04.2020 експертом подано клопотання про надання додаткових матеріалів (том 1 а.с. 258-359).

Згідно ухвали суду від 29.04.2020 від сторін витребувано запитувані експертом документи, на виконання якої відповідачем подано кольорові зображення напису "УКРЗОЛОТО" по АДРЕСА_4 (том 2 а.с. 4-6).

19.10.2020 до суду надійшов висновок експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 9564/20-53/20443/20-53 від 30.09.2020 (том 2 а.с. 26-60).

Ухвалою суду від 26.10.2020 справу № 912/164/20 прийнято до свого провадження суддею Вавренюк Л.С., поновлено провадження у справі та призначено підготовче засідання, залучено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 третіми особами, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача у даній справі (далі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , треті особи), встановлено строк для подання заяв третіх осіб по суті спору.

12.11.2020 до суду від позивача надійшли письмові пояснення, відповідно до яких позивач зазначає, що відповідач підтверджує використання під час продажу ювелірних виробів зображення логотипу УКРЗОЛОТО, однак як твору мистецтва, що має відповідну реєстрацію (том 2 а.с. 79-82).

19.11.2020 до суду надійшло клопотання від ОСОБА_3 з додатками, відповідно до яких третя особа просить відмовити у задоволенні позову повністю, викликати для надання усних роз`яснень по висновку від 30.09.2020 експерта ОСОБА_4 та витребувати від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України копії заяви про реєстрацію авторського права на твір "Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", на підставі якої було видано Свідоцтво №68218 від 11.10.2016 та копії примірника твору (кольорове зображення, якщо твір зареєстровано в кольорі (том 2 а.с. 117-125).

11.01.2021 до суду від ОСОБА_2 надійшли заява про залучення у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, Управління містобудування та архітектури Міської ради міста Кропивницького та клопотання про виклик для надання усних роз`яснень по висновку від 30.09.2020 експерта Київського - дослідного інституту судових експертиз Климову Н.Б. (том 2 а.с. 148-150).

В підготовчому засіданні 12.01.2021 постановлено ухвалу, згідно якої клопотання третьої особи ОСОБА_2 про витребування доказів, виклик експерта у судове засідання для надання усних пояснень - задоволено та клопотання про залучення третьої особи - залишено без задоволення. Підготовче засідання у справі відкладено, від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України витребувано копію заяви про реєстрацію авторського права на твір "Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", на підставі якої було видано Свідоцтво № 68218 від 11.10.2016 та копії примірника твору (кольорове зображення, якщо твір зареєстровано в кольорі).

21.01.2021 на електронну пошту суду (26.01.2021 засобами поштового зв`язку) від позивача надійшло клопотання про долучення доказів по справі, а саме оригінал заяв ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яке залишено без задоволення згідно ухвали суду від 22.01.2021, постановленої в підготовчому засіданні 22.01.2021.

В підготовчому засіданні 22.01.2021 продовжено строк на подання доказів Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, підготовче засідання у справі закрито та призначено справу до судового розгляду по суті на 25.01.2021, визначено резервні дати судового розгляду 09.02.2021 та 23.02.2021. В судове засідання на 09.02.2021 викликано експерта Київського науково - дослідного інституту судових експертиз Климову Наталію Борисівну для надання роз`яснень щодо висновку від 30.09.2020 за №9564/20-53/20443/20-53.

25.01.2021 відкрито судове засідання з розгляду справи по суті, в якому оголошено перерву до 09.02.2021.

28.01.2021 до суду на виконання ухвали суду від 12.01.2021 надійшли від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України запитувані судом документи (том 3 а.с. 1-8).

29.03.2021 до суду відповідачем подано клопотання про призначення у справі експертизи об`єктів інтелектуальної власності (том 3 а.с. 99).

В судових засіданнях оголошено перерву з 09.02.2021 до 23.02.2021, з 23.02.2021 до 03.03.2021, з 03.03.2021 до 30.03.2021, з 30.03.2021 до 27.04.2021.

Згідно ухвали суду від 26.04.2021 розгляд справи повернуто до стадії підготовчого засідання та в підготовчому засіданні 27.04.2021 постановлено ухвалу про призначення у справі додаткової судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, провадження у справі зупинено на час проведення експертизи.

За результатами апеляційного перегляду ухвала суду від 09.08.2021 залишена без змін відповідно до постанови Центрального апеляційного господарського суду від 09.08.2021.

Ухвалою від 28.08.2021 справу № 912/164/20 прийнято до провадження суддею Глушковим М.С. та згідно ухвали від 20.09.2021 провадження у справі поновлено і призначено до розгляду в засіданні суду на 12.10.2021 клопотання ФОП Руссо Т.В. про відвід судового експерта.

23.09.2021 засобами електронної пошти та 30.09.2021 поштою від позивача надійшло клопотання про долучення доказів (том 4 а.с. 32-42, 47-68).

11.10.2021 від третьої особи білий Д.Б. надійшло клопотання про поновлення строку на подачу доказів та про долучення до матеріалів справи доказів (том 4 а.с. 83-93).

В засіданні суду 12.10.2021 судом постановлено ухвалу, відповідно до якої: у задоволенні клопотань позивача про долучення доказів відмовлено; клопотання ОСОБА_2 про поновлення строку та долучення до матеріалів справи доказів задоволено; у задоволенні клопотання ФОП Руссо О.В. про відвід судового експерта відмовлено; матеріали справи повернуто до експертної установи для подальшого проведення експертизи; провадження у справі зупинено на час проведення експертизи.

08.12.2021 матеріали справи повернуто експертною установою до суду без проведення судової експертизи, у зв`язку з відсутністю оплати (том 4 а.с. 117).

Ухвалою від 17.12.2021 провадження у справі поновлено та призначено підготовче засідання.

В підготовчих засіданнях оголошено перерву з 29.12.2021 до 28.01.2022, з 28,01.2022 до 08.02.2022 та з 08.02.2022 до 15.02.2022.

Позивачем подано заяви про зміну предмета позову (том 4 а.с. 201-202, том 5 а.с. 69-75, 83-86). Згідно остаточної заяви про зміну предмета позову від 10.02.2022, яка прийнята судом до розгляду в підготовчому засіданні 15.02.2022, позивач виклав позовні вимоги наступним чином: заборонити ФОП Руссо Т.В. використовувати в будь-який спосіб, будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010, зокрема, але не виключно: - нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, - під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

У підготовчому засіданні 08.02.2022 протокольною ухвалою суду відмовлено у задоволенні заяви позивача від 03.02.2022 про поновлення строку на подачу доказів, виправлення описки в номері будинку і направлення до експертної установи висновку експерта для виправлення описки ( том 5 а.с. 22-28, 38-44) та задоволено клопотання третьої особи ОСОБА_2 про поновлення строку на подачу доказів та про долучення до матеріалів справи доказів (том 5 а.с. 12-19).

У підготовчому засіданні 15.02.2022 закрито підготовче засідання та призначено справу до судового розгляду по суті на 21.02.2022, визначено резервну дату судового засідання 10.03.2022.

В судовому засіданні 21.02.2022 оголошено перерву до 10.03.2022.

За розпорядженням керівника апарату господарського суду №20 від 05.05.2022 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ" у зв`язку з перебування судді ОСОБА_7 на військовій службі у військових формуваннях по мобілізації та його увільнення від роботи з 27 квітня 2022 року на період проходження військової служби, згідно наказу голови суду №40-к від 27.04.2022, здійснено повторний автоматизований розподіл справи №912/164/20.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.05.2022 справу передано судді Тимошевській В.В.

Ухвалою від 06.05.2022 справу прийнято до провадження суддею Тимошевською В.В. та у справі призначено підготовче засідання на 07.06.2022.

Відповідачем подано відзив на позовну заяву, з урахуванням зміни предмета позову, відповідно до якого відповідач просить відмовити у задоволенні позову повністю з тих підстав, що ФОП Руссо Т.В. на момент подання позову не здійснювала свою діяльність у відповідному приміщенні та немає жодного відношення до наданих позивачем торгового чеку і квитанції. Заявлено клопотання про витребування від позивача оригіналів товарного чеку від 24.10.2019 і розрахункової квитанції серії АВБ № 004702 від 24.10.2019 (том 5 а.с. 109-114).

Позивач у відповіді на відзив вказує на те, що факт неправомірного використання відповідачем знаку для товарів і послуг "УКРЗОЛОТО" під час пропонування до продажу ювелірних товарів є прямим і беззаперечним та просить задовольнити позовні вимоги з урахуванням заяви про зміну предмета позову (том 5 а.с. 163-165).

Третіми особами подано письмові пояснення щодо позову з урахуванням заяви про зміну предмета позову, в яких вказано на те, що позовні вимоги про заборону використовувати в будь-який спосіб позначення УКРЗОЛОТО не відповідає призначенню позову як інструменту захисту порушеного права, має альтернативний і невизначений характер та унеможливлює її розгляд по суті (пояснення ОСОБА_2 від 03.06.2022); позначення "УКРЗОЛОТО" замовлені ОСОБА_1 та виготовлені задовго до переходу прав на відповідний знак до ТОВ "Маркхолдер", ОСОБА_1 має право на безоплатне продовження використання позначення "УКРЗОЛОТО" та категорично заперечує користування спірним приміщенням ФОП Руссо Т.В. у спірний період і проведення будь-яких закупок з ініціативи ТОВ "Маркхолдер"; на даний момент на спірному приміщені змонтовано вивіску з позначенням "ЦЕНТРЗОЛОТО" (пояснення ОСОБА_1 від 06.06.2022) (том 5 а.с. 182-199).

У відповідь на пояснення третьої особи ОСОБА_2 позивачем зазначено наступне: посилання на те, що договір оренди майна закінчився немає значення та в матеріалах справи достатньо доказів того, що саме ФОП Руссо Т.В. здійснювала використання позначення "УКРЗОЛОТО" та є належним відповідачем; вимоги позивача визначено чітко та позивачем обрано належний спосіб захисту (том 5 а.с. 201-207).

У підготовчому засіданні 07.06.2022 постановлено ухвалу, відповідно до якої поновлено строки на подання відзиву, відповіді на відзив, пояснень третіх осіб і відповіді на пояснення третіх осіб та прийнято до розгляду вказані заяви по суті справи; докази, які додано до пояснень третьої особи ОСОБА_2 залишено без розгляду; задоволено клопотання відповідача та витребувано від позивача оригінали товарного чеку від 24.10.2019 і розрахункової квитанції серії АВБ № 004702 від 24.10.2019.

У підготовчому засіданні 07.06.2022 за клопотанням позивача і відповідача встановлено двотижневий строк для подання відповіді на пояснення третьої особи ОСОБА_1 і заперечень на відповідь на відзив, про що постановлено протокольну ухвалу; в підготовчому засіданні оголошено перерву.

14.06.2022 відповідачем подано заперечення на відповідь на відзив, згідно яких вказано на те, що з матеріалів справи не вбачається, що ФОП Руссо Т.В. будь-яким із визначених ліцензійним договором чи законодавством способом використала позначення "УКРЗОЛОТО", як твір образотворчого мистецтва, вона його не виготовляла, не відтворювала та не розміщувала за спірною адресою. ФОП Руссо Т.В. не визнає жодних обставин, викладених як в позовній заяві, так і в інших заявах по суті та категорично заперечує їх (том 5 а.с. 223-228).

21.06.2022 позивачем подано відповідь на пояснення третьої особи ОСОБА_1 , в яких зазначено таке: відповідач не заперечує проти використання нею позначень "УКРЗОЛОТО", однак вважає його художнім твором, про що також зазначають у своїх поясненнях треті особи; витяг з ЄДРПОУ, товарний чек, розрахункова квитанція і фото вивіски свідчать, що саме відповідач здійснювала використання позначення "УКРЗОЛОТО"; неправомірне використання має непоодинокий випадок, про що свідчать й інші справи, зокрема, у справі № 912/3034/19 позовні вимоги ТОВ "Маркхолдер" було задоволено; художній твір не може використовуватися при продажі або пропонуванні до продажу ювелірних виробів; описка у номері будинку не впливає на суть висновку експерта, оскільки мова йде про один і той самий магазин, що визнається всіма учасниками справи; ТОВ "Маркхолдер" є правонаступником власника знаку для товарів та послуг за свідоцтвом № 124382 від 25.06.2010 (заявка № m200801717 від 01.02.2008, заявник ОСОБА_9 , дата публікації відомостей про видачу свідоцтва та номер бюлетеня 25.06.2021 № 12) (том 5 а.с. 234-237).

15.07.2022 позивачем подано заяву, в якій повідомлено про допущення помилки в нумерації будівлі, в якій розташовано ювелірний магазин, та позивач просить вважати по тексту позовної заяви вірним номер будинку АДРЕСА_5 (том 6 а.с. 5).

03.08.2022 позивачем подано оригінал товарного чеку від 24.10.2019 та оригінал розрахункової квитанції серії АВБ № 004702 від 24.10.20129 (том 6 а.с. 26, 27).

Третіми особами подано до суду заяви/клопотання про: виключення з числа доказів товарного чеку від 24.10.2019 і розрахункової квитанції 004702 (заява від 28.06.2022); повернення на стадію підготовчого засідання, поновлення строку на подачу доказів та про огляд вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину: АДРЕСА_6 (наразі Соборна) (клопотання від 25.07.2022); закриття провадження у справі (клопотання від 16.08.2022); огляд доказів за їх місцезнаходженням (клопотання від 16.08.2022); про винесення окремої ухвали щодо складення експертом Климовою Н.Ю. завідомо неправдивого висновку експерта від 30.09.2020 (клопотання від 26.08.2022).

В підготовчому засіданні 30.06.2022 постановлено ухвалу, відповідно до якої відмовлено у задоволенні заяви третіх осіб про виключення з числа доказів товарного чеку від 24.10.2019 і розрахункової квитанції 004702, підготовче провадження у справі закрито та призначено справу до судового розгляду по суті на 03.08.2022, в судове засіданні викликано експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климову Н.Б. для надання усних пояснень щодо висновку від 30.09.2020.

03.08.2022 відкрито судове засідання з розгляду справи по суті, в якому постановлено ухвалу про відмову у задоволені клопотань третіх осіб про повернення на стадію підготовчого засідання, про поновлення строку на подачу доказів та про огляд вивіски за адресою розташування ювелірного магазину.

Також постановлено протокольну ухвалу, відповідно до якої прийнято заяву позивача від 15.07.2022 про виправлення описки та враховано, що згідно вказаної заяви правильною адресою місця знаходження ювелірного магазину вул. 50 Років Жовтня 23/34 (наразі Соборна) у м. Кропивницькому.

В судовому засіданні оголошено перерву до 18.08.2022.

18.08.2022 продовжено судове засідання з розгляду справи по суті, в якому постановлено протокольну ухвалу про залишення без розгляду додаткових письмових пояснень позивача від 12.08.2022, у зв`язку з порушенням порядку і строку їх подання (ст. ст. 118, 161, 207 ГПК України). В судовому засіданні оголошено перерву до 30.08.2022.

30.08.2022 продовжено судове засідання з розгляду справи по суті, в якому постановлено протокольну ухвалу про визнання поважними причин неподання позивачем доказів, які подано одночасно з відповіддю на пояснення третьої особи ОСОБА_1 (том 5 а.с. 234-243) та поновлено такий строк. Також постановлено ухвалу про відмову у задоволенні клопотань третіх осіб про закриття провадження у справі та про огляд доказів за їх місцезнаходженням; в судовому засіданні оголошено перерву до 12.09.2022 та повторно викликано судового експерта Климову Н.Б. для надання пояснень щодо висновку експерта.

12.09.2022 продовжено судове засідання з розгляду справи по суті.

В судовому засіданні 12.09.2022 взяв участь експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климова Н.Б.

В судовому засіданні 12.09.2022 оголошено перерву до 30.09.2022.

30.09.2022 продовжено судове засідання з розгляду справи по суті.

В судовому засіданні представником позивача позовні вимоги підтримано повністю; представником відповідача позовні вимоги заперечено у відповідності до аргументів. наведених у відзиві на позов та в інших заявах по суті справи; представник третіх осіб вважає позовні вимоги такими, що задоволенню не підлягають у відповідності до наведених в поясненнях обставинах.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників учасників справи, дослідивши в судовому засіданні докази у справі, судом встановлено наступні обставини, які є предметом доказування.

ТОВ "Маркхолдер" належить право власності на торговий знак "УКРЗОЛОТО" (далі - Торговий знак), що зареєстрований зокрема для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 міжнародний класифікатор товарів та послуг). Право власності на знак засвідчується свідоцтвом №124382, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарі і послуг 25.06.2010 (том 1 а.с. 10).

У відповідності до інформації опублікованої у виданні у сфері інтелектуальної власності "Промислова власність" Бюлетень №19, 2019, позивач є власником Торгового знаку згідно рішення №25921 (том 1 а.с 11-23).

Як зазначає позивач, йому стало відомо про незаконне використання Торгового знаку, а саме шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: АДРЕСА_6 .

З урахуванням заяви позивача від 15.07.2022 суд під час розгляду справи враховує, що правильною адресою місця розташування вказаного магазину є саме адреса: АДРЕСА_6 ., що відповідає поданим доказам.

Позивач вказує на те, що за місцем розташування зазначеного ювелірного магазину, господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснює ФОП Руссо Тетяна Вікторівна (ІПН НОМЕР_2 ).

На підтвердження зазначеного позивачем надано товарний чек від 24.10.2019 та розрахункову квитанцію серії АВБ № 004702 від 24.10.2019, як в копіях, так і в оригіналі (том І а.с. 7, 8, том 6 а.с. 26, 27 ).

Також надано фото розміщення вивіски за місцем розташування торгової точки (том 1 а.с. 9, 82, 83).

Позивач в позові стверджує, що в порушення вимог законодавства, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер", відповідач незаконно використовує його за місцем здійснення господарської діяльності, тому права позивача щодо виключного права використання Товарного знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) - відповідачем порушені.

Таким чином, позивач вважає за необхідне захищати свої права у судовому порядку, оскільки порушення його прав відповідачем, перешкоджає нормальному функціонуванню позивача, негативно впливає на його роботу та може призвести до порушення економічної стабільності, що є невід`ємною умовою для нормального існування та розвитку, як суб`єкта господарювання.

Позивач посилається, зокрема, на оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22.01.2007 №01-8/24 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торгівельні марки)", а саме на п. 4 даного листа: встановивши наявність порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів та послуг, суд має заборонити відповідачеві використання цього знаку у господарській діяльності.

Як зазначає відповідач, позначення на будинку по АДРЕСА_6 є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016, виданого на ім`я авторів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 . Вказане позначення не замовлялось та не монтувалось ФОП Руссо Т.В.

Згідно матеріалів справи, 02.01.2019 між ОСОБА_10 і ОСОБА_1 (Лецензіари) та ФОП Руссо Т.В. (Ліцензіат) укладено ліцензійний договір, за яким ФОП Руссо Т.В. надано невиключну ліцензію на право використання твору образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", зареєстрованого 11.10.2016 Державною службою інтелектуальної власності України, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 68218 (том 1 а.с. 125-128, том 2 а.с. 120-125).

За умовами вказаного ліцензійного договору визначено строк його дії один рік з пролонгацією у разі якщо за один місяць жодна із сторін договору не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору.

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства згідно поданих до суду документів підтверджено реєстрацію авторського права на твір "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" та видачу Свідоцтва № 68218 від 11.10.2016 (том 3 а.с. 1-8).

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №912/164/20 від 30.09.2020 №9564/20-53/20443/20-53 (том 2 а.с. 26-60), експерт за результатами дослідження дійшов наступних висновків:

1. Позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку.

2. Позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 .

3. Позначення (напис) "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на вивісці ювелірного магазину на будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 за наявними матеріалами, не видається за можливе.

Згідно наданих до матеріалів справи третьою особою ОСОБА_2 за клопотанням від 09.10.2021 доказів, ФОП Руссо Т.В. орендувала частину нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_7 на підставі договору оренди від 01.01.2019 (том 4 а.с. 88-89). Відповідно до Акта приймання-передачі від 31.12.2019 орендоване приміщення повернуто відповідачем орендодавцю 31.12.2019 (том 4 а.с. 89 на звороті).

Згідно договору оренди від 01.01.2020 та Актів приймання-передачі вказане приміщення перебувало в оренді ФОП Погрібного О.Г. (том 4 а.с. 90-91).

В листі від 04.10.2021 власником вказаного приміщення на запит адвоката третьої особи повідомлено, що за адресою АДРЕСА_7 ФОП ОСОБА_11 з дозволу власника приміщення в грудні 2019 року демонтовано вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО", в січні 2020 року змонтовано вивіску аналогічного змісту з позначенням "УКРЗОЛОТО" та на даний час за вказаною адресою демонтовано вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО" та змонтовано вивіску з позначенням "ЦЕНТРЗОЛОТО" (том 4 а.с. 86, 87, 93).

Третьою особою ОСОБА_2 надано до справи Акт фіксації № 2 від 29.01.2022 з додатками, який складено його представником Захарченко І.В. в присутності ОСОБА_12 , про наступне:

за адресою АДРЕСА_8 розташований ювелірний магазин, над вхідними дверми якого розміщується вивіска "Центр золото";

на підставі Акта прийому-передачі від 31.12.2019 встановлено, що у ювелірному магазині господарську діяльність Руссо Тетяна Вікторівна не здійснює з 01.01.2020 (том 5 а.с. 14-16).

Згідно виписки з ЄДРПОУ 01.07.2021 внесено запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни за її рішенням (том 5 а.с. 17).

Норми права, застосовані судом.

Правовідносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993, а також нормами Цивільного кодексу України.

Цивільний кодекс України визначає, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. (ст. 418)

До об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (ст. 420).

Способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. (ст. 426).

За ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ст. 493).

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. (ст. 494).

Згідно з частиною першою ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 1).

Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. (ст. 5).

Згідно ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом (частина 2).

Використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. (частина 4).

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою (частина 5).

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору (частина 8).

Відповідно до частини 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно ст. 21 вказаного Закону, захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.

За правилами Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. (ч.ч. 1-3 ст. 13).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. (ч.ч. 1, 2 ст. 86).

Мотивована оцінка доводів учасників справи та поданих доказів.

За наявними матеріалами справи підтверджено, що ТОВ "Маркхолдер" з 2019 року є власником на знак для товарів і послуг УКРЗОЛОТО, що зареєстрований, у тому числі для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 МКТП), засвідченим свідоцтвом №124382, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010 року.

ФОП Руссо Т.В. з 01.12.2016 до 01.07.2021 зареєстрована як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Згідно наданих до справи третіми особами договорів оренди, ФОП Руссо Т.В. орендувала частину нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_9 на підставі договору оренди від 01.01.2019. Відповідно до пункту 2.1. вказаного договору, ціль оренди - розміщення відділу роздрібної торгівлі ювелірними виробами.

Позивач зазначає, що за місцем розташування приміщення, в якому ФОП Руссо Т.В. здійснювалась торгівельна діяльність з продажу ювелірних виробів, розміщено вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО".

Обставини фактичного розміщення на будівлі за адресою: АДРЕСА_8 вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" не заперечено іншими учасниками під час розгляду справи.

Як стверджує відповідач у відзиві на позов від 06.03.2020, вказане позначення є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016, виданого на ім`я авторів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , яке використовується ФОП Руссо Т.В. на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами.

Про вказане також зазначають треті особи в поясненнях до суду.

Під час розгляду справи, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства згідно поданих до суду документів підтверджено реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" та видачу Свідоцтва № 68218 від 11.10.2016 авторам ОСОБА_2 і ОСОБА_1 .

Суд враховує, що законодавче регулювання об`єктів авторського права визначено Законом України "Про авторське право і суміжні права", а торгівельних марок - Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" об`єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва (ст. 8). Авторові належить виключне право на використання твору, що дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом та надавати дозвіл чи заборону використання твору іншими особами (ст. 15). Використанням твору є його відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, опублікування, публічне виконання тощо.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарі і послуг" торговельною маркою є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (ст. 1). Тобто, торговельна марка використовується для позначення товарів чи послуг з метою виділення їх виділення серед інших подібних, що перебувають в обороті. За допомогою торгової марки споживачі повинні легко відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

З матеріалів справи слідує, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , на якому була розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО", ФОП Руссо Т.В. здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів.

Вказане не заперечено відповідачем у відзиві на позов від 06.03.2020 та підтверджено наступними матеріалами справи:

- товарним чеком від 24.10.2019, в якому зазначено "УКРЗОЛОТО" та відомості про товар і його ціну, місця продажу : вул. 50 Років Жовтня 23/34;

- розрахунковою квитанцією серії АВБ № 004702 від 24.10.2019 про купівлю ювелірного виробу із підписом продавця та датою продажу, на якій зазначено податковий номер продавця - 2551813401, який співпадає із реєстраційним номером облікової картки платника податків ФОП Руссо Т.В.;

- укладеним договором оренди приміщення від 01.01.2019 з метою оренди - розміщення відділу роздрібної торгівлі ювелірними виробами;

- основним видом економічної діяльності ФОП Руссо Т.В. згідно ЄДРПОУ - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

За результатами проведеної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, про що складено висновок експерта від 30.09.2020 №9564/20-53/20443/20-53, зазначено, що позначення "УКРЗОЛОТО", що використовується на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу:

є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку;

є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382.

є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010.

За нормами Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта є одним із засобів доказування (ст. 73).

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством (ч. 1 ст. 98).

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні. (ст. 104).

За наведеними відповідачем і третіми особами мотивуванням, підставами для відхилення висновку експерта від 30.09.2020 №9564/20-53/20443/20-53 вказано на самостійну зміну експертом питань, поставлених судом для дослідження, та відсутність огляду експертом об`єкта дослідження за його місцезнаходженням.

Щодо наведеного суд зазначає, що зіставивши питання, які поставлені на вирішення експертизи згідно ухвали суду від 19.03.2020, з питаннями, на які експертом надано відповіді у висновку, встановлено, що в даному випадку зі сторони експерта має місце лише певне редагування редакції питань зі збереженням їх суті.

Експертиза проведена за наявними в матеріалах справи документами, які направлено судом до експертної установи разом з ухвалою про призначення експертизи та окремо витребуваних судом за клопотанням експерта. Спір або заперечення між сторонами щодо відповідності відтвореного на фотознімках об`єкту його оригіналу відсутні. Кольорові зображення напису "УКРЗОЛОТО", які досліджувались експертом, подавались у тому числі і відповідачем за клопотанням від 08.05.2020 з єдиною різницею, що відповідач надавав такі фотознімки як зображення твору по вул. 50 Років Жовтня, 23/34 у м. Кропивницькому. Згідно усних пояснень експерта Климової Н.Ю., викликаної судом в засідання суду 12.09.2022 для надання пояснень щодо висновку, експертові долучених до матеріалів справи фотознімків було достатньо для того, щоб мати уявлення про позначення.

Суд також зазначає, що фактичне дослідження експертом двох вивісок, що розміщені на одній будівлі над входом в приміщення, не вплинуло на результати дослідження.

За вказаних обставин суд не встановив обґрунтованих підстав для відхилення висновку експерта від 30.09.2020 №9564/20-53/20443/20-53 та вважає прийнятним його застосування під час вирішення спору.

Згідно висновку експерта від 30.09.2020 №9564/20-53/20443/20-53 не було надано відповіді на питання чи є позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташовано на будівлі, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016, через недостатність матеріалів для дослідження вказаного питання.

Після надходження до справи додаткових доказів, судом за клопотанням відповідача відповідно до ухвали від 27.04.2021 призначено у справі додаткову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено наступні питання:

1) Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 способом використання знаків для товарів та послуг чи способом використання Твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?;

2) Що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО", яке розташоване на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. 50 років Жовтня, 23/24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

3) Чи є Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 тотожним або схожим із Твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 настільки, що їх можна сплутати?

Витрати по проведенню вказаної експертизи покладено на відповідача ФОП Руссо Т.В.

Однак, вказана експертиза не була проведена у зв`язку з несплатою вартості експертизи (лист експерта від 29.11.2021).

Отже, експертиза не була проведена з вини ФОП Руссо Т.В., якою не було здійснено оплату рахунку за проведення експертизи.

Відповідно до ч. 4 ст. 102 Господарського процесуального кодексу України у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

З підстав викладеного та у відповідності до наведених вище доказів, суд дійшов висновку про підтвердження матеріалами справи, що використання позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці приміщення за адресою: АДРЕСА_6 є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382.

Натомість, твердження відповідача і третіх осіб про те, що використання вказаного позначення на вивісці є способом використанням твору образотворчого мистецтва не підтверджено матеріалами справи.

Здійснення ФОП Руссо Т.В. торгівельної діяльності з продажу ювелірних виробів в приміщенні, на якому розміщено вивіску "УКРЗОЛОТО", є свідченням використання саме ФОП Руссо Т.В. торгового знаку "УКРЗОЛОТО", право власності на який належить ТОВ "Маркхолдер".

Посилання відповідача і третіх осіб на те, що вказане позначення замовлялось і монтувалось іншими особами, не спростовує вказаного, оскільки за ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку для товарів та послуг визнається в т.ч. нанесення його на вивіску, пов`язану з ним, з метою пропонування для продажу. Як встановлено матеріалами справи, саме ФОП Руссо Т.В. здійснювала продаж товарів, стосовно яких зареєстровано торговий знак позивача, в приміщенні з вивіскою, на якому нанесено позначення "УКРЗОЛОТО".

Суд критично ставиться до тверджень відповідача, які ним було викладено у відзиві на змінені позовні вимоги, про те, що підприємницьку діяльність ФОП Руссо Т.В. у вказаному вище приміщенні здійснювала лише в період дії договору оренди від 01.01.2019, виходячи з наступного.

Обставини документального оформлення припинення строку дії договору оренди не підтверджують фактичне припинення здійснення відповідачем торгівельної діяльності за відповідною адресою на дату звернення позивача з позовом у даній справі, оскільки вказане не виключає можливість фактичного користування майном відповідачем.

Окрім того, суд погоджується з обґрунтуванням позивача, що у даному випадку має місце зміна позиції відповідача щодо спору.

Так, під час подання відзиву на позов в його первісній редакції (06.03.2020) відповідач не повідомляв суд про припинення торгівельної діяльності за відповідною адресою на момент звернення до суду з позовом та не подавав до справи будь-яких доказів на підтвердження вказаного. Натомість, у відзиві від 06.03.2022 зазначаючи, що позначення "УКРЗОЛОТО" на будинку не є позначення товарів, відповідач вказав, що: "ФОП Руссо Т.В. використовує зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", як твір образотворчого мистецтва", тобто, у теперішньому актуальному часі.

Отже, має місце невідповідність попередній заяві відповідача.

З урахуванням зазначеного, суд також відхиляє твердження третіх осіб про демонтаж вивіски станом на дату подання позову та про відсутність торгівельної діяльності відповідача у приміщенні. Наданий третіми особами акт фіксації № 2 від 29.01.2022 є одностороннім документом, правова природа якого нормами законодавства не визначена, а тому такий документ не приймається судом як належний і допустимий доказ.

Приписи Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" однозначно закріплюють право на використання знаку для товарів і послуг тільки і виключно за власником (власниками) свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, або особою, якій ним передано право власності на знаки для товарів і послуг, або особою, якій власником свідоцтва надано дозвіл на використання відповідного знаку для товарів і послуг (стаття 16).

Отже, використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених законом.

З матеріалів справи слідує, що ТОВ "Маркхолдер" не надавався ФОП Руссо Т.В. дозвіл на використання знаку для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", а отже права позивача щодо виключного права використання Торгового знаку порушені відповідачем.

У відповідності до викладеного, судом встановлено наявність порушеного права позивача зі сторони відповідача на момент звернення до господарського суду. Припинення відповідачем підприємницької діяльності під час розгляду справи в суді не доводить наявність підстав для закриття провадження у справі згідно ст. 231 Господарського процесуального кодексу України.

За частиною 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Отже, заявлена позивачем вимога, з урахуванням її зміни, закріплена законом та відповідає характеру порушеного права і забезпечує поновлення порушеного права, оскільки має вплив на порушника і припиняє порушення.

Водночас, позивач просить заборонити відповідачу використовувати позначення у будь-який спосіб, що не є правомірним в даному випаду, оскільки Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено й інші способи використання зареєстрованого знака для товарів і послуг, які не стосуються встановленого у справі порушення прав позивача (нанесення позначення на вивіску) та у частині 6 ст. 16 вказаного Закону передбачені випадки правомірного використання без дозволу власника свідоцтва.

Окрім того, заборона на використання можлива лише стосовно товарів, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними.

За вказаних обставин та враховуючи ст. 14 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає наявними підстави для часткового задоволення позовних вимог, а саме заборонити відповідачу використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

У задоволенні позову в іншій частині суд відмовляє.

Підстави для постановлення окремої ухвали щодо експерта Климової Н.Ю. згідно клопотання третіх осіб від 26.08.2022 суд не встановив у зв`язку з не доведенням порушенням законодавства чи інших недоліків в діяльності вказаного експерта.

Судові витрати.

У відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, сплачений позивачем за подання позову судовий збір (2102,00 грн) та оплачені позивачем витрати на проведення судової експертизи (19612,80 грн) покладаються на обидві сторони і розподіляються між ними порівну у зв`язку із частковим задоволенням позову.

Учасниками справи зроблено заяви про подання доказів на підтвердження витрат на професійну правничу допомогу після ухвалення рішення суду.

За вказаних обставин, суд призначає судове засідання для вирішення вказаного питання.

Керуючись ст. ст. 74, 76, 77, 129, 221, 233, 236-241, 326, 327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Заборонити Фізичній особі-підприємцю Руссо Тетяні Вікторівні (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010, шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

У задоволенні позовних вимог в іншій частині відмовити.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Руссо Тетяни Вікторівни (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (ідентифікаційний код 42772934, вул. Рекордна, 26-Г, м. Запоріжжя, 69035) 1 051,00 грн судового збору та 9 806,40 грн судових витрат на судову експертизу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Призначити судове засідання для вирішення питання про судові витрати учасників справи на 27.10.2022 о 15:00.

Встановити строк для подання доказів щодо розміру, понесених судових витрат, не пізніше 5 календарних днів після ухвалення рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Належним чином засвідчені копії рішення направити ТОВ "Маркхолдер" електронною поштою: hrytsenko2203@gmail.com; ФОП Руссо Т.В. на електронну адресу представника, адвоката Шаповалова Д.В. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), Погрібному О.Г. та Білому Д.Б. на електронну адресу представника, адвоката Захарченко І.В. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Повне рішення складено 12.10.2022.

Суддя В.В.Тимошевська