Рішення № 10633692, 16.07.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б тел. 284-18-98 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

Справа № 54/416.07.10 За позовом           Компанії "Ганча С.п.А."

до           1) Торгівельно-виробничої корпорації "Алеф";

          2) Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України

третя особа          Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АРДА"

про           дострокове припинення дії свідоцтва № 51414 на товарний знак

          "GANCIA" в Україні

Суддя Демченко Т.С.

Представники:

від позивача          Коваль М.С., довіреність б/н від 05.01.2009 р.

від відповідача-1           не з’явився

від відповідача-2           Бражник Ж.С., довіреність № 16-08/1889 від 09.04.2010 р.

від третьої особи          не з’явився

У судовому засіданні 16.07.2010 р. за згодою представників позивача та відповідача-2 відповідно до ст. 85 ГПК України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "Ганча С.п.А." звернулася до Господарського суду м. Києва з позовом до Торгівельно-виробничої корпорації "Алеф" (відповідач-1) та Державного департаменту інтелектуальної власності (відповідач-2) про дострокове припинення дії свідоцтва № 51414 на знак для товарів "GANCIA" стосовно частини товарів 16, 32 та 33 класів МКТП і зобов’язання відповідача-2 внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг України відповідний запис.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач-1 не використовує знак за свідоцтвом № 51414 протягом останніх трьох років, що надає право позивачу вимагати дострокового припинення дії цього свідоцтва на підставі ч. 2 п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Ухвалою суду від 14.01.2010 р. порушено провадження у справі № 54/4, розгляд справи призначено на 17.02.2010 р.

Представник відповідача-1 в судове засідання 17.02.2010 р. не з’явився, про причини неявки не повідомив, відзиву та витребуваних документів не надав.

Відповідачем-2 подано відзив на позовну заяву, яким відповідач-2 проти позову заперечив у повному обсязі, мотивуючи свої заперечення тим, що чинним законодавством не передбачений обов’язок Державного департаменту інтелектуальної власності здійснювати контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками чи іншими особами, а надані позивачем докази невикористання знака відповідачем-1 є недостатніми. Крім того, позивачем не доведено порушення його прав, що є обов’язковою умовою для звернення до суду.

Представниками позивача та відповідача-2 подано спільне клопотання про вирішення спору у більш тривалий строк, ніж передбачено ч. 1 ст. 69 ГПК України. Клопотання судом задоволено, строк вирішення спору продовжено.

У зв’язку з неявкою відповідача-1 ухвалою суду від 17.02.2010 р. розгляд справи відкладено на 09.04.2010 р.

25.03.2010 р. через відділ діловодства суду позивачем подано заяву про вжиття заходів забезпечення позову, яка судом задоволена частково.

У судове засідання 09.04.2010 р. представник відповідача-1 не з’явився, через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи з огляду на неможливість явки представника. У задоволенні заявленого клопотання судом відмовлено, оскільки відповідачем-1 не надано жодних доказів на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

Ухвалою суду від 09.04.2010 р. розгляд справи відкладено на 14.05.2010 р.

Відповідачем-1 у судовому засіданні 14.05.2010 р. подано відзив на позовну заяву, у якому відповідач-1 просить відмовити позивачу у задоволенні його вимог у повному обсязі, мотивуючи це тим, що між відповідачем-1 та Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АРДА" укладено ліцензійний договір № 02/09L від 10.09.2009 р., згідно з яким відповідач-1 надав ліцензіатові виключне право використання знака за свідоцтвом № 51414 терміном на 5 років. Оскільки використання знака третьою особою відповідно до закону вважається використанням знаку його власником, вимоги позивача відповідач-1 вважає безпідставними.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов’язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про необхідність залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "АРДА" до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача-1.

У зв’язку із зазначеним розгляд справи відкладено на 16.06.2010 р.

У судовому засіданні 16.06.2010 р. оголошувалася перерва до 16.07.2010 р.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Як свідчать матеріали справи, відповідач-1 є власником свідоцтва України № 51414 на знак для товарів і послуг "GANCIA", зареєстрований для товарів 16, 32 та 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (заявка № 2003065765, дата подання –04.06.2003 p., публікація в офіційному бюлетені "Промислова власність" –15.07.2005 р.).

Компанія "Ганча С.п.А." є власником міжнародної реєстрації № 812757 на знак для товарів і послуг "GANCIA", зареєстрованого 19.09.2003 р. для товарів 33 класу МКТП, який охороняється на території України у повному обсязі з дати територіального поширення на Україну 11.08.2006 р.

Як зазначає позивач, товарний знак "GANCIA" є всесвітньо відомим знаком італійського виробника ігристих вин, який починає свою історію з 1829 р. На думку позивача, реєстрація знака для товарів і послуг "GANCIA" на ім’я відповідача-1 була заздалегідь недобросовісною. Позивач також вважає, що товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 51414, відповідачем не вироблялися, не ліцензувалися і не продавалися на території України, а отже, власник свідоцтва без поважних причин не використовував в Україні вказану торговельну марку протягом останніх трьох років. Виходячи із зазначеного, позивач вважає, що дія зазначеного свідоцтва має бути достроково припинена судом щодо товарів 16, 32, 33 класів МКТП.

Відповідно до ч. 1 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Статтею 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на власника свідоцтва покладений обов’язок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно з абз. 1 ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

При цьому згідно з абз. 5 ч. 4 ст. 18 Закону використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Таким чином, для правильного вирішення спору необхідно з’ясувати, чи мав місце факт невикористання в Україні торгівельної марки "GANCIA" за свідоцтвом України № 51414 щодо товарів 16, 32, 33 класу МКТП протягом більше трьох років до дати подання позову та чи відсутні поважні причини такого невикористання.

При цьому обов’язок доказування факту використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 51414 для зареєстрованих товарів самим відповідачем-1 або іншими особами за дозволом відповідача-1, а також доведення поважних причин невикористання знаку покладається на відповідача-1.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами (ч. 1 ст. 492 ЦК України).

На дату публікації відомостей про видачу свідоцтва використанням знаку визнавалось нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

На дату подання позову згідно зі ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака вважається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Виходячи з правової природи знаку для товарів і послуг, обов’язковою умовою для встановлення факту використання знака є його використання стосовно саме тих товарів і послуг, для яких його зареєстровано. Таким чином, до предмету доказування входять обставини, пов’язані з використанням відповідачем-1 (або іншою особою під його контролем) оспорюваного знаку для тих товарів, для яких його зареєстровано.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доказами у справі відповідно до ст. 32 ГПК України є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Частиною 3 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" передбачено, що одночасно з видачею ліцензії орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, видає суб’єкту господарювання додаток до ліцензії, який містить перелік видів спиртів та алкогольних напоїв, які вправі виробляти суб’єкт господарювання, а також перелік знаків для товарів і послуг, які суб’єкт господарювання може використовувати у виробництві алкогольних напоїв на підставі прав власності на знаки для товарів і послуг, або на підставі рішень про прийняття заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг (на період до видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг), або на підставі дозволів інших власників знаків для товарів і послуг (якщо такі знаки зареєстровані після введення в дію цього Закону).

На підтвердження факту невикористання торговельної марки "GANCIA" за свідоцтвом України № 51414 позивачем надано лист Держаної податкової адміністрації України за вих. № 599/6/32-0315 від 27.01.2009 р., яким ДПА України повідомила, що Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів ДПА України не видавалися додатки до ліцензій на виробництво алкогольних напоїв на підставі свідоцтва на знак для товарів і послуг "GANCIA".

Також позивачем надано довідку ДП "Моніторинг ЗМІ України" від 19.04.2010 р., згідно з якою за період з 01.01.2006 р. по 01.01.2010 р. на телебаченні, радіо, у друкованих засобах масової інформації товари і послуги під торговельною маркою "GANCIA" не рекламувались.

На противагу зазначеному, відповідачем-1 не надано належних та допустимих доказів на підтвердження використання ним знаку для товарів і послуг "GANCIA", який охороняється свідоцтвом України № 51414, для тих товарів, для яких він зареєстрований.

При цьому наданий відповідачем-1 ліцензійний договір № 02/09L від 10.09.2009 р., за умовами якого відповідач-1 надав третій особі виключне право на використання знака щодо усіх товарів, зазначених у свідоцтві, не свідчить про фактичне використання відповідачем-1 чи третьою особою знака способами, передбаченими ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Третьою особою без самостійних вимог на предмет спору, залученою судом до участі у справі на стороні відповідача, також не надано жодних доказів, які б свідчили про фактичне використання торговельної марки "GANCIA" за ліцензійним договором, укладеним із відповідачем-1.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що відповідач-1 протягом більш ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням торговельної марки "GANCIA" для товарів 16, 32, 33 класів МКТП.

Для правильного вирішення спору по суті також необхідно встановити наявність чи відсутність у відповідача-1 поважних причин невикористання в Україні торгівельної марки "GANCIA" за свідоцтвом України № 51414.

За змістом ч. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Зважаючи на те, що у наданому відзиві відповідачем-1 не надано будь-яких доказів, які б підтверджували поважність причин невикористання торговельної марки "GANCIA", суд приходить до висновку про відсутність у відповідача-1 поважних причин невикористання вказаної торговельної марки на території України.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 р., у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, і такі відомості згідно з п. 1.3. Положення публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність".

За таких обставин, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати покладаються на відповідача-1, оскільки Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України не уповноважений на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

Керуючись ст.ст. 33, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України № 51414 на знак для товарів і послуг "GANCIA".

3. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, ідентифікаційний код 31032378) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України № 51414.

4. Стягнути з Торгівельно-виробничої корпорації "Алеф" (49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1) на користь Компанії "Ганча С.п.А." (Корсо Ліберті, 66, І-14053, Канеллі, Італія, ідентифікаційний код –відсутній) 85 (вісімдесят п’ять) гривень 00 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання повного тексту рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

Суддя                                                   Т.С. Демченко

Датою підписання повного тексту рішення є 28.07.2010 р.