Ухвала суду № 101176966, 16.11.2021, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

16.11.2021Справа № 910/12047/19за позовом Сосьєте Бік (Societe Bic)

до 1) Міністерство економіки України

2) Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності"

про визнання незаконними і скасування рішень та наказу, зобов`язання вчинити дії

Суддя Картавцева Ю.В.

Представники: згідно з протоколом судового засідання

ВСТАНОВИВ:

Сосьєте Бік (Societe Bic) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України про визнання незаконними і скасування рішень та наказу, зобов`язання вчинити дії.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначає, що відповідачем прийнято незаконне рішення від 04.09.2018 за заявкою №m201613429, яке залишене чинним рішенням Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.05.2019, у зв`язку з чим позивач просить суд визнати незаконним та скасувати рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.09.2018 за заявкою №m201613429, рішення Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16.05.2019 та наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.06.2019 №1071, яким вказане рішення було затверджене, а також зобов`язати відповідача прийняти рішення за заявкою №m201613429 з урахуванням рішення суду за цією позовною заявою.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2019 суд ухвалив: позовну заяву Сосьєте Бік (Societe Bic) залишити без руху; встановити позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом надання доказів сплати судового збору у розмірі 7684,00 грн. (оригінал платіжного документа з підписом відповідального виконавця та відбиткою штампа банку; платник - Сосьєте Бік (Societe Bic); встановити позивачу строк для усунення недоліків - протягом семи днів з дня вручення даної ухвали.

19.09.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.09.2019 суд ухвалив: прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі; справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначити на 22.10.2019; витребувати у відповідача належним чином засвідчені копії матеріалів заявки № m2016 13429 та копії матеріалів справи Апеляційної палати за заявкою № m 2016 13429 включаючи оригінали речових доказів, які були долучені до матеріалів справи Апеляційної палати за заявкою № m 2016 13429.

11.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло два клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

16.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшов відзив.

17.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

21.10.2019 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про залучення до участі у справі Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

21.10.2019 через відділ діловодства суду від Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності" надійшла заява про вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

22.10.2019 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи та відкладення підготовчого засідання з підстав необхідності отримання позивачем та надання до суду додаткових доказів.

У підготовче засідання 22.10.2019 прибули представники сторін.

Ухвалою суду від 22.10.2019 суд ухвалив: продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів; залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності"; зобов`язати позивача надіслати залученій третій особі позовну заяву з додатками, докази надіслання надати суду; зобов`язати відповідача надіслати залученій третій особі відзив на позов з додатками, докази надіслання надати суду; запропонувати третій особі подати письмові пояснення щодо позову/відзиву протягом п`яти днів з дня отримання позовної заяви/відзиву; підготовче засідання відкласти на 03.12.2019.

25.10.2019 до відділу діловодства суду від відповідача надійшло клопотання про долучення доказів.

02.12.2019 до відділу діловодства суду від третьої особи надійшли пояснення по справі.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від відповідача надійшли заперечення проти висновку експерта у справі, додаткові докази, пояснення щодо призначення експертизи у справі.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від позивача заява про остаточне визначення предмету спору, додаткові документи.

03.12.2019 до відділу діловодства суду від третьої особи надійшло клопотання про призначення судової експертизи.

У підготовче засідання 03.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 10.12.2019.

10.12.2019 до відділу діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 10.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

У підготовчому засіданні оголошено перерву до 17.12.2019.

У підготовче засідання 17.12.2019 прибули представники сторін. Представник третьої особи не прибув.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.12.2019 суд ухвалив: призначити у справі №910/12047/19 судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; на вирішення судової експертизи поставити наступні питання: "Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "запальнички"?; Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме "курильне приладдя". Зупинити провадження у справі № 910/12047/19 на час проведення експертизи.

13.05.2021 до відділу діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшов висновок експерта № 2800/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності та матеріали справи № 910/12047/19.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.05.2021 суд ухвалив: поновити провадження у справі № 910/12047/19; підготовче засідання призначити на 15.06.2021; запропонувати сторонам та третій особі подати письмові пояснення стосовно висновку експерта № 2800/20-53 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 29.04.2021.

15.06.2021 до відділу діловодства суду від позивача надійшли письмові пояснення, щодо висновку експерта та клопотання про залучення співвідповідача.

У підготовче засідання 15.06.2021 прибули представники сторін та третьої особи.

Представник позивача подав письмові пояснення та клопотання про залучення співвідповідача, представник відповідача та третьої особи подав клопотання про виклик судового експерта.

У підготовчому засіданні 15.06.2021 судом було встановлено факт зміни найменування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Міністерство економіки України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2021 суд ухвалив: залучити до участі у справі № 910/12047/19 співвідповідача - Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності", підготовче засідання відкласти на 29.06.2021.

22.06.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про виклик експерта.

У підготовче засідання 29.06.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідача 2 подав відзив.

За наслідками розгляду клопотання відповідачів, суд прийшов до висновку про його обґрунтованість.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2021 суд ухвалив: викликати в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 27.07.2021.

05.07.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшов відзив.

13.07.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

У підготовче засідання 27.07.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідачів заявив клопотання про повторний виклик експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.07.2021 суд ухвалив: викликати повторно в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 21.09.2021.

14.09.2021 через відділ діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшла інформація по справі.

У підготовче засідання 21.09.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідача 1 заявив клопотання про повторний виклик експерта.

Відповідно до частини 4 статті 69 Господарського процесуального кодексу України експерт зобов`язаний з`явитися до суду за його викликом та роз`яснити свій висновок і відповісти на питання суду та учасників справи.

З огляду на наведене, оскільки ухвалою суду від 29.06.2021 було задоволено клопотання відповідачів та викликано в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53 та ухвалою суду від 27.07.2021 повторно викликано експерта, однак, судовий експерт у підготовче засідання не прибув обґрунтовуючи це об`єктивною неможливістю, а саме хворобою судового експерта, суд приходить до висновку, що клопотання відповідача 1 про повторний виклик експерта підлягає задоволенню.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2021 суд ухвалив: викликати втретє в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 05.10.2021.

У підготовче засідання 05.10.2021 прибули представники сторін. Судовий експерт, який викликався ухвалами суду від 29.06.2021, 27.07.2021 та 21.09.2021 в підготовче засідання не прибув.

Поряд з цим, враховуючи наявність об`єктивної неможливості прибуття судового експерта в підготовче засідання, яке було призначено на 21.09.2021, а також, відсутність належного повідомлення експерта про виклик у підготовче засідання, яке призначено на 05.10.2021 через відсутність у Господарському суді міста Києва фінансування відправки поштової кореспонденції, суд прийшов до висновку про необхідність вчетверте викликати судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2021 суд ухвалив: викликати вчетверте в підготовче засідання судового експерта Наталію Климову для надання роз`яснень щодо Висновку експерта № 2800/20-53; підготовче засідання відкласти на 26.10.2021.

21.10.2021 через відділ діловодства суду від судового експерта Наталії Климової надійшли письмові роз`яснення щодо Висновку експерта № 2800/20-53. Аналогічні за змістом роз`яснення надійшли до суду 26.10.2021.

У підготовче засідання 26.10.2021 прибули представники сторін.

З метою надання представникам можливості ознайомитися з відповідями експерта на поставлені в ухвалах суду питання щодо Висновку № 2800/20-53, у підготовчому засіданні оголошено перерву до 09.11.2021.

09.11.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшли письмові заперечення.

У підготовче засідання 09.11.2021 прибули представники сторін.

Представник відповідача 2 подав клопотання про призначення повторної експертизи.

Представник позивача заявив клопотання про оголошення перерви в підготовчому засіданні з метою надання можливості ознайомитися з клопотанням відповідача 2 про призначення повторної експертизи та подати заперечення на дане клопотання.

У підготовчому засіданні 09.11.2021 судом задоволено клопотання позивача та оголошено перерву до 16.11.2021.

15.11.2021 через відділ діловодства суду від відповідача 2 надійшло клопотання про призначення експертизи.

16.11.2021 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про огляд веб-сайтів та заперечення на клопотання про призначення повторної судової експертизи.

У підготовче засідання 16.11.2021 прибули представники сторін. Представник відповідачів підтримав клопотання про призначення повторної експертизи, представник позивача проти задоволення зазначеного клопотання заперечив.

Розглянувши клопотання відповідача 2 у справі № 910/12047/19 про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, суд зазначає наступне.

Так, відповідач 2 стверджує, що за результатами аналізу Висновку експерта № 2800/20-53 Укрпатентом було виявлено цілий ряд недоліків, які вказують на те, що даний висновок є необґрунтованим, таким, що суперечить іншим матеріалам справи, а застосовані підходи, використані експертом, є методично некоректними, відтак, такий висновок викликає сумніви у його правильності.

Такі недоліки вбачаються, зокрема, в наступному:

- у дослідницькій частині Висновку на стор. 8 експерт зазначає про те, що «під час проведення експертизи застосовувались загальнотеоретичні методи аналізу, порівняння та синтезу», у письмових поясненнях експерт зазначив про те, що ним було застосовано загальнотеоретичні знання в сфері математики, проте у Висновку відсутні посилання на джерела, у яких описані зазначені методи, що брались експертом до уваги, що свідчить про невизначеність методологічної бази дослідження;

- на стор. 10 Висновку (п. 2) експерт при описуванні визначення та термінів «запальничка», «курильниця», «приладдя» використовує джерела, датовані 1949, 1957, 1956 роками, у письмових відповідях експерт не надає прямої відповіді чому він використав настільки застарілі джерела, а вдається до аналізу інших джерел та веб-сайтів, на які, в свій час, посилався експерт Укрпатенту, при цьому, експерт змінює зміст поставленого Укрпатентом питання, заперечуючи те, що «такий аксесуар як запальничка не виник у 1973 р.», проте у питанні Укрпатенту про такий факт взагалі не стверджувалось, а йшлося лише про те, що «Позивач почав виготовляти такий товар «кишенькова запальничка» з 1973 р.»;

- на стор. 12 Висновку експерт наводить приклад можливості реєстрації просторових позначень, зокрема такого як «трьохпроменева зоря» на автомобілях «Мерседес» у якості знаків, при цьому, пояснює, що практика реєстрацій об`ємних позначень в Україні взагалі не є поширеною, а тому у якості прикладів наводились всі відомості, які містились у довідковій літературі, однак, такий підхід до наведення експертом відомостей, які не мають відношення до предмету дослідження є сумнівним та не може вважатися методологічно коректним і обґрунтованим;

- на стор. 14 Висновку експерт цитує джерело 6 (9.26): «Знак не повинен просто повторювати зовнішній вигляд відомого предмета. Він повинен відрізнятися оригінальним зовнішнім виглядом, який здатний виділяти виріб конкретного виробника з ряду однорідних». На запитання Укрпатенту щодо того, у чому оригінальність зовнішнього вигляду спірного позначення та чи здатне таке позначення виділяти виріб конкретного виробника з ряду однорідних, експерт відповіді не надає та наводить практичний приклад - справу компанії Guerlain, який не розглядався експертом під час дослідження та навпаки підтверджує те, що форма має бути оригінальною, навіть «революційною», здатною вирізняти позначення (виріб) конкретного виробника з ряду однорідних. Так, у прикладі Суд вважає, що об`ємна форма футляру губної помади нагадує собою «корпус човна або дитячий візочок» і вважається «революційною», «незвичною», що має «незвичний візуальний ефект на споживача», відрізняється від більшості зображень футлярів, які представлені у циліндричній та паралелепіпедній форми для помад;

- з наявних у матеріалах справи доказів вбачається, що заявлений об`ємний знак у вигляді схематичного зображення товару не використовується позивачем як такий самостійно та безпосередньо при маркуванні, просуванні та реалізації своїх товарів, в розумінні статті 16 Закону. Надані Позивачем матеріали свідчать про використання малюнків та фотографічних зображень запальничок у комбінації з написом «ВІС», іншими словесними або зображувальними елементами та в різному кольоровому виконанні, при цьому експерт не надає пояснень щодо самостійного та безпосереднього використання позивачем при реалізації своїх товарів саме заявленого об`ємного знака, однак, на стор. 15-19 Висновку експерт досліджує фото різних моделей запальничок ВІС в асортименті продажу кишенькових запальничок, які наводить для прикладу незмінної овальної форми корпусу всіх модифікацій запальничок ВІС;

- на стор. 22-28 Висновку в табличній формі представлено фото запальничок різних виробників, наведених в мережі Інтернет, проте, такі фото в більшості прикладів не мають схематичного зображення запальничок на кшталт того, яке заявлено позивачем, або містять фотокопії запальничок, декорованих логотипами, етикетками, відмітними знаками, ілюстраціями тощо. При цьому, з Висновку вбачається, що експерт не аналізував наведені ним же приклади - способи використання зображень запальничок іншими виробниками, що є обов`язковим при оцінці набуття заявленою формою розрізняльної здатності у зв`язку з тривалим її використанням, адже при цьому слід враховувати тривалість її попереднього використання не лише самим позивачем, а й іншими виробниками для таких самих або споріднених товарів на відповідному ринку;

- на стор. 33-39 (п. 3.10) Висновку експерт досліджує Звіт соціологічного опитування № 01/19-12 «Оцінка споживачами схожості запальничок «ВІС» із запальничками інших виробників» від 02.12.2019, виконаний ЦСТ «СОЦІО ПОЛІС», Київ-2019 (т. 4, а.с. 145-201), проте такий Звіт є новим доказом у справі, який не був представлений на розгляд закладу експертизи при проведенні кваліфікаційної експертизи і винесенні рішення Мінекономіки та Апеляційної палати при розгляді заперечення за заявкою № m 201613429 і був складений вже після винесення рішення Мінекономікою від 04.09.2018 та рішення Апеляційною палатою від 16.05.2019;

- експерт не пояснив на якій підставі ним було звужено поняття «курильне приладдя» лише до одного виду товару «запальнички», враховуючи те, що «курильне приладдя» є збірним поняттям, що охоплює не лише один товар «запальнички». Тобто, використання об`ємного позначення для товарів 34 класу МКТП: «курильне приладдя» породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певним товаром - запальнички, форму якого воно відображає. Його використання щодо товарів, які входять до узагальненого поняття «курильне приладдя» і не є запальничкою, очевидно здатне створити помилкове уявлення про такі товари та їх призначення;

- Висновок експерта №2800/20-53 суперечить іншим матеріалам справи, зокрема, численним доказам, які містяться в матеріалах справи - копіям роздруківок з мережі Інтернет, зображень рекламних вивісок, рекламних щитів у магазинах, що містять фото з використанням зображень запальничок ВІС (Позивача), а також - фото запальничок різних виробників, які свідчать, що заявлений об`ємний знак не використовується позивачем у заявленому схематичному вигляді при маркуванні, реалізації та просуванні товару, навпаки, представлені фотокопії в більшості прикладів не мають схематичного зображення запальничок на кшталт того, яке заявлено позивачем, або містять фотокопії запальничок, декорованих логотипами, етикетками, відмітними знаками, ілюстраціями тощо, тобто насправді свідчать про використання позивачем малюнків та фотографічних зображень запальничок у комбінації з написом «ВІС», іншими словесними або зображувальними елементами та в різному кольоровому виконанні.

Позивач проти задоволення клопотання відповідача 2 про призначення повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності заперечує та, зокрема, зазначає що чинне законодавство не покладає на експертів обов`язку з використання конкретно визначених методичних джерел при проведенні експертних досліджень, визначення способу проведення експертизи (зокрема, вибір певних методик та методів дослідження) належить до компетенції експерта у відповідності до конкретних обставин справи; судовим експертом надано вичерпні відповіді на усі поставлені запитання, які стосуються безпосередньо Висновку експерта, при цьому експерт не зобов`язаний давати відповіді на питання, які виходять за межі складеного ним висновку, зокрема, «прокоментувати способи використання та просування позивачем запальничок ВІС на ринку України», «прокоментувати думку Укрпатенту щодо результатів соціологічного опитування» тощо. Також, Укрпатент посилається на те, що Висновок експерта не відповідає матеріалам справи, зокрема, не відповідає висновку закладу експертизи від 04.09.2018 про невідповідність позначення умовам надання правової охорони, яке, після його затвердження Мінекономіки, набуло статусу Рішення про відмову в реєстрації знака за заявкою № m 2016 13429 та рішення Апеляційної палати Мінекономіки від 16.05.2019. Тобто, позивач зазначає, що Укрпатент посилається на суперечність Висновку експерта оскаржуваному рішенню Мінекономіки та Апеляційної палати, які безпосередньо і є предметом даного спору, посилань на жодні інші наявні у матеріалах справи докази, яким нібито суперечить Висновок експерта, клопотання Укрпатенту не містить. З огляду на вищевикладене, позивач стверджує, що Укрпатентом не було доведено належним чином, в чому полягає необґрунтованість та суперечливість Висновку експерта, а відтак, необхідність проведення повторної експертизи.

За змістом ст. 99 ГПК України, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Відповідно до ст. 107 Господарського процесуального кодексу України якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам). За наявності сумнівів у правильності висновку експерта (необґрунтованість, суперечність з іншими матеріалами справи тощо) за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам.

Повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об`єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об`єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

При цьому, застосовуючи положення ч. 1 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії"(Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Європейський суду з прав людини у справах "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс проти Греції" від 05.02.2004 зазначає, що критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Частинами 1-3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

З огляду на викладене вище, враховуючи виявлені відповідачем 2 недоліки Висновку експерта, які на переконання суду, могли вплинути на правильність та обґрунтованість такого висновку, з метою повного та всебічного дослідження обставин даної справи, а також правильного вирішення спору, суд приходить до висновку про необхідність призначення повторної судової експертизи, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 100 ГПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи.

При цьому, за приписами п.2 ч. 1 ст. 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадках призначення судом експертизи.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу, - на час проведення експертизи (ст. 229 ГПК України).

З огляду на те, що підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень передбачено, що строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів, та у разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), з урахуванням передбаченого Господарським процесуальним кодексом України строку розгляду справи судом, суд вважає за необхідне зупинити провадження у справі № 910/12047/19 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України на час проведення експертизи, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 100, 107, 228, 229, ч. 2 ст. 232, ст.ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/12047/19 повторну судову експертизу, проведення якої доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

2. На вирішення судової експертизи поставити наступні питання:

2.1. Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг таким, що не мало розрізняльної здатності станом на дату її подання (17.06.2016) та не набуло такої внаслідок його використання для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «запальнички»?

2.2. Чи є позначення за заявкою №m 2016 13429 на знак для товарів і послуг оманливим для частини товарів 34 класу МКТП, а саме «курильне приладдя»?

3. Попередити судового експерта, що за надання завідомо неправдивого висновку, за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків експерт несе кримінальну відповідальність, відповідно до статей 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати на проведення експертизи покласти на відповідача 2. У разі несплати витрат на проведення експертизи відповідачем 2, дану оплату може бути здійснено позивачем.

5. Матеріали справи № 910/12047/19 направити до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ, бул. Лесі Українки, 26, офіс 501).

6. Зобов`язати експерта провести експертизу у строки, передбачені підпунктом 1.13 пункту 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень. У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволено проведення експертизи у більш довгий термін відповідно до чинного законодавства.

7. Зупинити провадження у справі № 910/12047/19 на час проведення експертизи.

8. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена у порядку, встановленому ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.В. Картавцева