Рішення № 100917535, 27.10.2021, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.10.2021Справа № 910/5655/21За позовом Приватного підприємства «УКРКОРН»

до 1) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

2) Товариства з обмеженою відповідальністю фірма «ОЛІС ЛТД»

про визнання недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії

Суддя Підченко Ю.О.

Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін:

від позивача: Вініченко М.В.; Шаповалова Ю.В.;

від відповідача 1: не з`явилися;

від відповідача 2: Падох О.І.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне підприємство «Укркорн» (далі - Підприємство) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство), Товариства з обмеженою відповідальністю «Оліс ЛТД» (далі - Товариство) відповідно до якого просить:

- визнати недійсним свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 № 292708 («Пищепром») повністю,

- визнати недійсним свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 № 292707 («Пищепром») повністю;

- зобов`язати Міністерство внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 24.02.2021 № 292708 («Пищепром») повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов`язати Міністерство внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки стосовно визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку від 24.02.2021 № 292707 («Пищепром») повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач не надавав відповідачу-2 будь-якого дозволу на використання промислового зразка, в тому числі, не надавав згоди на реєстрацію знаків для товарів і послуг, які відтворюють промисловий зразок, виключні права на використання якого належать позивачу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2021 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/5655/21, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та підготовче засідання призначено на 28.05.2021.

29.04.2021 від Міністерства надійшов письмовий відзив на позовну заяву разом із клопотанням про розгляд справи без участі його уповноваженого представника. Також, Міністерство у відзиві повідомило про те, що наразі не наділено повноваженнями щодо ведення державних реєстрів об`єктів прав інтелектуальної власності.

Відповідач-2 подав суду 18.05.2021 та 28.05.2021 такі документи:

- письмовий відзив на позовну заяву;

- питання до позивача в порядку ст. 90 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України);

- заяву про долучення доказів;

- клопотання про зупинення провадження у справі.

27.05.2021 позивач подав суду такі документи:

- клопотання про встановлення додаткового строку для подання відповіді на відзив на надання відповідей на запитання відповідача-2;

- заява про зміну предмета позову;

- клопотання про залучення співвідповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2021 відкладено підготовче засідання на 02.07.2021; вирішено продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів.

10.06.2021 Підприємство подало суду: відповідь на відзив та заяву про визнання поважними причини пропуску строку на подання відповіді на відзив й поновлення строку; заяву свідка в якості відповідей на запитання відповідача-2 в порядку ст. 90 ГПК України.

24.06.2021 Товариство подало суду заперечення на відповідь на відзив.

29.06.2021 відповідач-2 подав суду електронною поштою та поштовим зв`язком: клопотання про виклик судового експерта для надання пояснень щодо його висновку від 25.06.2021 за вих. № 24683, електронною поштою та поштовим зв`язком; заяву про долучення доказів до клопотання про зупинення провадження у справі; заперечення на клопотання про залучення співвідповідача та на клопотання про зміну предмету позову за від 25.06.2021 вих. № 24682,

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2021 було поновлено Підприємству строк для подання відповіді на відзив та долучено відповідь на відзив до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2021 було замінено у справі № 910/5655/21 первісного відповідача-1 - Міністерство на належного - Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Інститут) та відкладено підготовче засідання на 06.08.2021.

06.07.2021 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів відправки позовної заяви з додатками Інституту.

23.07.2021 Підприємство подало суду пояснення до заяви свідка.

26.07.2021 Товариство подало суду заяву про долучення доказів до клопотання про зупинення провадження у справі.

04.08.2021 Інститут подав суду відзив на позовну заяву електронною поштою (12.08.2021 поштовим зв`язком).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2021 вирішено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 06.10.2021; запропоновано учасникам справи надати питання в письмовому вигляді стосовно Висновку експерта № G-001-СІВ/21 у сфері інтелектуальної власності від 17.03.2021 та надіслати такі питання на адресу експерта Стародубова Ігоря Вадимовича в строк до 06.09.2021; зобов`язано експерта Стародубова І.В. надати письмові відповіді на питання сторін у справі № 910/5655/21 щодо Висновку експерта № G-001-СІВ/21 у сфері інтелектуальної власності від 17.03.2021 в строк до 27.09.2021; клопотання Товариства про долучення доказів від 26.05.2021 вих. № 23733, від 22.07.2021 вих. № 25524 задовольнити та долучити подані докази до справи; у задоволенні клопотання Товариства про зупинення провадження від 26.05.2021 вих. №23734 відмовити повністю.

20.08.2021 позивач подав суду відповідь на відзив відповідача-1.

03.09.2021 відповідача-2 подав суду лист на виконання вимог ухвали суду від 06.08.2021.

06.09.2021 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів відправки експерту питань щодо висновку експерта.

28.09.2021 до суду надійшли письмові пояснення судового експерта Стародубова І.В. щодо Висновку експерта G-001-СІВ/21 від 17.03.2021.

06.10.2021 Товариство подало суду пояснення щодо письмових пояснень судового експерта Стародубова І.В. щодо Висновку експерта G-001-СІВ/21 від 17.03.2021.

У судовому засіданні 06.10.2021 було оголошено перерву до 27.10.2021.

У судове засідання, що відбулось 27.10.2021 представники відповідача-1 не з`явилися.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 202 ГПК України визначено, що якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Частиною 1 ст. 202 ГПК України визначено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Так, ухвали суду були надіслані за адресами учасників процесу, які містяться у позовній заяві та у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Окрім того, суд зауважує, що ухвали суду були офіційно оприлюднені у Єдиному державному реєстрі судових рішень - на сайті за посиланням https://reyestr.court.gov.ua, а також знаходяться у вільному доступі в мережі Інтернет на інших відповідних веб-сайтах.

Таким чином, оскільки відповідача-1 було належним чином повідомлено про судові засідання та ним, у свою чергу, не повідомлено про причини неявки в судове засідання, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності його представників.

У судовому засіданні 27.10.2021 відповідно до приписів ч. 1 ст. 240 ГПК України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, відзиви на позовну заяви, відповіді на відзиви, заперечення на відповіді, пояснення, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 є власником патенту України від 10.10.2017 № 35559 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ»

(далі - Промисловий зразок), що відноситься до 19-08 класу Міжнародної класифікації промислових зразків (Локарнська класифікація), в який входять надруковані вироби, в тому числі етикетки.

09.01.2019 ОСОБА_1 (ліцензіар) та Підприємством (ліцензіат) було укладено ліцензійний договір на використання промислового зразка (далі - Договір), за умовами якого ліцензіар надає ліцензіатові на строк дії Договору виключну ліцензію на використання промислового зразка «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ», який охороняється патентом України від 10.10.2017 № 35559 таким способами: виготовлення виробів (ліцензійної продукції) із застосуванням Промислового зразка; застосування таких виробів; пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення їх в цивільний оборот або зберігання таких виробів в зазначених цілях.

Відповідно до підпункту 2.2.2. пункту 2.2. та пункту 2.3. Договору ліцензіатові надано право перешкоджати неправомірному використанню Промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, а також право вимагати поновлення порушених прав, в тому числі шляхом подання заперечень проти рішень установ щодо набуття прав на об`єкти інтелектуальної власності (включаючи право на звернення до суду, в тому числі, визнання охоронних документів на об`єкти інтелектуальної власності недійсними) належить як ліцензіару, так і ліцензіату. Сторони погодили, що дане положення є згодою ліцензіара в розумінні абз. 2 п. 2 ст. 26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Згідно із пунктом 2.4. Договору права на Промисловий зразок надаються ліцензіаром ліцензіату для використання на всій території України.

Договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та укладається на весь строк дії патенту України на Промисловий зразок від 10.10.2017 № 35559 (пункт 8.1. Договору).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Разом з тим, статтею 1108 ЦК України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об`єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об`єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об`єкта у зазначеній сфері.

Отже, укладений позивачем і ОСОБА_1 Договір за своєю правовою природою є ліцензійним договором на підставі якого Підприємство набуло виключні права (ліцензію) на використання Промислового зразка на всій території України.

Позивач вказує на те, що: Підприємство здійснює господарську діяльність на всій території України; основними видами діяльності є виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості (основний); виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань; діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами; роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазина.

На підставі Договору позивачем було розпочато підготовку до використання Промислового зразка шляхом виробництва та пакування майонезу із застосуванням Промислового зразка.

Разом з тим, Підприємство зазначає, що ним було помічено в продуктових магазинах міста Маріуполя пропонування до продажу майонезу, пакування якого схоже настільки, що його можна сплутати із Промисловим зразком виключні права на використання якого належать позивачу, що вводить в оману споживачів стосовно виробника товару.

Так, 08.02.2021 було здійснено закупку майонезу «Пищепром 67%» в магазині торговельної мережі «Zеркальний» за адресою шосе Запорізьке б. 2, м. Маріуполь, пакування якого є схожим настільки, що його можна сплутати із Промисловим зразком виключні права на використання якого належать позивачу. Також, на пакуванні були зазначені дані виробника, а саме: Товариство, адреса: 69014, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, буд. 47.

В подальшому позивачу стало відомо, що відповідач-2 є власником таких знаків для товарів і послуг:

- свідоцтво України на торговельну марку від 24.02.2021 № 292708, дата подання заявки m201908697 - 12.04.2019, зареєстрованого для товарів 29, 30 та для послуг 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- свідоцтво на торговельну марку від 24.02.2021 № 292707, дата подання заявки m201908696 - 12.04.2019, зареєстрованого для товарів 29, 30 та для послуг 35 класів МКТП.

Позивач стверджує, що не надавав відповідачу-2 будь-якого дозволу на використання Промислового зразка, в тому числі, не надавав згоди на реєстрацію знаків для товарів і послуг, які, на його думку, відтворюють Промисловий зразок, виключні права на використання якого належать Підприємству на підставі Договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» захист прав на промисловий зразок здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Статтею 26 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» будь-яке посягання на права власника зареєстрованого промислового зразка, передбачені частиною другою статті 20 цього Закону, або будь-яке посягання на права власника незареєстрованого промислового зразка, передбачені частиною дев`ятою статті 20 цього Закону, вважаються порушенням прав власника зареєстрованого або незареєстрованого промислового зразка відповідно, що тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

На вимогу власника зареєстрованого або незареєстрованого промислового зразка таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику зареєстрованого або незареєстрованого промислового зразка заподіяні збитки.

Вимагати поновлення порушених прав власника зареєстрованого промислового зразка може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до ч. 1 ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Позивач вважає, що вказані свідоцтва мають бути визнані недійсними, оскільки використання та реєстрація знаків для товарів і послуг, такими, що вважаються схожими настільки, що їх можна сплутати з позначенням відтвореним у раніше зареєстрованому Промисловому зразку, виключні права на використання якого належать позивачу та такими, що можуть ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар, є порушенням виключних майнових прав інтелектуальної власності Підприємства.

У свою чергу, відповідачі заперечили проти задоволення позовних вимог, посилаючись на необґрунтованість доводів Підприємства та відсутність підстав для визнання свідоцтв недійсними.

Дослідивши обставини справи, надані матеріали, оцінивши надані докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Згідно з пунктом 62 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» (далі - Постанова № 12) відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, господарські суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Статтею 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, що діяла на дату подання заявок 12.04.2019; далі - Закон) передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до абз. 2 п. 4 ст. 6 Закону не реєструються як знаки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам.

Згідно з пунктом 65 Постанови № 12 у вирішенні спорів, пов`язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з`ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Позивач відповідно до приписів ст. 98 ГПК України надав суду Висновок експерта Стародубова І.В. (свідоцтво від 24.06.2016 № 1798) № G-002-CIB/21 у сфері інтелектуальної власності від 17.03.2021 (далі - Висновок), в якому експерт дійшов таких висновків за результатами дослідження:

- позначення за заявкою на торговельну марку від 12.04.2019 № m201908696 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням відтвореним у раніше зареєстрованому промисловому зразку «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» за патентом України від 10.10.2017 № 35559;

- позначення за заявкою на торговельну марку від 12.04.2019 № m201908697 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням відтвореним у раніше зареєстрованому промисловому зразку «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» за патентом України від 10.10.2017 № 35559.

Враховуючи вказаний Висновок, позивач вважає, що комбіновані знаки для товарів і послуг «Пищепром» за свідоцтвом України від 24.02.2021 № 292707 (заявка від 12.04.2019 № m201908696) та за свідоцтвом України від 24.02.2021 № 292708 (заявка від 12.04.2019 № m201908697) не відповідають умовам надання правової охорони, визначеними у абз. 5 п. 2. абз. 2 п. 4 ст. 6 Закону, оскільки:

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, оскільки за свідоцтвом України від 24.02.2021 № 292707 (заявка від 12.04.2019 № m201908696) та за свідоцтвом України від 24.02.2021 № 292708 (заявка від 12.04.2019 № m201908697) є схожим настільки, що їх можна сплутати із промисловим зразком «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» за патентом України від 10.10.2017 № 35559;

- є такими, шо відтворюють промисловий зразок «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» за патентом України від 10.10.2017 № 35559.

Отже, на думку позивача, оспорювані свідоцтва мають бути визнані недійсними, виходячи з двох підстав, а саме:

- спірні позначення відтворюють Промисловий зразок - абз. 2 п. 4 ст. 6 Закону;

- спірні позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу - абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону.

Відповідно до ст. 1 Закону знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Пунктом 1 ст. 5 Закону встановлено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом, а саме статтею 6.

Згідно зі ст. 10 Закону за заявкою на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг проводиться експертиза, яка має статус науково-технічної експертизи.

Експертиза складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до Закону та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72; далі - Правила).

Закладом експертизи в Україні є Інститут.

Експертиза заявки по суті складається з перевірки наявності підстав для відмови у наданні позначенню правової охорони, зазначених у ст. 6 Закону з урахуванням пункту 4.3 Правил.

Слід зазначити, що за заявками №m201908696 та №m201908697, які були подані відповідачем-2, відповідач-1 провів формальну та кваліфікаційну експертизи відповідно до Закону та встановлених на його основі Правил, під час яких заявлені до реєстрації позначення перевірялись на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом.

При проведенні кваліфікаційної експертизи зазначених заявок заявлені позначення перевірялися на відповідність умовам надання правової охорони, визначеними Законом, в тому числі, абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону: чи не є вони оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; а також, абз. 2 п. 4 ст. 6 Закону: чи не відтворюють вони промисловий зразок, права на які належать в Україні іншим особам.

За результатами кваліфікаційної експертизи заявок №m201908696 та №m201908697 було складено висновки від 12.01.2021 про відповідність позначень умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів, який після затвердження набув статусу рішень про реєстрацію торговельних марок.

Отже, під час проведення кваліфікаційних експертиз Інститутом не було встановлено підстав для відмови у проведенні державної реєстрації спірних позначень та не виявлено невідповідності умовам правової охорони (абз. 5 п. 2 та абз. 2 п. 4 ст. 6 Закону).

Суд погоджується з доводами відповідачів про те, що твердження позивача про відтворення промислового зразка у спірних позначеннях не є обґрунтованим, з огляду на таке.

Відповідно до приписів ст. 5 Закону обсяг правової охорони на торговельну марку визначається зображенням знака та переліком класів товарів і/або послуг, для яких зареєстровано знак.

Слід зазначити, що саме знак для товарів і/або послуг призначений для маркування виготовлених товарів або для використання при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковках товарів, у реклами, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, в проспектах, рахунках, на бланках та іншій документації, пов`язаній з введенням товарів і послуг в господарський оборот.

Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» (в редакції від 14.10.2020, що діяла на момент подання позову), встановлено, що обсяг правової охорони, що надається на зареєстрований промисловий зразок, визначається зображенням промислового зразка, внесеного до Реєстру (п. 7 ст. 5 Закону).

Згідно з п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» використанням зареєстрованого промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням зареєстрованого промислового зразка, якщо зовнішній вигляд такого виробу або його частини справляє на поінформованого користувача таке саме загальне враження, як і промисловий зразок, що охороняється.

Отже, зі змісту вказаних норм вбачається, що використанням промислового зразка є по суті його повне відтворення.

Поняття «відтворювати» Великим тлумачним словником сучасної української мови тлумачиться як «створювати, виробляти знову те саме»; «повторювати, відновляти».

Згідно з пунктом 8.1.4.1. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 №110, ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Слід зазначити, що опис Промислового зразка містить таку інформацію:

«Етикетка, виконана у вигляді геометричної фігури прямокутника. Зорове враження про етикетку формується у вертикальному положенні прямокутника та наявному комплексу графічних елементів та кольорової гамми. Етикетка має біло-блакитний фон. Біло-фон складає 1/3 частини етикетки, на якому наведена власна назва промислового зразка «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ». Блакитний фон складає 2/3 частини етикетки. На блакитному фоні етикетки наведено стилізоване зображення радянської жінки, що тримає ємність з майонезом. Зображення відцентроване по правому краю етикетки. По лівому краю відцентрований напис, що вказує на відсоткову жирність продукту. У верхній частині зліва наведена широка полоса у вигляді стрічки, що забарвлена темно-синім кольором. На стрічці наведено гасло «Первый жировой трест», літери якого забарвлені білим кольором. У верхній частині над зображенням радянської жінки зазначено тип продукту, для якого заявляється етикетка «Майонез».

Зображення зовнішнього вигляду виробу, що заявляється, а саме Етикетка для упаковки майонезу, має наступні суттєві ознаки, шо формують загальне зорове враження:

- виконання етикетки прямокутної форми вертикальному положенні;

- виконання фону етикетки у біло-блакитному кольорі, при чому білий колір складає 1/3 частину фону, а блакитний 2/3 частини фону;

- стилізоване зображення радянської жінки, що тримає ємність з майонезом, зображення якого відцентроване по правому краю етикетки та наведено на блакитному фоні;

- зображення радянської жінки має наступні кольорові ознаки: сорочка - червоного кольору, хустинка - біла, волосся - коричневе;

- на білому фоні наведено власна назва промислового зразка «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ»;

- у верхній частині зліва наведена широка полоса у вигляді стрічки, шо забарвлена темно-синім кольором, На стрічці наведено гасло «Первый жировой трест», літери якого забарвлені білим кольором;

- у верхній частині над зображенням радянської жінки зазначено тип продукту, для якого заявляється етикетка «Майонез».

Етикетка, що пропонується наноситься на упаковку із застосуванням фарб».

Разом з тим, спірні позначення є комбінованими, словесна частина позначення написом «ПИЩЕПРОМ», зображувальна частина позначення стилізованим зображенням жінки (свідоцтво України № 292707) та стилізованим зображенням жінки, яка тримає в руці ємність (свідоцтво України № 292708).

Отже, у результаті порівняння торговельних марок і Промислового зразка можна дійти висновку, що спірні позначення не відтворюють всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 35559.

Так, зокрема, торговельні марки не містять словесних позначень, що є суттєвими ознаками Промислового зразка, а саме: власна назва промислового зразка «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ»; гасло «Первый жировой трест», літери якого забарвлені білим кольором; тип продукту, для якого заявляється етикетка «Майонез».

Єдиною ознакою Промислового зразка, що повністю відтворена у спірних позначеннях, є зображення жінки, яка є ідентичною, що встановлюється шляхом візуального огляду.

Слід зазначити, що Висновок не містить відповіді, з якої вбачається, те, що експертом було встановлено про повне відтворення Промислового зразка в спірних позначеннях.

Отже, суду не подано належних і допустимих доказів того, що спірні позначення відтворюють Промисловий зразок і є підстави для визнання свідоцтв України на торговельні марки № 292708 та 292707 в силу приписів абз. 2 п. 4 ст. 6 та ст. 19 Закону.

Що ж до підстави для визнання свідоцтв недійсними, оскільки спірні позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, то слід зазначити таке.

Так, відповідно до абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з пунктом 4.3.1.3 Правил при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до абз. 1 п. 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Так, позивач вказує про те, що лише розпочав підготовку до виробництва майонезу, в якому мав намір використовувати Промисловий зразок.

Разом з тим, ні до позову, ані на момент прийняття даного рішення Підприємством не подано жодного документального підтвердження того, що ним виробляється майонез на який наноситься етикетка, що повністю відтворює Промисловий зразок.

Оскільки, позивач ще не виробляє товар, то відсутні підстави дійти висновку про можливість введення в оману щодо товару або особи, яка його виробляє.

При вирішенні спору про визнання недійсним свідоцтва на торговельну марку необхідно шляхом експертного дослідження з`ясувати, чи є позначення за відповідним свідоцтвом таким, шо породжує у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг чи з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності (а при позитивній відповіді - з`ясувати фактори, які на це впливають).

Саме в процесі використання і Промислового зразка і спірних позначень має бути виявлено небезпеку введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, що може бути підтверджено документально, наприклад, соціологічними опитуваннями споживачів такого товару (майонез), тощо.

Разом з тим, в підтвердження того, що спірні позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, позивач надає лише Висновок.

Слід зазначити, що експерт чітко вказав, що позначення за заявками на торговельну марку від 12.04.2019 № m201908696 та від 12.04.2019 № m201908697 є схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням відтвореним у раніше зареєстрованому промисловому зразку «ЕТИКЕТКА ДЛЯ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗУ «СОВЕТСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ» за патентом України від 10.10.2017 № 35559.

Отже, експертом не встановлено за результатами дослідження, що спірні позначення є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, а тому відсутні підстави для визнання оспорюваних свідоцтв недійсними в силу приписів абз. 5 п. 2 ст. 6 та ст. 19 Закону.

Що ж до решти доводів і тверджень позивача та відповідачів, які викладені у позові, відзивах, тощо, то слід вказати таке.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів позивача та відповідачів і їх відображення у судовому рішенні, суд спирається на висновки до яких дійшов Європейський суд з прав людини у рішенні від 18.07.2006 у справі «Проніна проти України», в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Оскільки, відсутні підстави для задоволення вимог щодо визнання свідоцтв України на торговельні марки № 292707 та № 292708 недійсними, то позовні вимоги в частині зобов`язання відповідача-1 вчинити певні дії, що є похідними, також не підлягають задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Частина 1 ст. 74 ГПК України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно з пунктом 3 ч. 4 ст. 238 ГПК України у мотивувальній частині рішення зазначаються мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову, крім випадку, якщо аргумент очевидно не відноситься до предмета спору, є явно необґрунтованим або неприйнятним з огляду на законодавство чи усталену судову практику.

За таких обставин, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог, з покладенням судового збору на позивача в порядку ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 73, 74, 76, 77, 86, 129, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, ч. 1 ст. 256, 288 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позовних вимог Приватного підприємства «УКРКОРН» відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, то строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Дата складання та підписання повного тексту рішення: 05.11.2021.

Суддя Ю.О. Підченко