Ухвала суду № 100610117, 27.10.2021, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

"27" жовтня 2021 р. м. Одеса № 916/3227/21Господарський суд Одеської області у складі судді Лічмана Л.В.,

розглянувши зареєстровану 25.10.2021 р. за вх. № 4-79/21

заяву WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company)

про забезпечення до подачі

позову WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) (1061, К`юдагі Плейс, Сан-Дієго, Каліфорнія 92110, США)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю ,,УНІВЕРС У” (03039, м. Київ, пров. Руслана Лужевського, буд. 14, корпус 6, офіс 3)

про заборону здійснювати використання об`ємних позначень, вилучення з цивільного обороту та знищення товару,

встановив:

WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) звернулось в Господарський суд Одеської області з письмовою заявою (зареєстрована 25.10.2021 р. за вх. № 4-79/21), в якій просить забезпечити до його подачі позов шляхом:

- заборони Одеській митниці Держмитслужби здійснювати митне оформлення товарів: 1) засобів для чищення. Не містить озоноруйнівних речовин. Очищаючий універсальний засіб, з маркуванням ,,VVS-40” 200 мл в кількості 12250 шт. (код УКТЗЕД 3402209000); 2) полірувальних засобів. Не містить озоноруйнівних речовин. Силіконова поліроль, з маркуванням ,,VVS” 200 мл в кількості 12000 шт. (код УКТЗЕД 3405300090) за митною декларацією ІМЕЕ від 19.10.2020 р. № UA500490/2020/504187, що переміщувалися через митний кордон України у контейнері на морському судні. Одержувач/імпортер/декларант – Товариство з обмеженою відповідальністю ,,УНІВЕРС У” (ТОВ ,,УНІВЕРС У”) (Україна, 03039, м. Київ, пров. Руслана Лужевського, буд. 14, корпус 6, офіс 3), відправник – JETTA SHENZHEN HUA YI TRADING CO., LTD, ROOM 1515, HAITIAN COURT, NO.1008, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA PHOENIX ROAD, HUANGBEI STREET, експортер – Glowny Dostawca Sp. Z o. O 30-010 ul. W. Lokietka 6A/12 Krakow, Poland;

- накладення арешту на майно: 1) засоби для чищення. Не містить озоноруйнівних речовин. Очищаючий універсальний засіб, з маркуванням ,,VVS-40” 200 мл в кількості 12250 шт. (код УКТЗЕД 3402209000); 2) полірувальні засоби. Не містить озоноруйнівних речовин. Силіконова поліроль, з маркуванням ,,VVS” 200 мл в кількості 12000 шт. (код УКТЗЕД 3405300090) за митною декларацією ІМЕЕ від 19.10.2020 р. № UA500490/2020/504187, що переміщувалися через митний кордон України у контейнері на морському судні. Одержувач/імпортер/декларант – Товариство з обмеженою відповідальністю ,,УНІВЕРС У” (ТОВ ,,УНІВЕРС У”) (Україна, 03039, м. Київ, пров. Руслана Лужевського, буд. 14, корпус 6, офіс 3), відправник – JETTA SHENZHEN HUA YI TRADING CO., LTD, ROOM 1515, HAITIAN COURT, NO.1008, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA PHOENIX ROAD, HUANGBEI STREET, експортер – Glowny Dostawca Sp. Z o. O 30-010 ul. W. Lokietka 6A/12 Krakow, Poland.

Обґрунтовуючи вказану заяву, WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) посилається на порушення Товариством з обмеженою відповідальністю ,,УНІВЕРС У” майнових прав інтелектуальної власності позивача шляхом ввезення на митну територію України товару (препаратів для запобігання металевих поверхонь від іржі, змащувальні масла), схожого на той, для якого зареєстрована торговельна марка за свідоцтвом України № 14778, без отримання на це дозволу WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 25.10.2021 р. в порядку ч.3 ст.140 ГПК України:

1. Викликано представника WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) до Господарського суду Одеської області на 26.10.2021 р. о 16:00 для надання пояснень по суті поданої ним заяви;

2. Запропоновано WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) надати суду письмові пояснення щодо того:

- чи звертався він до суду або іншого уповноваженого державного органу протягом строків, встановлених ч.2 ст.399 МК України, з приводу вжиття заборони митниці здійснювати митне оформлення товарів; якщо так, то яке рішення прийнято відповідним органом; якщо ні, то чому не звертався;

- чи обізнаний заявник про те, що постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 27.07.2021 р. по справі № 521/4796/21: провадження по справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закрито на підставі п.1 ст.247 КУпАП, за відсутністю складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст.476 МК України; товар, вилучений згідно протоколу про порушення митних правил № 1305/50000/20 від 24.12.2020 р., зобов`язано повернути ОСОБА_1 або уповноваженій особі в установленому законом порядку, після сплати всіх необхідних митних платежів;

- чи набрала вказана постанова законної сили; якщо так, то які процесуальні наслідки настають у зв`язку з ухваленням постанови Малиновського районного суду м. Одеси від 27.07.2021 р. по справі № 521/4796/21.

Під час вчинення окремої процесуальної дії, передбаченої ч.3 ст.140 ГПК України, представник WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) на виконання ухвали суду від 25.10.2021 р. надав письмові пояснення (зареєстровані 26.10.2021 р. за вх. № 28463/21), в яких повідомив про те, що:

- до суду або іншого уповноваженого державного органу, окрім Одеської митниці Держмитслужби, WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) з приводу даних правовідносин не зверталось;

- про існування постанови Малиновського районного суду м. Одеси від 27.07.2021 р. по справі № 521/4796/21 заявнику стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень 21.10.2021 р.;

- висновки суду першої інстанції по справі № 521/4796/21 заявник вважає невірними, проте не може оскаржити постанову Малиновського районного суду м. Одеси від 27.07.2021 р., оскільки не є учасником справи. При цьому назване судове рішення оскаржено митницею до Одеського апеляційного суду, яким на теперішній час здійснюється розгляд апеляційної скарги.

Відповідно до ч.ч.1 та 6 ст.140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення…

Дослідивши текст описаної вище заяви WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) на предмет відповідності нормам українського законодавства, господарський суд дійшов висновку про її часткове задоволення, виходячи з такого.

Статтею 136 ГПК України передбачено, що господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно п.п.1,4,10 ч.1 ст.137 ГПК України позов забезпечується: накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до ч.ч.1,2,9,10,14 ст.399 МК України у разі якщо під час проведення митного контролю митний орган на підставі даних митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє товари, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. За зверненням декларанта митним органом може бути надано дозвіл на зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, без їх розміщення на складі митного органу. При цьому зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, без їх розміщення на складі митного органу здійснюється за рахунок власника таких товарів. У разі отримання митним органом інформації від правовласника про наявність ознак порушення його прав інтелектуальної власності розміщення і зберігання товарів, митне оформлення яких призупинено, на складі митного органу є обов`язковим. Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більш як на 10 робочих днів приймає керівник митного органу або його заступник. У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, правовласник подасть митному органу, що призупинив митне оформлення товарів, ухвалу суду про забезпечення позову щодо заборони вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або інше рішення з цього питання, винесене (прийняте) іншими уповноваженими державними органами, митний орган продовжує призупинення митного оформлення товарів на строк, встановлений цими органами. У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, до митного органу, що призупинив митне оформлення товарів, не буде подано ухвалу суду про заборону вчинення певних дій у справі про порушення прав інтелектуальної власності або відповідне рішення іншого уповноваженого державного органу, то за відсутності ознак порушення митних правил товари, щодо яких було прийнято рішення про призупинення митного оформлення, підлягають митному оформленню в установленому порядку. У такому разі відшкодування декларанту та іншим особам витрат та збитків, спричинених призупиненням митного оформлення, здійснюється за рахунок правовласника. У разі якщо протягом строків, зазначених у частині другій цієї статті, порушення прав інтелектуальної власності під час переміщення через митний кордон України товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, буде підтверджене висновком експертизи, проведеної відповідним уповноваженим органом, то в установленому цим Кодексом порядку митний орган порушує справу про порушення митних правил, а товари – безпосередні предмети правопорушення вилучаються.

Як вбачається з доданих до заяви про забезпечення позову доказів, WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) є власником зареєстрованої торговельної марки за свідоцтвом України № 14778.

Згідно повідомлення від 03.11.2020 р. № 2020/127-МФ/П01, оформленого Одеською митницею Держмитслужби, на підставі ст.399 МК України нею призупинено митне оформлення товару, що імпортується Товариством з обмеженою відповідальністю ,,УНІВЕРС У” по митній декларації МД типу ІМЕЕ від 19.10.2020 р. № UА500490/2020/504187, а саме: 1) засобів для чищення. Не містить озоноруйнівних речовин. Очищаючий універсальний засіб, з маркуванням ,,VVS-40” 200 мл в кількості 12250 шт. (код УКТЗЕД 3402209000); 2) полірувальних засобів. Не містить озоноруйнівних речовин. Силіконова поліроль, з маркуванням ,,VVS” 200 мл в кількості 12000 шт. (код УКТЗЕД 3405300090). Підставою для зупинення стала підозра митного органу у порушенні прав інтелектуальної власності WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company).

В додатку 1 до повідомлення відповідно до ст.399 МК України наведено ознаки товарів, за якими митний орган дійшов висновку, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності: товар не ідентифікований як оригінальний; відсутні дані щодо виробника товарів; імпортер товару не визначений правовласником як імпортер оригінального товару; дані митної декларації щодо країни виробництва товару, шляхів переміщення не відповідають даним митного реєстру; торгівельна марка використана у формі, що відрізняється від зареєстрованого знаку лише окремими елементами, це не змінює в цілому відмінності знаку.

В додатку 2 від 13.11.2020 р. до повідомлення WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) зазначає про те, що що імпорт зазначених товарів порушує належні їй майнові права (маркування та упаковка не відповідають оригінальним; товар містить позначення, що відрізняється від торговельної марки компанії лише окремими елементами, що не змінює в цілому відмінності торговельної марки стосовно товарів, споріднених з наведеними у свідоцтві. Внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою компанії), у зв`язку з чим остання:

- має намір застосувати процедуру знищення товарів відповідно до ст.401 МК України;

- має намір провести експертизу товарів з метою підтвердження порушення прав інтелектуальної власності;

- просить відібрати зразки призупинених товарів;

- просить продовжити строк призупинення митного оформлення товарів на 10 робочих днів.

З метою проведення експертного дослідження для підтвердження незаконного використання знаку для товарів і послуг ,,WD-40” № 000056, ,,балончик” № 000057 посадовою особою митного органу здійснено відбір зразків товарів, що підтверджується актом від 19.11.2020 р. № б/н.

За результатами експертного дослідження судовим експертом Соповою Катериною Андріївною складено висновок експерта від 30.11.2020 р. № 79-11/20, відповідно до якого:

- позначення, використане на імпортованому товарі – очищаючий універсальний засіб ,,VVS-40” (зовнішній вигляд товару), є схожим настільки, що його можна сплутати із зображувальною торговельною маркою за свідоцтвом України № 14778, права на яку належать компанії WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company);

- позначення, використане на імпортованому товарі – силіконовий поліроль ,,VVS” (зовнішній вигляд товару), є схожим настільки, що його можна сплутати із зображувальною торговельною маркою за свідоцтвом України № 14778, права на яку належать компанії WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company).

Шляхом дослідження відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень господарським судом встановлено, що постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 27.07.2021 р. по справі № 521/4796/21: провадження по справі про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , закрито на підставі п.1 ст.247 КУпАП, за відсутністю складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст.476 МК України; товар, вилучений згідно протоколу про порушення митних правил № 1305/50000/20 від 24.12.2020 р., зобов`язано повернути ОСОБА_1 або уповноваженій особі в установленому законом порядку, після сплати всіх необхідних митних платежів.

З тексту постанови Малиновського районного суду м. Одеси від 27.07.2021 р. по справі № 521/4796/21 вбачається, що на підставі ч.14 ст.399 МК України посадовою особою Одеської митниці Держмитслужби складено протокол про порушення митних правил № 1305/50000/20 від 24.12.2020 р. за ознаками порушення ст.476 МК України. Малиновський районний суд м. Одеси вказав, що ,,протокол про порушення митних правил № 1305/50000/20 від 24.12.2020 року відносно ОСОБА_1 не можна визнати законним і обґрунтованим”, а експертний висновок ,,є не конкретним, не доводить те, що вилучені товари є контрафактними та базується лише на припущеннях, а тому, на переконання суду, не може бути належним доказом порушення ОСОБА_1 прав інтелектуальної власності”.

За змістом заяви про забезпечення позову WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) є всесвітньовідомим виробником аерозольного препарату універсального призначення, який маркується торговельними марками. Рішеннями Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 31.08.2015 р., затвердженими наказами Державної служби інтелектуальної власності України, визнано знаки ,,WD-40” та ,,WD-40, об`ємний” добре відомими в Україні. Заявник має намір для захисту порушених Товариством з обмеженою відповідальністю ,,УНІВЕРС У” прав інтелектуальної власності звернутись до господарського суду з позовом про заборону здійснювати використання об`ємних позначень, вилучення та знищення товару.

Оцінюючи наведені вище обставини в сукупності, господарський суд зауважує, що у випадку набрання законної сили постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 27.07.2021 р. по справі № 521/4796/21 за відсутності постановленої судом ухвали про заборону митниці здійснювати митне оформлення товару відповідач, по відношенню до якого існує підозра у порушенні прав інтелектуальної власності позивача, зможе розмитнити товар з ознаками контрафактності та використати його в господарській діяльності, чим унеможливиться ефективний захист прав позивача та реальне виконання можливого рішення суду про вилучення та знищення товару, тому заява WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) про забезпечення позову в порядку ст.ст.136,137 ГПК України, ст.399 МК України підлягає задоволенню в частині заборони Одеській митниці Держмитслужби здійснювати митне оформлення товарів.

Одночасно господарський суд відмовляє в задоволенні заяви про забезпечення позову в частині накладення арешту на товар, оскільки для досягнення цілей, які має на меті позивач, подаючи заяву про забезпечення позову, арешт майна згідно ст.399 МК України не потрібен. Крім того, арешт майна для забезпечення позову вживається тільки у майнових спорах, у той час як у даному випадку спору щодо належності майна між сторонами немає.

В контексті висновків, зроблених у постанові Малиновського районного суду м. Одеси від 27.07.2021 р. по справі № 521/4796/21, господарський суд зазначає, що, по-перше, дані щодо набрання нею законної сили на момент постановлення цієї ухвали у господарського суду відсутні (за посиланнями представника WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company), Одеський апеляційний суд розглядатиме апеляційну скаргу митниці 27.10.2021 р.), по-друге, згідно ч.6 ст.75 ГПК для господарського суду є обов`язковою лише постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, якою особу притягнуто до адміністративної відповідальності, а, відтак, у разі набрання законної сили постановою Малиновського районного суду м. Одеси від 27.07.2021 р. по справі № 521/4796/21 про закриття провадження за відсутністю складу адміністративного правопорушення встановлені нею обставини (зокрема, щодо неналежності доказу у формі експертного висновку) не матимуть преюдиційного значення та підлягатимуть доказуванню в господарському процесі в загальному порядку, а, по-третє, WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) не є учасником справи № 521/4796/21, у зв`язку з чим може лише в рамках господарського судочинства здійснити судовий захист своїх прав, для ефективності якого та виконання майбутнього судового рішення (у разі ухвалення його на користь правовласника) потрібне забезпечення позову останнього.

Окремо суд звертає увагу відповідача на те, що в ч.6 ст.140 ГПК України передбачена можливість вирішення судом питання щодо зустрічного забезпечення.

Частинами 1 та 4 ст.141 ГПК України встановлено, що суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення). Питання застосування зустрічного забезпечення вирішується судом в ухвалі про забезпечення позову або в ухвалі про зустрічне забезпечення позову. Якщо клопотання про зустрічне забезпечення подане після застосування судом заходів забезпечення позову, питання зустрічного забезпечення вирішується судом протягом десяти днів після подання такого клопотання. Копія ухвали про зустрічне забезпечення направляється учасникам справи не пізніше наступного дня після її постановлення.

З огляду на те, що на теперішній час у суду відсутня інформація з приводу можливих збитків відповідача та їх розміру, правові передумови для зустрічного забезпечення наразі не вбачаються. Разом з тим, Товариство з обмеженою відповідальністю ,,УНІВЕРС У” не позбавлене права подати до суду відповідне клопотання, яке підлягає розгляду протягом строків, встановлених ст.141 ГПК України.

Керуючись ст.ст.136-138,140,141,234,235 ГПК України, ст.399 МК України, постановив:

Заяву WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) (зареєстрована 25.10.2021 р. за вх. № 4-79/21) про забезпечення до подачі позову задовольнити частково.

Заборонити Одеській митниці Держмитслужби здійснювати митне оформлення товарів: 1) засобів для чищення. Не містить озоноруйнівних речовин. Очищаючий універсальний засіб, з маркуванням ,,VVS-40” 200 мл в кількості 12250 шт. (код УКТЗЕД 3402209000); 2) полірувальних засобів. Не містить озоноруйнівних речовин. Силіконова поліроль, з маркуванням ,,VVS” 200 мл в кількості 12000 шт. (код УКТЗЕД 3405300090) за митною декларацією ІМЕЕ від 19.10.2020 р. № UA500490/2020/504187, що переміщувалися через митний кордон України у контейнері на морському судні. Одержувач/імпортер/декларант – Товариство з обмеженою відповідальністю ,,УНІВЕРС У” (ТОВ ,,УНІВЕРС У”) (Україна, 03039, м. Київ, пров. Руслана Лужевського, буд. 14, корпус 6, офіс 3), відправник – JETTA SHENZHEN HUA YI TRADING CO., LTD, ROOM 1515, HAITIAN COURT, NO.1008, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN, CHINA PHOENIX ROAD, HUANGBEI STREET, експортер – Glowny Dostawca Sp. Z o. O 30-010 ul. W. Lokietka 6A/12 Krakow, Poland.

В задоволенні решти заяви відмовити.

Стягувачем за цією ухвалою є WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) (1061, К`юдагі Плейс, Сан-Дієго, Каліфорнія 92110, США).

Боржником за цією ухвалою є Одеська митниця Держмитслужби (65078, м. Одеса, вул. Лип Івана та Юрія, буд. 21 А, код 43333459).

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення і може бути оскаржена в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду.

Ухвала є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання протягом строку, встановленого ст.12 Закону України „Про виконавче провадження”, а саме до 27.10.2024 року.

Суддя Лічман Леонід Васильович