Court ruling № 54893535, 11.01.2016, Commercial Court of Kyiv

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

11.01.2016Справа № 910/27292/14

За позовом Приватного акціонерного товариства «Алеф-Виналь»

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України,

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар-М»

про визнання недійсними повністю свідоцтв України на знак для товарів і послуг

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Голик М.О.;

від відповідача-1: Саламов О.В.;

від відповідача-2: Лихвар В.А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство «Алеф-Виналь» (далі-позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1), 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» (далі-відповідач-2) про:

- визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг від 25.11.2008 р. №99777 «Тамянка біанко», зареєстрованого на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар-М»;

- визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів і послуг від 27.04.2009 р. №105817 «Тамянка Rose», зареєстрованого на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар-М»;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України від 27.04.2009 р. №105817 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України від 25.11.2008 р. №99777 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2014 порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 22.12.2014 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

Розгляд справи відкладався у порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2015 вжито заходи до забезпечення позову, а саме, до прийняття рішення у справі №910/27292/14 та набрання судовим актом законної сили заборонено Державній службі інтелектуальної власності України:

- реєструвати договори про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг «Тамянка біанко» за свідоцтвом України №99777 та «Тамянка Rose» за свідоцтвом України № 105817;

- вносити зміни, пов'язані зі зміною особи власника (власників) свідоцтв, до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтв України №99777 та № 105817;

- вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу частково або повністю права власності на знак за свідоцтвами України №99777 та № 105817;

- приймати відмову відповідача від права на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №99777 та № 105817.

Крім того, заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» до прийняття рішення у справі та набрання ним законної сили:

- передавати повністю або частково права інтелектуальної власності будь-яким особам на знаки для товарів і послуг «Тамянка біанко» за свідоцтвом України №99777 та «Тамянка Rose» за свідоцтвом України № 105817;

- здійснювати дії (подавати заяви, клопотання тощо), пов'язані з внесенням до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг змін та зі зміною особи власника (власників) свідоцтва, відносно знака за свідоцтвами України №99777 та № 105817 ;

- здійснювати дії (подавати заяви, клопотання), пов'язані з внесенням до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №99777 та № 105817;

- відмовлятися від права на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №99777 та № 105817;

- укладати з будь-якими особами ліцензійні договори на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №99777 та № 105817.

05.02.2015 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав клопотання про зупинення провадження у справі, обґрунтовуючи тим, що ухвалою Господарського суду Закарпатської області порушено провадження у справі № 907/21/15 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «СП «Айсберг» ЛТД», 2) Приватного акціонерного товариства «Алеф-Виналь» про зобов'язання припинити порушення прав інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» шляхом заборони використання будь-яким одним або всіма відомими способами торгівельної марки «Тамянка», а також у зв'язку з розглядом Господарським судом міста Києва справи № 910/28726/14 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сандора» до Приватного акціонерного товариства «Алеф-Виналь», Державної служби інтелектуальної власності України про визнання позначення загальновживаним та припинення дії свідоцтва України №109962 на знак для товарів і послуг.

У судовому засіданні 05.02.2015 р. представник позивача надав додаткові пояснення та клопотання, в якому просить суд призначити у справі судовому експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на дослідження експерту, винести наступні питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 109692 «Тамянка» та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 105817 «Тамянка Rose» схожими настільки, що їх можна сплутати?

2) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 109692 «Тамянка» та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99777 «Тамянка біанко» схожими настільки, що їх можна сплутати?

3) Чи є товари для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 105817, тими самими чи спорідненими (однорідними) з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 109692?

4) Чи є товари для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99777, тими самими чи спорідненими (однорідними) з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 109692?

5) Чи є знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 105817 «Тамянка Rose», № 99777 «Тамянка біанко» такими, що в результаті їх використання відносно товарів 33 Класу МКТП, може вводити в оману споживача відносно виробника товарів, а саме щодо власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 109692?

Проведення судової експертизи у справі просив доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Представник відповідача-1 надав клопотання, в якому просить суд призначити судову експертизу та поставити на вирішення експертизи наступні питання:

1. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99777, схожим настільки, що його можна сплутати з знаком Позивача за свідоцтвом України № 109692?

2. Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 105817. схожим настільки, що його можна сплутати з знаком Позивача за свідоцтвом України № 109692?

3. Чи можна вважати знак для товарів і послуг «Тамянка біанко» за свідоцтвом України № 99777 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?

4. Чи можна вважати знак для товарів і послуг «Тамянка Rose» за свідоцтвом України № 105817 таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?

Проведення судової експертизи у справі просив доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Суд визнав подане відповідачем-2 клопотання про зупинення провадження у справі необґрунтованим та відмовив у його задоволенні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2015 р. у справі №910/27292/14 призначено судову експертизу та зупинено провадження на час її проведення.

28.05.2015 матеріали справи № 910/27292/14 надійшли до Господарського суду міста Києва з клопотанням судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Голови І.В., в якому остання просить надати до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для проведення товарознавчої експертизи наступне:

1) зразки використання знаків за свідоцтвами №№ 99777, 105817, 10962 на товарах 33 класу МКТП у розумінні ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а саме:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

2) матеріали маркетингового (соціологічного) опитування щодо ідентифікації споживачами продукції, маркованої знаком «ТАМЯНКА» за свідоцтвом № 10962, «ТАМЯНКА Rose» за свідоцтвом № 105817 та знаком «ТАМЯНКА біанко» за свідоцтвом № 99777.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.06.2015 поновлено провадження у даній справі, розгляд клопотання судового експерта призначено на 22.06.2015 за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду витребувані судовим експертом документи.

Розгляд клопотання судового експерта відкладався у порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України через невиконання сторонами вимог суду та їх неявку у судове засідання.

09.07.2015 через загальний відділ діловодства суду представник позивача на виконання вимог ухвали суду від 22.06.2015 надав докази використання знаку «ТАМЯНКА» за свідоцтвом № 109692.

Також, представник позивача просив суд розглянути клопотання експерта за відсутності представників Приватного акціонерного товариства «Алеф-Виналь».

13.07.2015 представник відповідача-2 через загальний відділ діловодства суду подав витребувані ухвалою суду від 22.06.2015 документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2015 провадження у справі № 910/27292/14 зупинено до закінчення проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.02.2015, матеріали справи № 910/27292/14 надіслано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

09.12.2015 матеріали справи № 910/27292/14 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 3446/15-53 від 09.12.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2015 поновлено провадження у справі № 910/27292/14, розгляд справи призначено на 11.01.2016 за участю представників сторін.

11.01.2016 через загальний відділ діловодства суду представник відповідача-2 подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з необхідністю ознайомлення з висновком експерта.

У даному судовому засіданні представник позивача подав додаткові пояснення по справі, в яких зазначає, що висновок експерта від 09.12.2015 № 3446/15-53 є належним та допустимим доказом у справі, оскільки містить повний опис проведених досліджень та обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

Представник відповідача-1 надав клопотання про зупинення провадження у справі, в якому просить суд зупинити провадження у справі № 910/27292/14 до вирішення пов'язаної з нею іншої господарської справи № 910/5312/15-г

Представник позивача заперечив проти задоволення клопотання про зупинення провадження у справі.

Представник відповідача-2 підтримав клопотання про зупинення провадження у справі.

Розглянувши подане представником Державної служби інтелектуальної власності України клопотання про зупинення провадження у справі, суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Як роз'яснено пунктом 3.16. Постанови Пленуму ВГСУ №18 від 26.12.2011 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції», пов'язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі; в тому числі йдеться про факти, які мають преюдиціальне значення (частини друга - четверта статті 35 ГПК). Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв'язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов'язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Так, у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/5312/15-г (суддя Картавцева Ю.В.) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора" до 1) Державної служби інтелектуальної власності України та 2) Приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь" про визнання недійсним свідоцтва України № 109692 на знак для товарів та послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Алеф-Виналь".

Отже, враховуючи, що предмет спору у справі № 910/5312/15-г пов'язаний з предметом спору у даній справі, суд дійшов висновку про пов'язаність даної справи зі справою № 910/5312/15-г за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора" до 1) Державної служби інтелектуальної власності України та 2) Приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь" про визнання недійсним свідоцтва України № 109692 на знак для товарів та послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Алеф-Виналь", оскільки у ній встановлюються обставини, що мають суттєве значення для розгляду справи № 910/27292/14.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у даній справі до вирішення справи № 910/5312/15-г за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора" до 1) Державної служби інтелектуальної власності України та 2) Приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь" про визнання недійсним свідоцтва України № 109692 на знак для товарів та послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Алеф-Виналь" та набрання рішенням законної сили.

Керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Зупинити провадження у справі № 910/27292/14 за позовом Приватного акціонерного товариства «Алеф-Виналь» до 1) Державної служби інтелектуальної власності України, 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Котнар-М» про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг до вирішення справи № 910/5312/15-г за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора" до 1) Державної служби інтелектуальної власності України та 2) Приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь" про визнання недійсним свідоцтва України № 109692 на знак для товарів та послуг та набрання рішенням законної сили.

2. Зобов'язати представників сторін у справі повідомити суд про усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у даній справі.

Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Суддя Бондарчук В.В.