Court ruling № 43310452, 24.03.2015, Kyiv Commercial Court of Appeal

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

УХВАЛА

про призначення судової експертизи

та зупинення провадження у справі

"24" березня 2015 р. Справа №910/19027/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Копитової О.С.

Остапенка О.М.

за участю секретаря судового засідання Карпюк О.С.,

представників:

від позивача - Лопайчук О.І. (дов. від 05.02.2015),

від відповідача - Іванов А.С. (директор),

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕІР»

на рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2014

у справі № 910/19027/14 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика рукавних фільтрів»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕІР»

про захист виключного права та відшкодування збитків 14 304,64 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.11.2014 у справі № 910/19027/14 позов задоволено повністю. Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕІР" припинити виготовлення та реалізацію фільтрувальних рукавів, які захищені патентом № 33490 на корисну модель. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕІР" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФАБРИКА РУКАВНИХ ФІЛЬТРІВ" 14 304,64 грн. збитків та 3 045,00 грн. судового збору

Не погоджуючись з зазначеним судовим рішенням, відповідач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 26.11.2014, ухвалити нове, яким в позові відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 05.02.2015 прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕІР».

17.03.2015 в судовому засіданні було оголошено перерву до 24.03.2015 відповідно до ст. 77 ГПК України.

Від позивача надійшло клопотання про призначення у даній справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в якому позивач просив поставити на вирішення експерта наступне питання: чи використовується в фільтрувальному рукаві (на кресленні СГ 191 СБ від 22.05.2013 «Рукав фільтрувальний СГО № 2») кожна ознака корисної моделі або ознака еквівалентна їй, що включена до незалежного пункту формули патенту № 33490 від 25.06.2008, який належить ТОВ «Фабрика рукавних фільтрів»?

Відповідач також запропонував питання, які необхідно поставити на вирішення експерта:

1. Яку саме новизну містить патент на корисну модель № 33490 (який новий рівень техніки закладений у формулу патента)?

2. Чи покращує технічні характеристики дані особливості увиробу, чи це є конструктивними елементами?

3. Чи є формула патенту та її особливості загальновідомими та чи використовувались раніше?

Розглянувши подані клопотання про призначення у справі судової експертизи, колегія суддів вважає їх обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач) є власником патенту на корисну модель № 33490 від 25.06.2008 відповідно до договору про передачу виключних майнових прав на корисну модель від 05 вересня 2009 року.

Відповідач має невиключну ліцензію на використання деклараційного патенту на винахід «Фільтр рукавний з імпульсною регенерацією» № 48934 А для ввезення та реалізації товарів, які підпадають під охорону прав за цим патентом, відповідно до ліцензійного договору про передачу права на використання патенту від 10.05.2010.

05.03.2014 були проведені відкриті торги із закупівлі рукавів фільтрувальних на замовлення ПАТ «Стахановський завод феросплавів» та ПАТ «Запорізький завод феросплавів», за результатами яких відповідач був обраний переможцем на постачання фільтрувальних рукавів згідно креслення СГ 191 СБ.

Як зазначає позивач, у кресленні СГ 191 СБ «Рукав фільтрувальний СГО № 2» від 22.05.2013, за яким мають бути виготовлені та поставлені відповідачем фільтрувальні рукави, використовується кожна ознака корисної моделі або ознака еквівалентна їй, що включена до незалежного пункту формули патенту № 33490 від 25.06.2008.

Разом з тим, відповідач заперечує проти позову, з огляду на те, що корисна модель, захищена патентом № 33490 від 25.06.2008, не відповідає умовам патентоздатності, оскільки вона не є новою.

Таким чином, для з'ясування обставин використання відповідачем у власній господарській діяльності об'єктів інтелектуальної власності, права на які захищені патентом на корисну модель № 33490 від 25.06.2008, а також відповідності корисної моделі «Фільтрувальний рукав» умовам патентоздатності необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ч. 1 - 3 ст. 41 ГПК України Для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали справи, апеляційний господарський суд вважає за необхідне призначити судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 79 ГПК України у зв'язку з призначенням судової експертизи, пов'язаної з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, провадження у справі підлягає зупиненню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 41, 42, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 910/19027/14 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності (об'єкту промислової власності - корисної моделі).

2. Проведення судової експертизи доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

3. Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу за відомо неправдивого висновку (ст. 384 КК України) та відмову без поважних причини від виконання покладених на експерта обов'язків (ст. 385 КК України).

4. На вирішення експерта поставити наступні питання:

4.1. чи є новою (відповідає критерію «новизна») корисна модель «Фільтрувальний рукав», захищена патентом на корисну модель № 33490 від 25.06.2008, станом на дату подання заявки - 18.02.2008, в порівнянні з фільтрувальним рукавом згідно креслення СГ 191 СБ «Рукав фільтрувальний СГО № 2» від 22.05.2013 (т. 1 а.с. 35-36)?

4.2 чи використано при виготовленні фільтрувального рукава згідно креслення СГ 191 СБ «Рукав фільтрувальний СГО № 2» від 22.05.2013 кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № 33490 від 25.06.2008, або ознаку, еквівалентну їй?

5. Матеріали справи № 910/19027/14 направити до експертної установи.

6. Зобов'язати сторони негайно надати експерту на його вимогу об'єкти дослідження, документи та пояснення, необхідні для проведення експертизи.

7. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕІР» (код 37045183) оплатити попередні витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, докази чого надати суду для залучення до матеріалів справи після поновлення провадження для включення до складу судових витрат.

8. Зупинити провадження у справі № 910/19027/14.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.С. Копитова

О.М. Остапенко