Решение № 107076449, 27.10.2022, Господарський суд Кіровоградської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, м. Кропивницький, 25022,

тел. (0522) 32 05 11, факс 24 09 91, код ЄДРПОУ 03499951,

e-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua, web: http://kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 рокуСправа № 912/3032/19

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.

при секретарі судового засідання Пастуховій А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №912/3032/19 від 22.11.2019

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (далі - ТОВ "Маркхолдер"), код ЄДР 42772934, вул. Рекордна, 26-Г, м. Запоріжжя, 69035

до відповідача: Фізичної особи-підприємця Майданюк Олени Петрівни (далі - ФОП Майданюк О.П.), РНОКПП НОМЕР_1, АДРЕСА_1

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

- Білого Дмитра Борисовича (далі - гр. Білий Д.Б.), РНОКПП НОМЕР_2, АДРЕСА_2,

- Погрібного Олександра Григоровича (далі - гр. Погрібний О.Г.), РНОКПП НОМЕР_3, АДРЕСА_3,

про заборону використання знаків для товарів та послуг,

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача (в режимі відеоконференції) - адвокат Гриценко Ю.В., ордер серія ЗП №111055 від 08.02.2021;

від відповідача - участі не брав;

від третьої особи гр. Білого Д.Б. - участі не брав;

від третьої особи гр. Погрібного О.Г. - участі не брав.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ТОВ "Маркхолдер" до відповідача про заборону використання знаків для товарів та послуг з вимогою заборонити ФОП Майданюк О.П. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням знаку "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про незаконне використання ФОП Майданюк О.П. торгового знаку "УКРЗОЛОТО" за місцем здійснення господарської діяльності шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: вул. Дворцова, 25/39, оскільки відповідачем не укладено відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер".

Ухвалою від 22.11.2019 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/3032/19 за правилами загального позовного провадження.

В межах строку, встановленого судом, 04.12.2019 відповідачем подано до суду відзив №б/н від 04.12.2019 на позовну заяву з доказами направлення його позивачу, за яким відповідач просить відмовити у задоволенні позовних вимог позивача щодо заборони використання Торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням знаку "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 25/39 та стягнути з позивача на користь відповідача понесені витрати у зв'язку з наданням правничої (правової) допомоги у розмірі 12 500, 00 грн.

Позивачем 19.12.2019 подано до господарського суду відповідь на відзив №7600/1 від 18.12.2019, з зазначенням того, що відзив на позовну заяву він отримав 11.12.2019.

Відповідно, 5-денний строк, встановлений судом, в межах якого позивач мав право подати відповідь на відзив сплив 16.12.2019.

Ухвалою від 19.12.2019 господарський суд встановлений судом позивачу процесуальний строк для подання відповіді на відзив продовжив до дати фактичного подання відповіді на відзив. Оголосив перерву в підготовчому засіданні суду до 09.01.2020 до 16:00.

03.01.2019 до господарського суду надійшло клопотання №80/1 від 26.12.2019 позивача про призначення експертизи.

Ухвалою від 09.01.2020 господарський суд продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів. Підготовче засідання відклав до 21.01.2020 на 10:50 год.

Ухвалою від 21.01.2020 господарський суд призначив експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі №912/3032/19.

До господарського суду надійшов висновок експерта від 31.07.2020 №3619/20-53/19414/20-53 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

13.09.2021 до суду надійшло клопотання №б/н від 08.09.2021 позивача про поновлення провадження у справі - поновити провадження у справі №912/3032/19 за позовом ТОВ "Маркхолдер" до ФОП Майданюк Олени Петрівни про заборону використання знаків для товарів та послуг.

07.04.2020 до господарського суду надійшла заява №б/н від 07.04.2020 за підписом громадян Білого Д.Б. та Погрібного О.Г. з вимогою залучити таких осіб до участі у розгляді справи 912/3032/19 в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ФОП Майданюк О.П.

Ухвалою від 23.09.2021 господарський суд поновив провадження у справі №912/3032/19. Підготовче засідання призначив на 30.09.2021 р. - 12:20 год. Залучив до участі у справі в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: гр. Білого Д.Б. та гр. Погрібного О.Г.

До господарського суду електронною поштою (з КЕП) від позивача надійшла заява №б/н від 28.09.2021 про уточнення описової та прохальної частини позовної заяви з вимогами:

- вважати по тексту описової та прохальної частини позовної заяви від 30.10.2019 №7600/3 вірним номер будинку 35/29, вул. Дворцова у м. Кропивницький;

- заборонити Фізичній особі-підприємцю Майданюк Олені Петрівні, використання Торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО", за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 35/29).

До господарського суду 29.09.2021 електронною поштою (з КЕП) та 30.09.2021 на паперових носіях надійшло клопотання №б/н від 29.09.2021 позивача про долучення доказів з вимогою долучити до матеріалів даної справи в якості доказів оригінали заяв Полякова О.С. від 28.09.2021, реєстраційний номер 610 та Завалій В.І. від 28.09.2021, реєстраційний номер 615, та копію постанови Центрального апеляційного господарського суду від 01.09.2021 у справі №912/3034/19. Електронною поштою (з КЕП) до господарського суду 04.10.2021 надійшло клопотання №б/н від 01.10.2021 позивача про долучення доказів з вимогами долучити до матеріалів даної справи докази направлення учасникам справи копій виправлених 30.09.2021 року заяв Полякова О.С. від 28.09.2021 p., реєстраційний номер 610 та Завалій В.І. від 28.09.2021, реєстраційний номер 615.

Протокольною ухвалою від 30.09.2021, на підставі ч. 5 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), оголошено перерву в підготовчому засіданні до 07.10.2021 - 15:00 год. 07.10.2021 оголошено перерву до 17:00 - 07.10.2021.

До господарського суду 05.10.2021 електронною поштою (з КЕП) надійшло клопотання №б/н від 05.10.2021 відповідача у випадку залучення до матеріалів справи №912/3032/19 заяв свідків Полякова Олександра Сергійовича від 28.09.2021 №610 та Завалій Владислава Ігоровича від 28.09.2021 №615 викликати останніх для надання усних показань суду. Інформація про місце проживання свідків наявна в заявах свідків №610 від 28.09.2021 та №615 від 28.09.2021.

Від повноважного представника третьої особи - гр. Білого Д.Б., адвоката Захарченка І.В. електронною поштою (з КЕП) надійшла заява №б/н від 07.10.2021 про відкладення розгляду справи з відповідною вимогою. Крім цього, 07.10.2021 до господарського суду надійшло пояснення №б/н від 06.10.2021 третьої особи - Білого Д.Б.

Крім іншого, до господарського суду електронною поштою (з КЕП) надійшло клопотання №б/н від 05.10.2021 відповідача:

1. Викликати для надання усних роз'яснень по висновку від 31.07.2020 експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климову Наталію Борисівну.

2. Витребувати в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вулиця М. Грушевського, 12/2) копії заяви про реєстрацію авторського права на твір "Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", на підставі якої було видано Свідоцтво № 68218 від 11.10.2016 та копії примірника твору (кольорове зображення, якщо твір зареєстровано у кольорі) в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

3. Призначити по справі №912/3032/19 додаткову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, що розташований в м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26.

На розгляд експертів поставити питання: Що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО" розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів у послуг № 124382 від 25.06.2010 року чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № 68218 від 11.10.2016 року? з обґрунтуванням підстав звернення з таким клопотанням.

Ухвалою від 07.10.2021 господарський суд заяву №б/н від 28.09.2021 позивача про уточнення описової та прохальної частини позовної заяви задовольнив; ухвалив вважати по тексту описової та прохальної частини позовної заяви від 30.10.2019 №7600/3 вірним номер будинку 35/29, вул. Дворцова у м. Кропивницький; клопотання №б/н від 29.09.2021 та №б/н від 01.10.2021 позивача про долучення доказів залишив без задоволення; клопотання №б/н від 05.10.2021 відповідача залишив без розгляду; у задоволенні вимог заяви №б/н від 07.10.2021 повноважного представника третьої особи про відкладення розгляду справи - відмовив; клопотання відповідача №б/н від 05.10.2021 щодо витребування доказів та призначення додаткової експертизи об'єктів інтелектуальної власності задовольнив. Ухвалив Міністерству економіки України надати суду у строк до 21.10.2021: копію заяви про реєстрацію авторського права на твір "Твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО", на підставі якої було видано Свідоцтво №68218 від 11.10.2016 та копію примірника твору (кольорове зображення, якщо твір зареєстровано у кольорі). Призначив у справі №912/3032/19 додаткову судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Науково-дослідному центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, Бульвар Лесі України, 26). На вирішення експертизи поставив питання:

- Що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО" розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

Оплату вартості додаткової експертизи поклав на відповідача; провадження у справі №912/3032/19 на час проведення експертизи - зупинив.

25.10.2021 до господарського суду від Міністерства економіки України надійшов лист №2332-05/50844-05 від 21.10.2021 щодо надання копій документів, яким на виконання ухвал Господарського суду Кіровоградської області у справах від 07.10.2021 №912/3030/19, 912/3031/19, 912/3032/19, 912/3035/19 надано засвідчені в установленому порядку копії матеріалів заявки, на підставі якої було прийнято рішення про видачу свідоцтва №68218 від 11.10.2016 про реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО".

01.11.2021 матеріали справи №912/3032/19 направлено до Центрального апеляційного господарського суду, у зв'язку з надходженням на електронну адресу суду від Центрального апеляційного господарського суду апеляційної скарги Білого Дмитра Борисовича про перегляд в апеляційному порядку ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 07.10.2021 у справі №912/3032/19.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 17.01.2022 повернуто апеляційну скаргу Білого Дмитра Борисовича (№б/н від 25.10.2021 з додатками на 12 аркушах) на ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 07.10.2021 у справі №912/3032/19 без розгляду.

24.01.2022 справа №912/3032/19 надійшла до Господарського суду Кіровоградської області.

26.01.2022 матеріали справи №912/3032/19 направлені до Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності.

12.07.2022 до господарського суду від Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності надійшов лист №420/115-16-22/3 від 05.07.2022 щодо господарської справи №912/3032/19 за змістом якого зазначено таке.

Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України отримано ухвалу Господарського суду Кіровоградської області від 07.10.2021 у господарській справі №912/3032/19 (Вх. Центру №115-16-22 від 11.02.2022 р.) про призначення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Оскільки оплата вартості додаткової експертизи покладена на відповідача, Центром було підготовлено та надіслано на адресу ФОП Майданюк О.П. рахунок на оплату за проведення судової експертизи (рахунок-фактура №21 від 19.05.2022) копія додається. Станом на 05.07.2022 оплата за проведення судової експертизи до Центру не надійшла. У зв'язку з вищевикладеним та відповідно до пункту 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (зі змінами та доповненнями), повернуто матеріали без проведення судової експертизи.

Ухвалою від 22.07.2022 господарський суд провадження у справі №912/3032/19 поновив. Підготовче засідання призначив на 04.08.2022 - 14:30 год.

Протокольною ухвалою від 04.08.2022, на підставі ч. 5 ст. 183 ГПК України, оголошено перерву в підготовчому засіданні до 11:00 год. - 15.08.2022.

До господарського суду 02.08.2022 від позивача надійшли:

1. Заява №б/н від 29.07.2022 про розподіл судових витрат з вимогами: стягнути з відповідача Фізичної особи - підприємця Майданюк Олени Петрівни, РНОКПП 2370900127, адреса: Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Леоніда Куценка, буд. 4, кв. 10, 25015, на користь Позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер", ЄДРПОУ 42772934, 69019, м. Запоріжжя, ВУЛИЦЯ РЕКОРДНА 26-Г:

- судовий збір в розмірі 1 921 грн.;

- витрати на експертизу в розмірі 19 612,80 грн,

всього: 21 533,80 грн. (двадцять одна тисяча п'ятсот тридцять три гривні 80 коп.) судових витрат.

2. Заява №б/н від 29.07.2022 про намір стягнення витрат на правничу допомогу з вимогами: поновити строк для подання розрахунку суми витрат на надання правничої (правової) допомоги, що наведений в цій заяві; прийняти цю заяву як заяву про намір стягнення витрат на правничу допомогу з відповідача у розумінні ч. 8 ст. 129 ГПК України.

3. Заява №б/н від 29.07.2022 про зміну предмета позову (в порядку ч. 3 ст. 46 ГПК України) з вимогами:

- прийняти до розгляду дану заяву про зміну предмета позову;

- позовні вимоги ТОВ "Маркхолдер" задовольнити в повному обсязі;

- заборонити Фізичній особі-підприємцю Майданюк Олені Петрівні використовувати в будь-який спосіб, будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010, зокрема, але не виключно: нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Ухвалою від 15.08.2022 господарський суд прийняв заяву позивача №б/н від 29.07.2022 про зміну предмета позову (в порядку ч. 3 ст. 46 ГПК України) та подальший розгляд справи ухвалив здійснювати з урахування поданої заяви. У задоволенні клопотання №б/н від 02.08.2022 третьої особи Білого Д.Б. відмовив. У задоволенні вимог заперечення №б/н від 04.08.2022 позивача на клопотання представника 3-ї особи Білого Д.Б. від 03.08.2022 щодо визнання подання такого клопотання зловживанням процесуальними правами відмовив. Вимогу п. 1 клопотання №б/н від 05.10.2021 відповідача задовольнив. Викликав в судове засідання для надання усних роз'яснень по висновку від 31.07.2020 експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климову Наталію Борисівну. У задоволенні клопотання третьої особи №б/н від 11.08.2022 про огляд доказів за їх місцезнаходженням відмовив.

Протокольною ухвалою від 15.08.2022 на підставі ч. 5 ст. 183 ГПК України, господарський суд оголосив перерву у підготовчому засіданні до 22.08.2022 об 11:00 год.

До господарського суду надійшли:

- 19.08.2022 на електронну адресу суду (з КЕП) від відповідача відзив на заяву про зміну предмету позову №б/н від 18.08.2022;

- 19.08.2022 на електронну адресу суду (з КЕП) від відповідача відзив на заяву про зміну предмету позову №б/н від 18.08.2022 відповідача;

- 22.08.2022 на електронну адресу суду (з КЕП) від позивача відповідь на відзив на заяву про зміну предмета позову №б/н від 20.08.2022;

- 22.08.2022 через систему "Електронний суд" від представника третьої особи Білого Д.Б. заява №б/н від 20.08.2022 про закриття провадження у справі;

- 22.08.2022 через систему "Електронний суд" від представника третьої особи Білого Д.Б. клопотання/заява №б/н від 20.08.2022 за яким/якою Білий Д.Б. планує понести витрати на правничу допомогу за розгляд справи в суді першої інстанції. Докази на обґрунтування судових витрат по справі №912/3032/19 будуть надані суду протягом 5 днів після ухвалення рішення суду.

Ухвалою від 22.08.2022 господарський суд закрив підготовче провадження та призначив справу №912/3032/19 до судового розгляду по суті на 08.09.2022 - 14:30 год. Викликав в судове засідання 08.09.2022 для надання усних роз'яснень по висновку від 31.07.2020 експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климову Наталію Борисівну.

07.09.2022 через систему "Електронний суд" від представника третьої особи Білого Д.Б. надійшло клопотання/заява винести окрему ухвалу по справі №912/3032/19, окрему ухвалу направити до Офісу Генерального прокурора. 08.09.2022 на електронну адресу суду (з КЕП) від позивача надійшло заперечення на клопотання представника Білого Д.Б. щодо окремої ухвали суду.

Протокольною ухвалою від 08.09.2022, на підставі ст. 216 ГПК України, господарським судом оголошено перерву в судовому засіданні до 27.09.2022. Протокольною ухвалою від 27.09.2022, на підставі ст. 216 ГПК України, господарським судом оголошено перерву в судовому засіданні до 12.10.2022. Протокольною ухвалою від 12.10.2022, на підставі ст. 216 ГПК України, господарським судом оголошено перерву в судовому засіданні до 27.10.2022.

25.10.2022 на електронну адресу суду (з КЕП) від відповідача надійшла заява №б/н від 25.10.2022, якою надано докази на обґрунтування судових витрат по даній справі та зазначено, що попередній (орієнтовний) розрахунок витрат на правничу (правову) допомогу було надано разом із відзивом на позовну заяву.

26.10.2022 на електронну адресу суду (з КЕП) від позивача надійшло клопотання про зменшення витрат на оплату правничої (правової) допомоги відповідачу.

У судовому засіданні представником позивача позовні вимоги підтримано повністю, представником відповідача позовні вимоги заперечено у відповідності до аргументів, наведених у відзиві на позов та в інших заявах по суті справи, представник третьої особи вважає позовні вимоги такими, що задоволенню не підлягають у відповідності до наведених в поясненнях обставинах.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши представників учасників справи, господарський суд встановив такі обставини та відповідні їм правовідносини сторін.

ТОВ "Маркхолдер" належить право власності на торговий знак "УКРЗОЛОТО" (далі - Торговий знак), що зареєстрований зокрема для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 міжнародний класифікатор товарів та послуг). Право власності на знак засвідчується свідоцтвом №124382, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010.

У відповідності до інформації опублікованої у виданні у сфері інтелектуальної власності "Промислова власність" Бюлетень №19, 2019, позивач є власником Торгового знаку згідно рішення №25921.

Як зазначає позивач, йому стало відомо про незаконне використання Торгового знаку шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова. 25/39.

З урахуванням заяви позивача від 15.07.2022 під час розгляду справи судом враховано, що правильною адресою місця розташування вказаного магазину є саме адреса: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29, що відповідає поданим доказам.

Позивач вказує на те, що за місцем розташування зазначеного ювелірного магазину, господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснювала ФОП Майданюк О.П. (ІПН НОМЕР_1).

На підтвердження зазначеного позивачем надано копію товарного чеку від 26.10.2019 та копію розрахункової квитанцію серії АВБ №002669 від 26.10.2019.

Також надано фото розміщення вивіски за місцем розташування торгової точки.

Відповідно до акту фіксації №7 від 06.11.2019 на підставі наказу директора позивача №2177 від 30.10.2019 юрисконсультом позивача Маєвським О.М. встановлено використання торгового знаку "Укрзолото" за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 розташовується ювелірний магазин над вхідними дверима якого розміщується вивіска з позначенням "Укрзолото". На підставі виписки з ЄДР у куточку споживача встановлено, що у ювелірному магазині господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснює ФОП Майданюк О.П. Такий акт складений у присутності гр. Полякова О.С. та Завалія В.І.

Позивач в позові стверджує, що в порушення вимог законодавства, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер", відповідач незаконно використовув його за місцем здійснення господарської діяльності, тому права позивача щодо виключного права використання Товарного знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) - відповідачем порушені.

Таким чином, позивач вважає за необхідне захищати свої права у судовому порядку, оскільки порушення його прав відповідачем, перешкоджає нормальному функціонуванню позивача, негативно впливає на його роботу та може призвести до порушення економічної стабільності, що є невід'ємною умовою для нормального існування та розвитку, як суб'єкта господарювання.

Позивач посилається, зокрема, на оглядовий лист Вищого господарського суду України від 22.01.2007 №01-8/24 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торгівельні марки)", а саме на п. 4 даного листа: встановивши наявність порушення прав власника свідоцтва на знак для товарів та послуг, суд має заборонити відповідачеві використання цього знаку у господарській діяльності.

При цьому відповідач стверджував, що позначення на будинку по вул. Дворцова, буд. 35/29 є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016, виданого на ім'я авторів Білого Д.Б. та Погрібного О.Г. Вказане позначення не замовлялось та не монтувалось ФОП Майданюк О.П.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі №912/3032/19 від 31.07.2020 №3619/20-53/19414/20-53 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності за яким:

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо тих самих та споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку;

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382;

- позначення (написи) "УКРЗОЛОТО", які розташовані на вивісках ювелірного магазину на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 35/29, є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", які розташовані на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 35/29, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 за наявними матеріалами, не видається за можливе.

Згідно пояснення №б/н від 06.10.2021 третьою особою Білого Д.Б., останній орендував приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 35/29 на підставі договору оренди від 19.06.2017 укладеного з ФОП Марціфей Е.А.

На спірному приміщенні Білим Д. Б. змонтоване позначенням "Укрзолото".

Вперше Білим Д.Б., як фізичною особою - підприємцем, позначення "УКРЗОЛОТО" було використано 18.02.2000 при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині по проспекту Правди (Євгена Тельнова), 1А у м. Кіровограді, згодом 31.07.2004 при відкритті відділів "Укрзолото" в оптово-роздрібному магазині "Фуршет" по вул. Г. Сталінграда, 6/13 у м. Кіровограді та з 01.06.2007 по вул. Дзержинського (Віктора Чміленка), 24А, пізніше 08.07.2010 року при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині АТБ по вул. Карла Маркса, 48 (Велика Перспективна). Вперше Погрібним О.Г., як фізичною особою - підприємцем, позначення "УКРЗОЛОТО" було використано 03.09.2002 при відкритті відділу "Укрзолото" по вул. 50 років Жовтня (Соборна), 23/34 у м. Кіровограді, пізніше 01.05.2013 року при відкритті відділу "Укрзолото" в магазині АТБ по вул. Карла Маркса, 48 (Велика Перспективна).

Спеціалізацією даних відділів "Укрзолото" була роздрібна торгівля ювелірними виробами та годинниками.

Згодом, у період з 2006 року по 2010 рік на замовлення третіх осіб ПП "ДЦ Арт-Салон" вул. Мечникова, 16, м. Київ велися розробки та виготовлення рекламно-інформаційної продукції, а саме розроблення логотипу "УКРЗОЛОТО", інформаційні вивіски з використанням логотипу "Укрзолото" тощо.

Таким чином, починаючи з 2000 року та 2002 року третіми особами здійснено використання позначення "Укрзолото" при торгівлі ювелірними виробами, починаючи з 2006 року по 2010 роки розроблено логотип "Укрзолото" та іншу інформативну продукцію для позначення при торгівлі ювелірними виробами.

Наразі всі позначення на будинках по вул. Велика Перспективна, 47/16, вул. Велика Перспективна, 25/34, вул. Дворцова, 25/39, вул. Віктора Чміленка, 24, вул. Євгена Тельнова, 1А та вул. Соборна, 23/24 замовлені та виготовлені задовго до реєстрації знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг "УКРЗОЛОТО" №124382 від 25.06.2010, а тим більше задовго до переходу прав на вказаний знак для товарів і послуг ТОВ "Маркхолдер".

Вказані обставити, зокрема, підтверджують фото позначення "УКРЗОЛОТО" з датою 24.05.2006.

На даний момент на спірному приміщенні змонтоване позначенням "Столична ювелірна фабрика", що підтверджується фото вказаного позначення.

Щодо використання твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипи "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016

Відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 Білий Д.Б. та Погрібний О.Г. зареєстрували твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО".

З прихильниками творчості Білого Д.Б. та Погрібного О.Г., зокрема, ФОП Руссо Т.В., ФОП Колісник К.С, ФОП Лимаренко В.В., ФОП Ком'яті О.Ю., ФОП Майданюк О.П., ФОП Погрібна Л.В були укладені ліцензійні договори щодо використання вказаного твору.

Згідно відомостей з ЄДРПОУ 30.03.2021 /2004440060001029393/ здійснена Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця ФОП Майданюк О.П. за її рішенням.

Правовідносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993, а також нормами Цивільного кодексу України.

Цивільний кодекс України визначає, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом. (ст. 418)

До об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг). (ст. 420)

Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. (ст. 426)

За ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. (ст. 493)

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. (ст. 494)

Згідно з частиною першою ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. (ст. 1)

Об'єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. (ст. 5).

Згідно ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. (ч. 2)

Використанням торговельної марки визнається:

нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки. (ч. 4)

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою. (ч. 5)

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору (частина 8).

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно ст. 21 вказаного Закону, захист прав на торговельну марку здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.

За правилами ГПК України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. (ч. 1-3 ст. 13)

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. (ч. 1-2 ст. 86)

За наявними матеріалами справи підтверджено, що ТОВ "Маркхолдер" з 2019 року є власником на знак для товарів і послуг УКРЗОЛОТО, що зареєстрований, у тому числі для категорії товарів "Ювелірні вироби" (клас 14 МКТП), засвідченим свідоцтвом №124382, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010.

Відповідач з 19.09.2017 по 30.03.2021 зареєстрована як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Позивач зазначає, що за місцем розташування приміщення, в якому відповідачем здійснювалась торгівельна діяльність з продажу ювелірних виробів, розміщено вивіску з позначенням "УКРЗОЛОТО".

Обставини фактичного розміщення на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" не заперечено іншими учасниками під час розгляду справи.

Як стверджує відповідач у відзиві на позов, вказане позначення є твором образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016, виданого на ім'я авторів Білого Дмитра Борисовича та Погрібного Олександра Григоровича, яке використовується ФОП Майданюк О.П. на підставі ліцензійного договору, укладеного з авторами.

Про вказане також зазначає третя особа в поясненнях до суду.

Під час розгляду справи, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства згідно поданих до суду документів підтверджено реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" та видачу Свідоцтва №68218 від 11.10.2016 авторам Білому Д.Б. і Погрібному О.Г.

Суд враховує, що законодавче регулювання об'єктів авторського права визначено Законом України "Про авторське право і суміжні права", а торгівельних марок - Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва. Авторові належить виключне право на використання твору, що дозволяє йому використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом та надавати дозвіл чи заборону використання твору іншими особами (ст. 15). Використанням твору є його відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі, опублікування, публічне виконання тощо.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарі і послуг" торговельною маркою є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Тобто, торговельна марка використовується для позначення товарів чи послуг з метою виділення їх виділення серед інших подібних, що перебувають в обороті. За допомогою торгової марки споживачі повинні легко відрізняти товари і послуги одних осіб від товарів і послуг інших осіб.

Основною сферою застосування знаку для товарів і послуг є комерційна діяльність, оскільки він виконує функцію вирізнення товарів та послуг одного виробника від товарів та послуг іншого виробника.

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права" авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору в будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом. Основною функцією об'єктів авторського права є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у комерційній діяльності.

Таким чином, якщо особа, яка правомірно володіє об'єктом авторського права, почне маркувати таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії будуть розцінені як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і вважатимуться порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару та його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

З матеріалів справи слідує, що у приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29, на якому була розміщена вивіска з позначенням "УКРЗОЛОТО", ФОП Майданюк О.П. здійснювала господарську діяльність з продажу ювелірних виробів.

Вказане не заперечено відповідачем у відзиві на позов від 04.12.2019 та підтверджено наступними матеріалами справи:

- товарним чеком від 26.10.2019, в якому зазначено "УКРЗОЛОТО" та відомості про товар і його ціну, адреса: вул. Дворцова, 35/29;

- розрахунковою квитанцією серії АВБ №002669 від 26.10.2019 про купівлю ювелірного виробу із підписом продавця та датою продажу, на якій зазначено податковий номер продавця - НОМЕР_1, який співпадає із реєстраційним номером облікової картки платника податків ФОП Майданюк О.П.;

- фото копії розміщення вивіски за місцем розташування торгової точки;

- актом фіксації №7 від 06.11.2019;

- основним видом економічної діяльності ФОП Майданюк О.П. згідно ЄДР - 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

За результатами проведеної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, про що складено висновок експерта від 31.07.2020 №3619/20-53/19414/20-53 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності за яким:

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо тих самих та споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку;

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382;

- позначення (написи) "УКРЗОЛОТО", які розташовані на вивісках ювелірного магазину на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 35/29, є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", які розташовані на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, буд. 35/29, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016 за наявними матеріалами, не видається за можливе.

За нормами ГПК України, висновок експерта є одним із засобів доказування. (ст. 73)

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. (ч. 1 ст. 98)

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні. (ст. 104)

За наведеними відповідачем і третіми особами мотивуванням, підставами для відхилення висновку експерта від 31.07.2020 №3619/20-53/19414/20-53 вказано на самостійну зміну експертом питань, поставлених судом для дослідження, та відсутність огляду експертом об'єкта дослідження за його місцезнаходженням.

Щодо наведеного суд зазначає, що зіставивши питання, які поставлені на вирішення експертизи згідно ухвали суду від 21.01.2020, з питаннями, на які експертом надано відповіді у висновку, то зі сторони експерта має місце лише певне редагування редакції питань зі збереженням їх суті.

Експертиза проведена за наявними в матеріалах справи документами, які направлено судом до експертної установи разом з ухвалою про призначення експертизи та окремо витребуваних судом за клопотанням експерта. Спір або заперечення між сторонами щодо відповідності відтвореного на фотознімках об'єкту його оригіналу відсутні. Кольорові зображення напису "УКРЗОЛОТО", які досліджувались експертом, подавались у тому числі і відповідачем 10.03.2020 з єдиною різницею, що відповідач надавав такі фотознімки як зображення твору по вул. Дворцова, буд. 35/29 у м. Кропивницькому. Згідно усних пояснень експерта Климової Н.Ю., викликаної судом в судове засідання для надання пояснень щодо висновку, експертові долучених до матеріалів справи фотознімків було достатньо для того, щоб мати уявлення про позначення.

Суд також зазначає, що фактичне дослідження експертом декількох вивісок, що розміщені на одній будівлі, не вплинуло на результати дослідження.

За вказаних обставин суд не встановив обґрунтованих підстав для відхилення висновку експерта від 31.07.2020 №3619/20-53/19414/20-53 та вважає прийнятним його застосування під час вирішення спору.

Згідно висновку експерта від 31.07.2020 №3619/20-53/19414/20-53 не було надано відповіді на питання чи є позначення "УКРЗОЛОТО", яке розташовано на будівлі, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016, через недостатність матеріалів для дослідження вказаного питання.

Після надходження до справи додаткових доказів, судом за клопотанням відповідача відповідно до ухвали від 07.10.2021 призначено у справі додаткову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої поставлено питання:

- Що відтворено в написі "УКРЗОЛОТО" розташованому на будівлі за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 35/29 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір №68218 від 11.10.2016?

Витрати по проведенню вказаної експертизи покладено на відповідача.

Однак, вказана експертиза не була проведена у зв'язку з несплатою вартості експертизи (лист №420/115-16-22/3 від 05.07.2022 щодо господарської справи №912/3032/19 Науково-дослідного центру судових експертиз з питань інтелектуальної власності).

Отже, експертиза не була проведена з вини відповідача, якою не було здійснено оплату рахунку за проведення експертизи.

Відповідно до ч. 4 ст. 102 ГПК України у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

З підстав викладеного та у відповідності до наведених вище доказів, суд дійшов висновку про підтвердження матеріалами справи, що використання позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці приміщення за адресою: м. Кропивницький, вул. вул. Дворцова, 35/29 є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382.

Натомість, твердження відповідача і третьої особи про те, що використання вказаного позначення на вивісці є способом використанням твору образотворчого мистецтва не підтверджено матеріалами справи.

Здійснення ФОП Майданюк О.П. торгівельної діяльності з продажу ювелірних виробів в приміщенні, на якому розміщено вивіску "УКРЗОЛОТО", є свідченням використання саме ФОП Майданюк О.П. торгового знаку "УКРЗОЛОТО", право власності на який належить позивачу.

Посилання відповідача і третьої особи на те, що вказане позначення замовлялось і монтувалось іншими особами, не спростовує вказаного, оскільки за ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знаку для товарів та послуг визнається в т.ч. нанесення його на вивіску, пов'язану з ним, з метою пропонування для продажу. Як встановлено матеріалами справи, саме ФОП Майданюк О.П. здійснювала продаж товарів, стосовно яких зареєстровано торговий знак позивача, в приміщенні з вивіскою, на якому нанесено позначення "УКРЗОЛОТО".

Приписи Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" однозначно закріплюють право на використання знаку для товарів і послуг тільки і виключно за власником (власниками) свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, або особою, якій ним передано право власності на знаки для товарів і послуг, або особою, якій власником свідоцтва надано дозвіл на використання відповідного знаку для товарів і послуг. (ст. 16)

Отже, використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених законом.

З матеріалів справи слідує, що ТОВ "Маркхолдер" не надавався ФОП Майданюк О.П. дозвіл на використання знаку для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", а отже права позивача щодо виключного права використання Торгового знаку порушені відповідачем.

У відповідності до викладеного, господарським судом встановлено наявність порушеного права позивача зі сторони відповідача на момент звернення до господарського суду. Припинення відповідачем підприємницької діяльності під час розгляду справи в суді не доводить наявність підстав для закриття провадження у справі згідно ст. 231 ГПК України.

За частиною 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Отже, заявлена позивачем вимога, з урахуванням її зміни, закріплена законом та відповідає характеру порушеного права і забезпечує поновлення порушеного права, оскільки має вплив на порушника і припиняє порушення.

Водночас, позивач просить заборонити відповідачу використовувати позначення у будь-який спосіб, що не є правомірним в даному випаду, оскільки Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено й інші способи використання зареєстрованого знака для товарів і послуг, які не стосуються встановленого у справі порушення прав позивача (нанесення позначення на вивіску) та у ч. 6 ст. 16 вказаного Закону передбачені випадки правомірного використання без дозволу власника свідоцтва.

Окрім того, заборона на використання можлива лише стосовно товарів, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними.

За вказаних обставин та враховуючи ст. 14 ГПК України, суд вважає наявними підстави для часткового задоволення позовних вимог, а саме заборонити відповідачу використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

У задоволенні позову в іншій частині суд відмовляє.

Підстави для постановлення окремої ухвали щодо експерта Климової Н.Ю. згідно клопотання третьої особи суд не встановив у зв'язку з не доведенням порушенням законодавства чи інших недоліків в діяльності вказаного експерта.

У відповідності до ст. 129 ГПК України - судовий збір покладається: у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються:

1) у разі задоволення позову - на відповідача;

2) у разі відмови в позові - на позивача;

3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Пропорційність у даному випадку визначається через співвідношення між поставленою метою позову в цілому (захист порушеного, невизнаного або оспорюваного права та законного інтересу), конкретними матеріально-правовими вимогами, як способами її досягнення та отриманим результатом.

Пропорційність, яка застосовується судами у розподілі судового збору, і яка визначається виключно через кількісний критерій заявлених немайнових вимог (з урахуванням приписів Закону України "Про судовий збір", відповідно до якого судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру) не є тотожною пропорційності, яка у даному випадку не пов'язується виключно з кількісним аспектом і визначається через співвідношення між поставленою метою позову в цілому (захист порушеного, невизнаного або оспорюваного права та законного інтересу), конкретними матеріально-правовими вимогами, як способами її досягнення та отриманим результатом.

В даному випадку спір виник внаслідок неправильних дій відповідача при використанні знаку для товарів та послуг.

Так, за змістом п. 3 ч. 4 ст. 129 ГПК України, в якій визначені правила розподілу судових витрат, у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Водночас згідно з ч. 9 ст. 129 ГПК України визначено, що у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Суд вважає, що покладання витрат на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог повинно застосовуватися тоді, коли в задоволенні позовних вимог відмовляється у зв'язку тим, що вони є необґрунтованими, не підтвердженими належними доказами.

В даному випадку підстави для застосування принципу пропорційності розподілу судових витрат на переконання суду відсутні, відповідно, сплачений позивачем за подання позову судовий збір та оплачені позивачем витрати на проведення судової експертизи покладаються винну сторону, тобто на відповідача.

Учасниками справи зроблено заяви про подання доказів на підтвердження витрат на професійну правничу допомогу після ухвалення рішення суду.

Керуючись ст. 74, 76-77, 129, 221, 233, 236-241, 326-327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Заборонити Фізичній особі-підприємцю Майданюк Олені Петрівні (РНОКПП НОМЕР_1, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1) використовувати будь-якими шрифтами та алфавітами позначення УКРЗОЛОТО, що є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010 шляхом нанесення такого позначення на вивіски та їх розміщення, під час пропонування для продажу та/або продажу продукції 14 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

У задоволенні позовних вимог в іншій частині відмовити.

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Майданюк Олені Петрівні (РНОКПП НОМЕР_1, дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (код ЄДР 42772934, вул. Рекордна, 26-Г, м. Запоріжжя, 69035) 1 921, 00 грн судового збору та 19 612, 80 грн судових витрат на судову експертизу.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Належним чином засвідчені копії рішення направити позивачу (на е-mail: hrytsenko2203@gmail.com), відповідачу та третім особам.

Повне рішення складено 02.11.2022.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.