Рішення № 18827839, 27.09.2011, Господарський суд Донецької області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

27.09.11 р. Справа № 40/366пд

Господарський суд Донецької області у складі головуючого судді ДемідовоїП.В., суддів Курило Г.Є., Сковородіної О.М.

При секретарі судового засідання Мозговій Н.І.

Розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Державного підприємства „Вугільна компанія „Краснолиманська”, м.Родинське

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю „Нові інноваційні технології”, м. Київ

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Державна служба інтелектуальної власності України

за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

1. ОСОБА_1

2. ОСОБА_2

3. ОСОБА_3

4. ОСОБА_4

5. ОСОБА_5

6. ОСОБА_6

про визнання ліцензійного договору №42/01 та патенту на корисну модель №13399 від 15.03.06р. - недійсними

За участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_7 за довіреністю № 01/11-1774 від 21.06.2011р.

від відповідача: ОСОБА_8 за довіреністю № 12/04-11 від 12.04.11р.; ОСОБА_9 за довіреністювід 11.07.11р.

від третьої особи 1 з боку відповідача: не зявився.

від третьої особи-2 з боку відповідача: не зявився.

від третьої особи з боку відповідача ОСОБА_1: не зявився.

від третьої особи з боку відповідача ОСОБА_5: ОСОБА_5 особисто, ОСОБА_8 за довіреністю№ 4919 від 20.11.2010р.

від третьої особи з боку відповідача ОСОБА_2: ОСОБА_8 за довіреністю№3835 від 06.08.2011р.

від третьої особи з боку відповідача ОСОБА_3: не зявився.

від третьої особи з боку відповідача ОСОБА_4: не зявився

від третьої особи з боку відповідача ОСОБА_6: не зявився.

Суд перебував в нарадчій кімнаті

27.09.2011р. з 16.20 год. по 16:55 год.

Суть справи:

Державне підприємство „Вугільна компанія „Краснолиманська”, м.Родинське, позивач, звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю „Нові інноваційні технології”, м. Київ про визнання ліцензійного договору №42/01 та патенту на корисну модель №13399 від 15.03.06р. - недійсними.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на невідповідність ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. приписам законодавства, оскільки предмет зазначеної угоди на момент вчинення правочину був відсутній, а корисна модель „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, права використання якої передані за спірним ліцензійним договором, не відповідає вимогам патентоздатності, оскільки не є новою.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 18.11.2009р. вказаний позов було прийнято до розгляду та порушено провадження у справі №40/366пд.

09.12.2009р., 12.01.2010,18.01.2010,1.02.2010 р.15.06.2011 року в відзивах та додаткових поясненнях відповідач посилався на рішення господарського суду м. Києва по справі № 39/251, яким встановлено факт патентоздатністі корисної моделі, а також на ті обставини , що ліцензійний договір № 42/01 носить загальний характер та регулює відносини сторін, щодо інших обєктів права інтелектуальної власності, під сумнів які позивач не ставить. Відповідач наполягає на відмові в задоволені позову.

Ухвалою суду від 18.01.2010р. строк розгляду справи №40/366пд продовжено на один місяць.

Ухвалою суду від 02.02.2010р. строк слухання справи №40/366пд продовжений на два місяці.

06 квітня 2010р. позивачем було надано заяву №01/11-783 від 02.04.2010р. про відмову від позову по справі №40/366пд.

13 квітня 2010р. від позивача надійшла заява №01/11-867 від 13.04.2010р., в якій він просить суд вважати надану ним заяву про відмову від позову недійсною як подану помилково та наполягає на розгляді по суті справи №40/366пд.

Оскільки за змістом ч.4 ст.22 ГПК України відмова від позову є правом позивача та беручи до увагу заяву №01/11-867 від 13.04.2010р., суд продовжує розгляд справи №40/366пд.

27 квітня 2010р. від позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі №40/366пд в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

30 серпня 2010р. від відповідача надійшли додаткові пояснення щодо доцільності проведення судової експертизи, в яких він зауважив, що в призначенні та проведенні судової експертизи новизни та патентоздатності корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищеної патентом №13399, немає необхідності, оскільки в матеріалах справі наявні чисельні висновки експертів та спеціалістів з цього питання. В підтвердження викладеного відповідачем надані копії відповідних документів (а.с.а.с.112-166, том 2).

31 серпня 2010р. від позивача надійшли пояснення №01/11-2238 від 31.08.2010р., в яких він повідомив, що не наполягає на проведенні нової експертизи і просить суд розглянути справу №40/366пд на підставі проведених експертиз та інших доказів, наявних в матеріалах справи.

Ухвалою суду від 31.08.2010р. призначено судову експертизу охорони прав та обєкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Шевченку Віталію Вікторовичу. На вирішення експерту судом поставлені наступні питання:

1. Чи містить спосіб дегазації вугільного пласта, описаний у Стандарті Мінтопенерго України (Дегазация угольных шахт. Требования к способам и схемы дегазации) СОУ 10.100174088.001-2004 (стор. 26, рис.11) сукупність ознак корисної моделі за патентом України на корисну модель № 13399 від 15.03.2006р.?

2.Чи відповідає критерію „новизна” корисна модель „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, що захищена деклараційним патентом України на корисну модель № 13399 від 15.03.2006р.?

Ухвалою суду від 31.08.2010р., залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 20.09.2010р. та постановою Вищого господарського суду України від 09.02.2011р., провадження по справі №40/366пд зупинено у звязку з призначенням судової експертизи охорони прав та обєкти інтелектуальної власності.

01 вересня 2010р. від відповідача надійшло клопотання про доручення проведення судової експертизи обєкту інтелектуальної власності по справі №40/366пд Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук, на вирішення якої поставити наступне питання: чи наявні в матеріалах справи відомості, які свідчать, що корисна модель „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, яка охороняється деклараційним патентом №13399 від 15.03.2006р., не відповідає умовам патентоздатності за критерієм „новизна”? Зазначене клопотання судом не розглядалось, оскільки було отримано після винесення ухвали про призначення судової експертизи обєкту інтелектуальної власності по справі №40/366пд.

01 грудня 2010р. через канцелярію судовим експертом Шевченком В.В. був наданий висновок №1/10 від 27.11.2010р. судової експертизи у сфері інтелектуальної власності по господарській справі №40/366пд, призначеної ухвалою суду від 31.08.2010р., в якому зазначено, що спосіб дегазації вугільного пласта, описаний у Стандарті Мінтопенерго України (Дегазация угольных шахт. Требования к способам и схемы дегазации) СОУ 10.100174088.001-2004 (стор. 26, рис.11) містить сукупність ознак корисної моделі за патентом України на корисну модель № 13399 від 15.03.2006р.; корисна модель „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, що захищена деклараційним патентом України на корисну модель № 13399 від 15.03.2006р., не відповідає критерію „новизна”.

20 квітня 2011р. від відповідача надійшло клопотання про призначення додаткової експертизи з огляду на відсутність в експерта під час проведення призначеної ухвалою суду від 31.08.2010р. експертизи додаткових матеріалів: рішення науково-технічної ради Мінвуглепрому України від 01.10.2010р. та наукової статті з журналу Національної академії наук України „Колега”, №2 за 2010р., а також з підстав відокремлення дослідження корисної моделі від ноу-хау.

Відповідно до ч.3 ст.42 ГПК України, у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

Оскільки висновок судового експерта Шевченка В.В. №1/10 від 27.11.2010р. містить відповіді на всі питання, поставлені судом в ухвалі від 31.08.2010р. по справі №40/366пд, суд визнав відсутніми підстави для призначення додаткової експертизи та відхилим вищевказане клопотання відповідача.

Ухвалою суду від 20.05.2011р. залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Державну службу інтелектуальної власності України та Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

25 травня 2011р. позивачем було надано клопотання про залучення до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача власників ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пласті” до корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

Ухвалою суду від 30.05.2011р. залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6

14 червня 2011р. через канцелярію позивачем надані пояснення №01/11-1660 від 14.06.2011р., в яких він повідомив, що оспорюваний ліцензійний договір порушує приписи законодавства, оскільки в ньому відсутні умови щодо сфери використання предмету договору та плати за його використання, крім того, при укладенні ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. сторонами не були враховані норми Закону України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”. В судовому засіданні 14.06.2011р. судом зясовано правову позицію учасників судового процесу щодо наданих пояснень

Цього ж дня Державним департаментом інтелектуальної власності був наданий відзив №16-8/3836 від 07.06.2011р., в якому він просить суд не приймати як належний доказ у справі №40/366пд висновок судової експертизи №1/10 від 27.11.2010р.

Протягом розгляду справи надходили письмові пояснення від третіх осіб ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_4, в яких вони заперечували проти позовних вимог, посилаючись на дотримання приписів закону при укладанні ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., наявність значного економічного ефекту від використання обєктів права інтелектуальної власності позивачем та спростування висновку експертизи №1/10 від 27.11.2010р. іншими документами, наявними в матеріалах справи №40/366пд.

13 липня 2011р. через канцелярію суду відповідачем надані клопотання про виклик в судове засідання експерта Шевченка В.В., яким складено експертний висновок №1/10 від 27.11.2010р.; про витребування у господарського суду Донецької області матеріалів справи №39/251 та їх дослідження в межах судового розгляду справи №40/366пд; про обєднання в одне провадження справ №40/366пд та №39/251; про виклик в судове засідання для дачі пояснень генерального директора позивача Волотковського Сергія Миколайовича; про залишення позовної заяви по справі №40/366пд без розгляду у звязку з наявністю в провадженні господарського суду справи між тими ж сторонами, за тим же предметом та з тих же підстав.

27 липня 2011р. від відповідача надійшло обґрунтування раніше заявленого клопотання про витребування в порядку ст.38 Господарського процесуального кодексу України матеріалів справи №39/251, яка знаходиться в провадженні головуючої судді Мартюхіної Н.О. Крім того, відповідачем були надані додаткові пояснення по справі №40/366пд, в яких він заперечив проти задоволення позовних вимог, посилаючись на відсутність у позивача порушеного права, повязаного з укладанням оспорюваного ліцензійного договору, неможливість визнання недійсним в цілому ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., оскільки його предметом є не тільки використання ноу-хау та корисної моделі, захищеної патентом №13399, дійсність якого оспорюється позивачем, а й використання ряду інших обєктів права інтелектуальної власності; вважає відсутнім предмет спору по справі №40/366пд через припинення дії ліцензійного договору 18.01.2011р. та просить суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог у звязку зі сплином строку позовної давності з оскарження зазначеного ліцензійного договору станом на дату подання позову, за яким порушено провадження по справі №40/366пд.

В судових засіданнях 27.07.2011р. та 15.08.2011р. судовою колегією оглянуто представлений відповідачем макет корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”.

Ухвалою суду від 27.07.2011р. відмовлено в задоволенні клопотання відповідача про обєднання в одне провадження справ №40/366пд та №39/251-29/67 з огляду на приписи ст.58 ГПК України, за змістом яких можуть бути обєднані справи, які перебувають в провадженні одного судді. Цією ж ухвалою суд відхилив клопотання про залишення позову по справі №40/366пд без розгляду, оскільки предмет спору по справі №39/251 є вужчим порівняно з предметом спору по справі №40/366пд, а позовні вимоги обґрунтовані іншими підставами їх виникнення, так в позові по справі 39/251 позивач звертається до суду з вимогою про визнання частини правочину недійсним, як укладеної під впливом помилки, в цієї справі позивач вимагає визнати право чин недійсним у звязку з дефектом його змісту. Зазначено унеможливлює застосування положень п.2 ст.81 ГПК України до справи №40/366пд, за якими позов залишається без розгляду, якщо в впровадженні господарського суду є справа між тими ж сторонами, про той же самий предмет та з тих же підстав. Разом з цим, в судове засідання викликано судового експерта Шевченка В.В. та генерального директора ДП „Вугільна компанія „Краснолиманська” Волотковського С.М.

На запити від 29.07.2011р. та від 02.08.2011р. на огляд судовій колегії по справі №40/366пд надано матеріали справи №39/251-29/67 за позовом Державного підприємства „Вугільна компанія „Краснолиманська”, м.Родинське до Товариства з обмеженою відповідальністю „Нові інноваційні технології”, м.Київ, за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, м.Київ про визнання недійсним деклараційного патенту України №13399 на корисну модель „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта” від 15.03.2006р., як такого, що не відповідає умовам патентоздатності, та визнання недійсним ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. в частині, яка стосується передачі права невиключної ліцензії на використання корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, яка захищена деклараційним патентом України №13399 від 15.03.2009р. та здійснення платежів за це: - підпункт 1.1 пункту 1 Додаткової угоди №2 від 28.03.2006р., -в підпункті 1.2 пункту 1 Додаткової угоди №2 від 28.03.2006р. в переліку прав інтелектуальної власності словосполучення „корисна модель”, -в підпункті 1.3 пункту 1 Додаткової угоди №2 від 28.03.2006р. в переліку обєктів, за використання яких виплачується роялті, словосполучення „корисної моделі”, - підпункт 1.4 пункту 1 Додаткової угоди №2 від 28.03.2006р., - підпункт 1.5 пункту 1 Додаткової угоди №2 від 28.03.2006р., - пункт 2 Додаткової угоди №2 від 28.03.2006р., як правочину, вчиненого під впливом помилки. Судом досліджено матеріали означеної справи, зроблено копії з її окремих документів, які оформлено в томи 9-10 справи №40/366пд.

Протягом розгляду справи відповідач надавав письмові пояснення стосовно власної правової позиції щодо: визнання ліцензійного договору недійсним в цілому; висновків судової експертизи №1/10 від 27.11.2010р.; обґрунтовував свою позицію стосовно відповідність корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищеної деклараційним патентом України №13399, умовам патентоздатності за критерієм „новизна”, та документи, які її підтверджують.

Заявою №03-юр від 31.08.2011р. позивач клопотав про відновлення пропущеного строку позовної давності, посилаючись на неможливість звернення до суду з позовом про визнання недійсним ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. під час перебування ОСОБА_5 співвинахідника корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта” на посаді генерального директора ДП „Вугільна компанія „Краснолиманська”.

Під час провадження по справі №40/366пд склад судової колегії неодноразово змінювався на підставі ст.46 ГПК України і остаточно був визначений 19.09.2011р.: головуюча суддя Демідова П.В., судді Курило Г.Є. та Сковородіна О.М.

23 вересня 2011р. господарським судом отримано клопотання позивача №5-юр від 22.09.2011р., в якому він простить суд вийти за межі позовних вимог та визнати недійсними додаткову угоду №2 від 28.03.2006р. до ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., акт №4/2 від 06.05.2006р., інші акти та угоди, укладені в межах ліцензійного договору, які стосуються прав на використання деклараційного патенту №13399 та ноу-хау до нього, з підстав, які були наведені та встановлені у ході розгляду справи, а саме: у звязку з тим, що придбання прав на використання корисної моделі, захищеної деклараційним патентом №13399, та ноу-хау до неї відбулось з порушенням Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”. Разом з цим, звернув увагу суду на досягнення сторонами згоди за всіма істотними умовами ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. лише 06.05.2011р., тому зазначена угода може вважатись укладеною саме з цього моменту, та підтримав клопотання про поновлення строку позовної давності, поважність причин пропуску якого обґрунтовує перебуванням ОСОБА_5, особи, зацікавленої в отриманні доходів від використання корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, на посаді керівника підприємства позивача.

26 вересня 2011р. відповідачем надані заперечення на клопотання позивача про поновлення строку позовної давності, оскільки саме ОСОБА_5 звернувся до суду з позовом про визнання недійсним ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. в частині, яка стосується корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, як правочин, вчинений під впливом помилки, за яким порушено провадження по справі №39/251, в той час як головний інженер ВолотковськийС.М., який наразі обіймає посаду генерального директора позивача, аналогічних дій щодо встановлення патентоздатності зазначеної корисної моделі в межах строку позовної давності не вчинив.

В судовому засіданні 27.09.2011р. представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги з урахуванням клопотання №5-юр від 22.09.2011р.

Представники відповідача, третіх осіб ОСОБА_2, ОСОБА_5 та ОСОБА_5 особисто заперечили проти позову, просять суд застосувати позовну давність до вимог позивача про визнання недійсним ліцензійного договору та розцінюють клопотання №5-юр від 22.09.2011р. як заяву про зміну предмету та підстав позову.

Представники інших учасників судового процесу по справі №40/366пд в судове засідання 27.09.2011р. не зявились, про час та місце слухання справи були повідомлені належним чином, про поважність причин незявлення не повідомили.

Викликаний в порядку ст.30 ГПК України генеральний директор ДП „Вугільна компанія „Краснолиманська” Волотковський С.М. в жодне судове засідання не з'явився.

Перед початком розгляду справи по суті представників учасників судового процесу було ознайомлено з правами та обовязками у відповідності зі ст.22 ГПК України.

Згідно з п.п.2, 3, 4 ч.2 ст.129 Конституції України, ст.ст.42, 43ГПК, ст.33 ГПК України основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст.34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. За приписами ст.43 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та обєктивному розгляді у судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Дослідивши матеріали справи №40/366пд, копії матеріалів справи №39/251, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу та судового експерту Шевченка В.В., господарський суд, -

Встановив:

18 січня 2006р. Товариство з обмеженою відповідальністю „Нові інноваційні технології” (далі - ліцензіар) та Державне підприємство „Вугільна компанія „Краснолиманська” (далі - ліцензіат), приймаючи до уваги, що ліцензіат бажає придбати на умовах цього ліцензійного договору невиключну ліцензію на використання винаходу та ноу-хау (далі разом пойменовані „Обєкт права інтелектуальної власності”, скорочено - ОПІВ) з метою виготовлення (випуску), пропонування для продажу, продажу та іншого введення в цивільний оборот продукту за ліцензією, уклали ліцензійний договір №42/01 про надання права на використання обєкта права інтелектуальної власності (далі ліцензійний договір).

Відповідно до п.2.1 ліцензійного договору, ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цього договору невиключну ліцензію на використання ОПІВ на території на умовах цього договору. При цьому ліцензіату надається право на виготовлення (випуск), пропонування для продажу, продаж та інше введення в цивільний оборот продукту за ліцензією із використання ОПІВ на території.

За змістом ст.1 ліцензійного договору, обєктом права інтелектуальної власності є винахід „Спосіб розробки підземного пласта з геологічним порушенням”, захищений патентом України №38707, та ноу-хау „Технологія роботи шахтних вугледобувних комплексів на пластах вугілля з геологічними порушеннями” до винаходу „Спосіб розробки підземного пласта з геологічним порушенням”; територією визначена територія Державного підприємства „Вугільна компанія „Краснолиманська”.

Зміст прав та обовязків сторін, які витікають з ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., визначений статтею 3 договору. Зокрема, згідно з п.3.1 договору, ліцензіар гарантує наявність в нього наданих за цим договором прав.

В свою чергу, ліцензіат, на підставі п.3.7.1 ліцензійного договору, зобовязаний виплачувати ліцензіару винагороду в порядку та розмірі, передбачених цим договором та додатками до нього, які є невідємною частиною цього договору. аналогічний обовязок ліцензіара встановлений п.6.1 ліцензійного договору.

За умовами п.6.2 ліцензійного договору, вартість винагороди визначається на підставі оцінки вартості використання ОПІВ, що визначається субєктом оціночної діяльності і яка ґрунтується на розрахунку економічного ефекту, отриманого від впровадження технічних рішень, викладених в ОПІВ. Винагорода виплачується у вигляді паушального платежу та роялті, де паушальний платіж вартість невиключної ліцензії при виготовленні (випуску) продукту за ліцензією як одноразовий платіж, не звязаний у часі з фактичним використанням ліцензії, роялті періодичні платежі, що виплачуються у вигляді винагороди за право використання винаходу та ноу-хау в межах даного договору (п.п.1.5, 1.6, 6.3 ліцензійного договору).

Відповідно до п.п.6.4., 6.5, розмір паушального платежу і роялті та порядок їх виплати ліцензіар і ліцензіат визначають в додатку до даного договору. Зазначений додаток вважається невідємною частиною даного договору.

Згідно з п.8.1, ліцензійний договір набирає сили з моменту його підписання та є дійсним протягом пяти років.

За приписами п.9.1, всі зміни та доповнення до даного договору є його невідємною частиною за умов, що вони здійснені у письмовій формі, підписані сторонами та не суперечать чинному законодавству України.

18 січня 2006р. сторонами ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. був складений акт №1 прийому-передачі права використання обєкта права інтелектуальної власності (далі - ОПІВ).

25 січня 2006р. між ліцензіаром та ліцензіатом укладено додаткову угоду №1 до ліцензійного договору, за умови якої ліцензіар зобовязався передати додатково до складу обєкту права інтелектуальної власності ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пластів” до корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про видачу патенту №1121/1 від 18.01.2006р. У день укладання додаткової угоди був складений акт прийому - передачі.

28 лютого 2006р. ліцензіаром та ліцензіатом був укладений додаток №1 до ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., в якому сторони висловили свою згоду з оцінкою субєкта оціночної діяльності ТОВ „Адаміл” майнових прав прав використання ОПІВ. Згідно додатку, сторони , крім іншого, встановили розмір паушального платежу за використання корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, рішення Державного департаменту інтелектуальної власності про видачу патенту №1121/1 від 18.01.2006р. та ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пластів” до цієї корисної моделі, який становить (з ПДВ) 204000,00 грн. та підлягає сплаті за умовами, визначеними двостороннім актом при виготовленні (випуску) продукту за ліцензією з використанням ОПІВ на умовах ліцензіата після одержання ліцензіаром охоронного документу на корисну модель і передачі права на використання корисної моделі ліцензіату. Також цім додатком встановлено принцип розрахунку роялті за право використання ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пластів” до корисної моделі.

15 березня 2006 року Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України Товариству з обмеженою відповідальністю „Нові інноваційні технології” видано деклараційний патент №13399 на корисну модель „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, винайдену ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5, права на яку є чинними з 15.03.2006р. Відповідно до опису до деклараційного патенту №13399, формула корисної моделі є багатоланкової та складається з незалежного та залежного пунктів.

28 березня 2006р. сторонами ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. укладено додаткову угоду №2, за умовами якої (п.2) ліцензіар надає ліцензіату право на використання корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищеної патентом України на корисну модель №13399.Цього ж дня сторонами був укладений акт прийому-передачі.

26 квітня 2006р. сторони уклали додаткову угоду №3 до ліцензійного договору, якою включили новий предмет - ноу-хау „Спосіб розробки суміжних шахтних полів з використанням магістральних транспортних виробок”; пунктами 1.4-1.5 внесено зміни до п.п.6.4-6.5 ліцензійного договору та викладено їх в наступній редакції: „Розмір паушального платежу та роялті та порядок їх виплати ліцензіар і ліцензіат визначають в додатках до даного договору. Зазначені додатки вважається невідємною частиною даного договору”.

06 травня 2006р. сторонами був підписаний акт №4/2 до ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., який має ознаки угоди, оскільки встановлює права та обовязки позивача та відповідача, а саме: у відповідності до п.3 додатка №1 від 28.02.2006р. до ліцензійного договору ліцензіат повинен сплатити ліцензіару після підписання цього акту протягом 15 календарних днів паушальний платіж за право використання корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищеної патентом України на корисну модель №13399, та ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пластів” до корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищеної патентом України на корисну модель №13399, в розмірі 170000,00 грн., крім того ПДВ 34000,00 грн., разом 204000,00 грн.

02 червня 2006 року сторонами ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. був складений акт №5/2б, відповідно до п.п.1-2 якого ліцензіат з 01.05.2006р. по 31.05.2006р. використовував на надкорінній лаві m 4/2 обєкт права інтелектуальної власності у складі корисної моделі (патент №13399), та ноу-хау до неї, яким встановлений розмір роялті за використання вказаних обєктів ОПІВ в сумі 187277,00 грн.

18 червня 2007р. ліцензіатом та ліцензіаром було укладено додаткову угоду №4 до ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., яким ліцензіату додатково передано права на використання двох ноу-хау до корисних моделей, захищених патентами №№13398, 23599.

31 березня 2008р. сторонами ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. укладено додаткову угоду №5 до нього, якою сторони погодились переглянути розмір роялті за використання ОПІВ у вигляді ноу-хау.

На виконання зазначеної додаткової угоди, 01 квітня 2008р. ліцензіаром та ліцензіатом був укладений додаток №3 до ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., в якому сторони встановили новий порядок розрахунків роялті, у тому числі роялті за використання ноу-хау до корисної моделі, захищеної патентом 13399.

Враховуючи підстави, за яких позивач звернувся з позовом, суд вважає доцільним насамперед надати оцінку вимогам, що стосуються дійсності деклараційного патенту № 13399 на корисну модель „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”.

Правові відносини, пов'язані з набуттям права інтелектуальної власності на корисну модель, підпадають під правове регулювання глави 39 Цивільного кодексу України, Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України №22 від 22.01.2001р.

Відповідно до ч.1 ст.460 Цивільного кодексу України, корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання. Аналогічні за змістом умови патентоздатності корисної моделі встановлені ст.7 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". При цьому, корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки, де рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності або якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету, а також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (ч.ч.3-5 ст.7 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі").

За змістом ч.2 ст.462 ЦК України, ч.5 ст.6 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", обсяг правової охорони визначається формулою корисної моделі.

За приписами ст.33 зазначеного закону, у випадку невідповідності корисної моделі вищевказаним умовам патентоздатності патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково.

Як зазначає позивач, корисна модель „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта” не є новою, що підтверджується висновками експертизи №21907/3 від 15.06.2009р., судової експертизи у сфері інтелектуальної власності №1/10 від 27.11.2010р., за якими встановлено, що ознаки корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищеної деклараційним патентом № 13399, співпадають з ознаками способу дегазації вугільного пласта, які описано в Стандарті Мінпаливенерго України „Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів та схем дегазації” СОУ 10.1.00174088.001-2004., а саме на стор. 23, 24 та рисунку 11 на стор. 26 з урахуванням загальних положень Стандарту.

Водночас в матеріалах справи наявні висновок №577 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.10.2009р. Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, висновки №33/09 експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 03.09.2009р., №126/68-е від 11.05.2011р. науково-правової експертизи при Інституту держави і права НАН України, та інші документи, в яких викладена позиція фахівців щодо відповідності корисної моделі , захищеної патентом № 13399, ознакам „новизна”.

За приписами ч.2 ст.43 ГПК України, ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Отже, враховуючи протиріччя у висновках фахівців щодо відповідності корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта умовам патентоздатності за критерієм новизни, судова колегія вирішує це питання, виходячи з об'єктивного, повного та всебічного аналізу матеріалів справи №40/366пд, пояснень учасників судового процесу та експерта Шевченка В.В.

Порівнявши зміст формули корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта", викладений в описі до деклараційного патенту №13399, зі способами дегазації, які містяться у Стандарті Мінпаливенерго о України „Дегазація вугільних шахт. Вимоги до способів та схем дегазації СОУ 10.100174088.001-2004 (далі - галузевий стандарт), дійшов висновку про наступне.

Суд погоджується з висновками експертів про те, що найближчій аналог корисної моделі у галузевому стандарті - це спосіб, заявлений як „Дегазація підроблюваних пологих та похилих пластів покрівлі свердловинами, пробуреними із виробіток” (стор. 23, 24, 26 (рис.1), з урахуванням загальних положень Стандарту).

Відповідно до патенту № 13399, обєктом корисної моделі є Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта.

Згідно з незалежним пунктом (п.1) багатоланкової формули корисної моделі, заявлений спосіб відрізняється тим, що газ висмоктують з розташованих періодично вздовж вентиляційного штреку дегазаційних свердловин, які бурять в газонасичену покрівлю вугільного пласта, на відміну від п.6.2.1 галузевого стандарту, за яким заявлений спосіб дегазації підроблюваних та похилих пластів покрівлі за наявності газоносних пластів та порід у частині масиву, розвантаженого від гірничого тиску, за яким дегазація здійснюється свердловинами, пробуреними з виробок (розроблюваних вугільних пластів) у підроблюваний пласт (тобто в вугільний пласт - супутник) .

Крім того, як зазначено в п.2 відмітної частини формули корисної моделі, дегазація газоносного вугільного пласта здійснюється групою вакуум-насосів, щонайменш один з яких розташований в підземних гірничих виробках. Відповідно до стандарту, вакуум-насоси розміщуються в вакуум-насосній станції, яка може розташовуватися як на поверхні (п. 8.1,8.2 Стандарту), так і в виробках (п.8.3). Але, галузевим стандартом, на відміну п.2 формули корисної моделі, не встановлено обовязковість розташування вакуум-насосів саме в виробках як передумови для досягнення технічного результату.

З огляду на вищевикладене, судова колегія дійшла висновку про наявність відмінностей у формулі корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищеної деклараційним патентом №13399, від галузевого стандарту СОУ 10.100174088.001-2004. Присутність у формулі зазначеної корисної моделі не передбачених стандартом ознак свідчить про вихід запатентованого засобу за межі актуального рівня техніки, що з урахуванням ч.3 ст.7 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" свідчить про новизну корисної моделі та спростовує твердження позивача про її невідповідність умовам патентоздатності за цим критерієм.

Заслухавши надані в судовому, засіданні 31.08.2011р. пояснення судового експерта Шевченка В.В. та дослідивши наданий ним висновок №1/10 від 27.11.2010р., судом встановлено, що судовим експертом не враховані вищевказані відмінності у формулі корисної моделі, захищеної деклараційним патентом №13399, від галузевого стандарту СОУ 10.100174088.001-2004, а фактично визначено ступінь очевидності запропонованого технічного рішення для фахівця, виходячи сучасного рівня техніки, тобто здійснено аналіз наявності у корисній моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта" винахідницького рівню.

Оскільки чинним законодавством наявність винахідницького рівня не віднесено до умов патентоздатності корисної моделі, судова колегія не приймає експертний висновок №1/10. від 27.11.2010р. в якості доказу невідповідності корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта", захищеної деклараційним патентом №13399, умовам патентоздатності за критерієм „новизна”.

Враховуючи вищевикладені обставини та беручи до уваги, що твердження позивача про невідповідність зазначеної корисної моделі приписам закону спростовані матеріалами справи №40/366пд, суд вважає вимоги позивача про визнання недійсним патенту на корисну модель №13399 від 15.03.2006р. такими, що не підлягають задоволенню.

Проаналізувавши зміст ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., суд дійшов висновку, що зазначена угода за своєю правовою природою є угодою про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (в даному випадку стосовно винаходу, корисної моделі та ноу-хау) та підпадає під правове регулювання розділу 2 книги пятої , глави 75 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), ст.180 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (далі - Закон).

У відповідності до ст. 180 ГК України, господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода. При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. За приписами ст. ст. 628, 638 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства, і саме з досягненням між сторонами згоди за всіма істотними умовами, законодавець повязує момент з якого договір вважається укладеним . У разі якщо сторони не досягли згоди за всіма істотними умовами господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся) (ст. 181 ГК України).

Законодавче визначення вимог до ліцензійного договору співпадає з загальними вимогами до договору. Так, у відповідності до ст. 1109 ЦК України у ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Враховуючи викладене, суд пришов до наступного висновку. 18.01.2006 року позивач та відповідач уклали ліцензійний договір №42/01 про надання права на використання винаходу, захищеного патентом №38707, та ноу-хау до нього. Як було зазначено вище, сторони визначили його істотною умовою сплату винагороди на користь ліцензіара, у формі паушальних платежів та роялті, розмір та порядок сплати яких сторони повинні визначити в додатку до договору, який (додаток) є невідємною частиною ліцензійного договору.

Як вбачається з матеріалів справи, за всіма істотними умовами договору в частині надання права на використання винаходу, захищеного патентом №38707, та ноу-хау до нього, сторони досягли згоди 28.02.2006 року підписанням додатку №1, яким встановили розмір паушальних платежів та роялті за використання зазначених ОПВІ, а також порядок їх сплати. За таких обставин суд приходить до висновку, що Ліцензійний договір №42/01 , за яким позивачеві передані майнові права на використання винаходу (патент № 38707) та ноу-хау до нього , є укладеним 28.02.2006 року.

До того ж, 25.01.2006 року позивач та відповідач підписали додаткову угоду, предметом якої є право на використання ноу-хау до корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”.

В зазначеному вище додатку №1, сторони встановили загальний розмір паушального платежу за використання корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, яка на час укладання цього додатку, не була захищена патентом, та ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пластів” до цієї корисної моделі. Крім того, додатком було встановлено, що паушальний платіж підлягає сплаті за умовами, визначеними двостороннім актом при виготовленні (випуску) продукту за ліцензією з використанням ОПІВ на умовах ліцензіата після одержання ліцензіаром охоронного документу на корисну модель і передачі права на використання корисної моделі ліцензіату, протягом 15 днів після підписання цього акту. Тобто, інші істотні умови щодо сплати паушального платежу будуть врегульовані сторонами в майбутньому.

Суд врахував, що:

-на час підписання додатку №1 корисна модель „Спосіб дегазації газоносного вугільного плата”, не була захищена патентом, права на її використання не були предметом Ліцензійного договору та інших угод до нього;

- сторони не досягли згоди щодо розміру паушального платежу за використання ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пластів” ;

- сторони поставили майбутнє узгодження всіх істотних умов в залежність від

факту одержання відповідачем охоронного документу на корисну модель та передачі прав на її використання відповідачеві;

- приписи ст.1109 ЦК України, за якими розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності є істотними для даного виду правочину.

На підставі вищевикладеного суд дійшов до висновку, що договір (правочин) в частині передання прав на використання корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта” та ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пластів” до корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта ”, станом на 28.02.2006р. не був укладений.

Згідно матеріалів справи та наданих сторонами доказів, корисна модель „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта” була захищена патентом 15.03.2006р., у звязку з чим позивач та відповідач 26.03.2006 року уклали додаткову угоду, якою предмет договору доповнено правом на використання корисної моделі, захищеної патентом № 13399 (далі „корисна модель”). Однак, як вбачається з матеріалів справи, фактично сторони узгодили всі істотні умови договору щодо використання корисної моделі та ноу-хау до неї 06 травня 2006р., шляхом підписання акту № 4/2, який є фактично додатковою угодою, якою сторони досягли згоди за всіма істотними умовами договору в частині прав на використання корисної моделі та ноу-хау до неї, а саме погодили розмір та строк уплати паушального платежу за використання зазначених обєктів.

Виходячи з викладеного, суд робить висновок, що угода між позивачем та відповідачем в частині передання прав на використання корисної моделі та ноу-хау до неї є укладеною з 06.05.2006 року.

Згідно позовної заяви, позивач вимагає від суду визнати недійсним Ліцензійний договір № 42/01 від 18.01.2006 року з підстав , встановлених ст. 1109 ЦК України, а саме у звязку з тим, що предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання ОПІВ (корисної моделі), які на момент укладання договору не були чинними. Тобто підставою для визнання недійсним договору є дефект змісту правочину (ч.1 ст.203 ЦК України).

Суд погоджується з позицією відповідача по справі, за якою в момент укладання ліцензійного договору № 42/01 його предметом не були права на використання корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного плата”, тому немає підстав визнавати недійсним ліцензійний договір.

Відповідно до ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину сторонами вимог ст. 203 зазначеного кодексу. Як встановлено судом Ліцензійний договір № 42/01 від 18.01.2006року був фактично укладений 28.02.2006р. та його предметом були права на використання винаходу, захищеного патентом № 38707 та ноу-хау до нього. Дійсність патенту № 38707 , патентоздатність винаходу сторонами під сумнів не ставиться, до того ж в справі відсутні документи, яки б свідчили про факт недійсності патенту № 38707.

За таких обставин судова колегія дійшла висновку про відсутність правових підстав для визнання недійсним Ліцензійного договору № 42/01 від 18. 01.2006 року, фактично укладеного 28.02.2006 року.

Разом з цим зміст клопотання позивача від 22.09.2011р. про визнання недійним ліцензійного договору, в частині, якою врегульовані відносини щодо корисної моделі , захищеної деклараційним патентом № 13399, та ноу-хау до нього, є таким що підлягає задоволенню, як такий що суперечить вимогам Закону України „Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти” з наступних підстав.

Так, суд, приймаючи рішення, має право виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з самостійними вимогами на предмет спору і про це є клопотання заінтересованої сторони. Виходячи зі змісту вищевказаної норми, її застосування можливе за одночасної наявності двох умов: необхідність захисту прав та інтересів позивача або третьої особи з самостійними вимогами та подання зацікавленою особою відповідного клопотання.

Проаналізувавши вимоги, викладені позивачем в клопотанні №5-юр від 22.09.2011р., та порівнявши їх з первісно заявленими позовними вимогами, судовою колегією встановлено, що вимоги про визнання недійсними додаткової угоди №2 від 28.03.2006р. до ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., акту №4/2 від 06.05.2006р., інших актів та угод, укладених в межах ліцензійного договору, які стосуються прав на використання деклараційного патенту №13399 та ноу-хау до нього, з підстав порушення при їх укладанні Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” не увійшли до предмету первісних позовних вимог, оскільки, позивач звертався до суду з вимогою визнати недійсним ліцензійний договір №42/01 від 18.01.2006р., предметом якого були права на використання винаходу, захищеного патентом № 38707 та ноу-хау до нього, в той час як наразі зміст його вимог стосується використання корисної моделі, захищеної деклараційним патентом №13399 та ноу-хау до нього.

Водночас, вищевказані вимоги позивача, які ґрунтуються на невідповідності Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” угод стосовно передачі прав на використання деклараційного патенту №13399 та ноу-хау до нього, не входять до кола питань, які вирішуються господарським судом в межах справи №39/251, оскільки підставою останніх є вчинення зазначених правочинів під впливом помилки.

За змістом правової позиції Вищого господарського суду України, викладеній в листі №01-8/2351 від 20.10.2006р. "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році та в I півріччі 2006 року", господарський суд може вирішити спір за вимогами, які не були заявлені під час судового провадження, застосовуючи п.2 ст.83 ГПК України.

Визначаючи необхідність захисту прав позивача як обовязкову умову для застосування вищевказаної норми, судова колегія дійшла висновку, що укладення угод без застосування Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, за якими передано право на використання корисної моделі, захищеної патентом №13399, та ноу-хау до неї, призвело до неправомірних витрат грошових коштів позивача, які статтею 1 зазначеного закону віднесено до державних коштів.

17 березня 2006 року вступив у дію Закону України „Про внесення змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та інших законодавчих актів України”, у відповідності до якого з 17.03.2006р. всі розпорядники державних коштів зобовязані здійснювати закупівлю товарів, робіт та послуг , вартість закупівлі за якими становить для товарів та послуг 30тис.гривень, для робіт 300 тис. гривень, виключно за процедурами, встановленими Законом.

За приписами абз.3, 5 ч.1 ст. 1 Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, до розпорядників державних коштів Законом, крім інших, віднесені державні підприємства. Враховуючи положення Статуту Позичальника, ст.74, ч.1 ст.75 ГК України, суд приходить до висновку, що Державне підприємство „Вугільна компанія „Красноліманьска” є субєктом , діяльність якого в період з 17.03.2006 року по 02.04.2008 року в сфері закупівель, була врегульована Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”, який зобовязував останнього здійснювати закупівлю виключно за процедурами, встановленими Законом.

Метою зазначеного вище Закону стало створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, а також запобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення прозорості процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та досягнення оптимального і раціонального їх використання.

Законом визначено, що державною закупівлею є придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти у порядку, встановленому цим Законом.

Статтею 1 Закону визначені значення термінів, яки використовуються в ньому. Так, Законом надані поняття „товар”, „роботи”, „послуги”. Під послугами законодавець розуміє будь-яку закупівлю, крім товарів та робіт, включаючи (але не виключно) підготовку спеціалістів, забезпечення транспортом і зв'язком, освоєння технологій, наукові дослідження, медичне та побутове обслуговування, а також консультаційні послуги, до яких належать послуги, пов'язані з консультуванням, експертизою, оцінкою, підготовкою висновків і рекомендацій. Виходячи з наведеного поняття під закупівлею послуг в розумінні Закону про закупівлю слід вважати будь-яку закупівлю, предметом якої не є товари та роботи, визначені у цьому законі, тобто всі інші закупівлі.

Водночас, ст. 3 Закону визначено вичерпний перелік випадків, на які не поширюється дія зазначеного Закону, серед яких не вказано закупівля прав на використання обєктів інтелектуальної власності.

Як встановлено судом, сторонами фактично укладено угоду про передання прав на використання ОПІВ у вигляді корисної моделі та ноу-хау до неї 6.05.2006 року. Тобто закупівля була здійснена в умовах дії Закону України „Про закупівлю товарів , робіт та послуг за державні кошти” . Враховуючи розмір винагороди, яку позивач зобовязався заплатити за використання зазначених ОПІВ (паушальний платіж 204 тис. гривень, роялті 9 грн. за тону вугілля, добитого з використанням ОПІВ), суд приходить до висновку, що закупівля прав на використання корисної моделі, захищеної патентом № 13399 та ноу-хау до неї повинна була здійснюватися із застосуванням процедур, передбачених Законом України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”.

За приписами ст. 2 Закону забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та/або оплата розпорядником державних коштів товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом.

Відповідно до ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину сторонами вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. Згідно ст. 203 ЦК України особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону (ст. 92 ЦК України ).

Встановлена Законом про закупівлю заборона укладати договори закупівлі без застосування процедур, передбачених законом, впливає на дієздатність субєктів, на діяльність яких розповсюджується Закон про закупівлі, та обмежує їх дієздатність на укладання договору про закупівлю товарів, робіт та послуг, вартість яких перевищує встановлені законом межі.

За таких обставин суд приходить до висновку про недійсність угод про закупівлю ДП „ВК „Красноліманська” прав на використання корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищеної патентом № 13399, та ноу-хау до цієї моделі.

Як зазначалось вище, відповідачем в порядку ч.3 ст.267 Цивільного кодексу України було заявлено про застосування позовної давності до вимог про визнання недійсним ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., в свою чергу позивачем надано заяву про відновлення пропущеного строку позовної давності до цих вимог.

Оцінюючи доводи, якими сторони обґрунтовують свою позицію з приводу застосування позовної давності або відновлення її строку, судова колегія виходить з наступного. Відповідно до статуту ДП „Вугільна компанія „Краснолиманська” посадовою особою, через яку вказане ДП реалізовувало свою дієздатність , був генеральний директор, посаду якого на момент укладання спірного правочину та до 29.09.2009 року обіймав один з винахідників корисної моделі та ноу-хау до неї ОСОБА_5 Виходячи з матеріалів справи та пояснень учасників судового процесу, між відповідачем та винахідниками корисної моделі та ноу-хау до неї , були встановлені відносини, за яких відповідач в угодах про передання прав на використання ОПІВ виступав від власного імені , але в інтересах винахідників, які мали обєктивну зацікавленість в використанні третіми особами корисної моделі та ноу-хау до неї. Тобто , укладання спірних угод відбулося опосередковане на користь ОСОБА_5, як винахідника.

Суд не приймає до уваги пояснення відповідача стосовно того, що про відсутність фактів перешкоди з боку ОСОБА_5 свідчить подана за його підписом позовна заява по справі №39/251 в вересні 2009 року, оскільки , як вбачається з матеріалів справи, це підписання відбулося під впливом перевірки результатів діяльності ДП „ВК „Красноліманська” Департаментом контрольно-ревізійної роботи та боротьби з корупцією Міністерства вугільної промисловості України. До того ж, незалежно від того, що у ході вказаної перевірки були встановлені факти порушення Закону „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти”, належній захист інтересів особи, представником якої за законом та статутом є ОСОБА_5, останній не здійснював.

Тобто, обізнаність ОСОБА_5 про укладання спірних угод з порушенням Закону та відсутність з його боку дій щодо належного захисту інтересів позивача (як представника), оцінюються судом як достатні підстави поважності причин пропуску строків позовної давності з вимог про визнання недійсними ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р.

З урахуванням ст. 49 ГПК України, судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.129 Конституції України, ст.ст.202-203, 212, 215, 626-629, 638, Глав 39, 75 Цивільного кодексу України, ст.ст.74, 75, 180, 181 Господарського кодексу України, Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, ст.ст.1, 4, 22, 27, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позовні вимоги Державного підприємства „Вугільна компанія „Краснолиманська”, м.Родинське до Товариства з обмеженою відповідальністю „Нові інноваційні технології”, м. Київ, за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Державної служби інтелектуальної власності України, Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про визнання недійсними ліцензійного договору №42/01 та патенту на корисну модель №13399 від 15.03.06р. задовольнити частково.

Визнати недійсним наступні угоди до ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р., укладені між Державним підприємством „Вугільна компанія „Краснолиманська” та ТОВ „Нові інноваційні технології”:

додаткову угоду №2 від 28.03.2006р.;

акт №4/2 від 06.05.2006р. ;

акт №5/2б від 02.06.2006р.;

додаткову угоду №4 від 18.06.2007р. в частині, що стосується встановлення роялті за використання ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пластів” до корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищеної патентом №13399;

додаток №3 від 01.04.2008р. в частині, що стосується встановлення роялті за використання ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пластів” до корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищеної патентом №13399.

В задоволені решті позовних вимог відмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Нові інноваційні технології” (03055, м.Київ, вул. В.Василевської, 7, ЄДРПОУ 33239253) на користь Державного підприємства „Вугільна компанія „Краснолиманська” (85310, м.Родинське Донецької області, вул. Сибенна, 1, ЄДРПОУ 31599557) витрати по сплаті державного мита в сумі 42,50 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

У судовому засіданні 27.09.2011р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Головуючий суддя Демідова П.В.

Суддя Курило Г.Є.

Суддя Сковородіна О.М.

Повний текст рішення за правилами

ст.ст.84-85 ГПК України підписано 03.10.2011р.

Рішення господарського суду Донецької області від 27.09.2011р. по справі №40/366пд.